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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil Ltda. v. V. M. F. - ME

Caso No. DBR2021-0012

1. As Partes

As Reclamantes são Caterpillar Inc. dos Estados Unidos da América, e Caterpillar Brasil Ltda., Brasil, representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

A Reclamada é V. M. F. - ME, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <lojacaterpillar.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 30 de setembro de 2021. Em 30 de setembro de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 1º de outubro de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 14 de outubro de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 3 de novembro de 2021. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 12 de novembro de 2021, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 25 de novembro de 2021. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

As Reclamantes são Caterpillar Inc., empresa multinacional de origem estadunidense, e Caterpillar Brasil Ltda., sua subsidiária brasileira. A Caterpillar tem com atividade principal a fabricação de máquinas, motores e veículos pesados, voltados principalmente para a construção civil e mineração.

As Reclamantes são titulares de diversas marcas no Brasil, dentre as quais se destacam as marcas CAT e CATERPILLAR, usadas há mais de 100 anos pela companhia. Nesse sentido, a Caterpillar Inc. é titular de 122 registros de marca em vigor no Brasil, que identificam diversos produtos como máquinas, motores, componentes e artigos de vestuário. Apenas à título exemplificativo, abaixo colaciona-se alguns registros de marca da Caterpillar Inc. perante o INPI:

Dentre os registros marcários referidos, as Reclamantes obtiveram 5 (cinco) registros junto ao INPI para as marcas nominativas e mistas CAT e CATERPILLAR, na classe internacional 25, para identificar “vestuário, calçados e chapelaria”, conforme demonstram os documentos anexos à Reclamação.

As Reclamantes são também titulares de 10 (dez) nomes de domínio “.br” compostos pelos mesmos elementos nominativos “cat” e “caterpillar”, a saber: <catterpillar.com.br>; <catbrasil.com.br>; <catrental.com.br>; <cat.com.br>; <caterpillarbrasil.com.br>; <coneccaocat.com.br>; <conexaocat.com.br>; <catgenuineparts.com.br>; <caterpillarstore.com.br> e <caterpillarloja.com.br>.

O Reclamado, por seu turno, é Vinicius Martins Franca, titular do nome de domínio em disputa <lojacaterpillar.com.br>, registrado perante o Nic.br em 2 de janeiro de 2020. O nome de domínio em disputa resolvia para uma plataforma online de venda de produtos de vestuário e calçados sob a marca CAT e CATERPILAR.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam serem titulares de registros para as marcas CAT e CATERPILLAR perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e, em decorrência disso, detentoras do direito de uso exclusivo das referidas marcas em território nacional, bem como do direito de impedir terceiros de utilizarem as expressões “cat” e “caterpillar” a qualquer título.

As Reclamantes argumentam que o nome de domínio em disputa, por incorporarem a marca CATERPILLAR em sua integralidade, induzem o consumidor a erro, posto que leva a crer que se trata do website oficial da empresa, o que não é verdade.

De acordo com as Reclamantes, tal cenário se agrava devido ao fato de a página hospedada pelo nome de domínio em disputa exibir indevidamente marcas registradas da Caterpillar Inc. e replicar o seu trade dress (“conjunto imagem”) para comercializar, sem qualquer autorização, produtos das Reclamantes aparentemente legítimos. Dessa forma, as Reclamantes afirmam que o Reclamado se passa pela própria companhia ou por um de seus distribuidores autorizados, circunstâncias essas que comprovariam a flagrante má-fé do Reclamado.

As Reclamantes também afirmam que o fato de o Reclamado usar a expressão “Caterpillar” combinado com o termo “loja” no nome de domínio em disputa, justamente para comercializar botas, tênis, chinelos, casacos, camisetas e acessórios sob a marca CAT e CATERPILLAR, seria outro indício da má-fé do Reclamado, posto que faz parecer se tratar de uma loja oficial da Caterpillar Inc.

Aduzem ainda as Reclamantes que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas e servem de referência internacional em seu ramo de atuação, de modo que o Reclamado não poderia alegar que desconhecia as atividades desenvolvidas pelas Reclamantes no Brasil – até porque ambas as empresas operam no mesmo ramo e comercializam o mesmíssimo tipo de produto.

Por último, as Reclamantes afirmam que o sinal “Caterpillar” é o elemento distintivo de seus nomes empresariais, passível de proteção pelo art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Considerando o cenário acima, as Reclamantes concluem que o intuito do Reclamado é tão somente o de criar uma associação indevida com as Reclamantes e aproveitar a boa reputação da marca de forma ilegítima, causando-lhes enormes prejuízos pelo desvio de clientela e eventual responsabilização perante os consumidores pela frustração do legítimo interesse em consumir um produto vendido diretamente pelas Reclamantes.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa formal às alegações das Reclamantes, tendo apenas enviado um e-mail intempestivo, após o Comunicado de Revelia, informando que iriam enviar “a documentação” na mesma semana, porém nada mais foi submetido ao Centro.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o artigo 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento, devem expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má−fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome do domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Pela análise dos autos, restou demonstrado que as Reclamantes são titulares de diversos registros marcários perante o INPI para os sinais CAT e CATERPILLAR, de forma que esses registros lhes garantem proteção em todo território nacional e satisfazem o art. 3 do Regulamento.

Assim, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa <lojacaterpillar.com.br> é semelhante o suficiente para criar confusão com as marcas registradas da Caterpillar Inc., restando demonstrado o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O Regulamento, em seu artigo 11(c), estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo este inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, o Reclamado não apresentou defesa à Reclamação, conforme artigo 10 do Regulamento e artigo 7(a) das Regras.

Não obstante, não há qualquer indício de que o Reclamado possua nome empresarial ou marca de produto ou serviço que justifique interesses legítimos sob os nomes de domínio em disputa, tampouco existe associação conhecida entre o Reclamado e as Reclamantes, conforme exposto por estas em sua Reclamação. Dessa forma, o fato de o nome de domínio <lojacaterpillar.com.br> ser composto por sinal idêntico à marca da Reclamante, objeto de diversos registros marcários em vigor no Brasil, representa um grande risco de confusão por associação.

Ademais, insta ressaltar que as Reclamantes são proprietárias de diversos nomes de domínio “.br” compostos por sua marca CATERPILLAR, incluindo os nomes de domínio <caterpillarstore.com.br> e <caterpillarloja.com.br>, que são quase idênticos ao nome de domínio em disputa e foram transferidos às Reclamantes em decorrência da decisão proferida pelo especialista designado em Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. Anderson de Paula Ferreira, Caso OMPI No. DBR2020-0014. Dessa forma, os consumidores podem ser levados a crer, facilmente, que o nome de domínio em disputa se trata de um site oficial das Reclamantes, até porque a Caterpillar Inc. é uma empresa amplamente conhecida nos segmentos de mercado em que atua.

Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que o Reclamado não se pronunciou em resposta às alegações das Reclamantes, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação o nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o Regulamento, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, não basta a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do artigo 3 supracitado. Faz-se necessário, também, demonstrar que o Reclamado registrou ou está utilizando o nome de domínio de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento estabelece que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Considerando a proteção das marcas CAT e CATERPILLAR no Brasil e no exterior, sendo essas objeto de diversos registros marcários de titularidade das Reclamantes, bem como a notoriedade de tais marcas, o Especialista entende ser improvável que o Reclamado não tivesse conhecimento dos direitos das Reclamantes sobre a marca CATERPILLAR no momento em que registrou o nome de domínio em disputa.

No presente caso, a ciência do Reclamado em relação aos direitos de marca da Caterpillar Inc. e a consequente má-fé do mesmo quando do uso de tais sinais, se confirma, ainda, pelo fato de o nome de domínio em disputa <lojacaterpillar.com.br> direcionar para uma página que tem como conteúdo anúncios de produtos identificados pelas marcas CAT e CATERPILLAR. Logo, torna-se nítida a intenção do Reclamado em fazer crer que tal página se trata de um site oficial da Caterpillar Inc. ou de algum revendedor autorizado, isso para atrair usuários da Internet – que, em verdade, pretendem acessar um canal de venda oficial das Reclamantes – e auferir lucros indevidos com a comercialização de produtos aparentemente originais da marca.

Em casos similares, nos quais se concluiu que o Reclamado pretendia se passar pela Reclamante, outros especialistas já concluíram que tal circunstância é um forte indicativo de má-fé. Nesse sentido, cita-se trecho da decisão proferida em Caterpillar Inc. v. Omar Quadros Motta, Caso OMPI No. DBR2014-0013, cuja Reclamante é a mesma desta demanda:

“No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro dos nomes de domínio em disputa - com má fé - visando a intencionalmente vendê-los para a Reclamante ou para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante. A maior delas decorre da utilização feita no sítio de rede eletrônica relativo ao primeiro nome de domínio em disputa em que o Reclamado se fazia passar por subsidiária ou revendedor autorizado da Reclamante, o que não é verdade.”

Assim, considerando todo o acima exposto e a falta de apresentação de Defesa por parte do Reclamado, conclui-se que o Reclamado registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, o Especialista conclui que as Reclamantes satisfazem o art. 3, parágrafo único, do Regulamento e art.4(b)(v)(1), das Regras

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <lojacaterpillar.com.br> seja transferido para a Reclamante Caterpillar Brasil Ltda.¹

Gabriel F. Leonardos
Especialista
9 de dezembro de 2021
São Paulo

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.