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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Facebook Inc. v. Procd eCommerce Ltda

Caso No. DBR2021-0009

1. As Partes

A Reclamante é Facebook Inc., Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

A Reclamada é Procd eCommerce Ltda, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <facebook.ind.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 29 de julho de 2021. Em 30 de julho de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 2 de agosto de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 9 de agosto de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 29 de agosto de 2021. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 8 de setembro de 2021, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 17 de setembro de 2021. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante, Facebook, Inc., fundada em 2004, hoje praticamente dispensa qualquer apresentação, sendo consagrada como um provedor líder de mídia social online e serviços de rede social, com 1 milhão de usuários ativos no final de 2004, 100 milhões de usuários em agosto de 2008, 500 milhões de usuários em julho de 2010, 1 bilhão de usuários em todo o mundo em setembro de 2012 e 2,27 bilhões de usuários em setembro de 2018.

Hoje, o Facebook atinge aproximadamente 2,8 bilhões de usuários ativos mensais e 1,84 bilhão de usuários ativos diários em média em todo o mundo (em abril de 2021).

O site principal da Reclamante “www.facebook.com” está atualmente classificado como o 7º site mais visitado do mundo e o 29º no Brasil, segundo a empresa de informações Alexa. Os serviços de rede social do Facebook são fornecidos em mais de 70 idiomas.

A Reclamante é titular de diversos registros da marca FACEBOOK em diversas jurisdições ao redor do mundo, incluindo no Brasil. O registro da marca no Brasil sob nº 840081391 FACEBOOK foi registrado em 24 de novembro de 2015; enquanto que o registro da marca internacional nº 772524 é datado de 3 de dezembro de 2001 nas classes 16, 35, 38, 41, além de outros registros.

O nome de domínio em disputa <facebook.ind.br> foi registrado em 21 de agosto de 2020 e redireciona para um site comercial intitulado “ProCD Ecommerce, Venda, instalação e Manutenção equipamentos de Informática” e oferece equipamentos para computador na promoção.

Uma pesquisa realizada pela Reclamante revelou que a Reclamada também possui outro nome de domínio, <procd.com.br> redirecionando para o mesmo site que o nome de domínio em disputa. A Reclamante, alega que é possível que a Reclamada esteja simplesmente redirecionando o nome de domínio em disputa para o site de sua empresa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante conquistou considerável reputação e boa-fé em todo o mundo, tanto com seus serviços quanto com suas marcas. Sua marca FACEBOOK é atualmente uma das marcas online mais conhecidas do mundo. Em setembro de 2020, a marca FACEBOOK ficou em 13º lugar (em comparação ao 15º em 2016 e 23º em 2015) no relatório Best Global Brands da Interbrand.

Dada a natureza online exclusiva do negócio da Reclamante e refletindo seu alcance global, o Facebook é o proprietário de vários nomes de domínio, contendo a marca FACEBOOK, sob vários domínios genéricos de topo (“gTLDs”), bem como sob muitos nomes de domínios de topo com código de país (“ccTLDs”).

A Reclamante também realizou investimentos substanciais para desenvolver uma forte presença online, atuando em vários fóruns de mídia social. Por exemplo, a página oficial do Facebook no Facebook tem mais de 20 milhões de “curtidas”. Além disso, o Facebook possui 13.3 milhões de seguidores no Twitter. Essas páginas estão disponíveis nas seguintes URLs: “https://www.facebook.com/facebook”, “https://twitter.com/facebook”, “http://www.youtube.com/facebook” e “http://www.linkedin.com/company/facebook”.

A Reclamante alega que tem direitos sob o termo FACEBOOK anteriores à data de registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa reproduz de forma idêntica a marca registrada FACEBOOK da Reclamante, sob a extensão do código de país “.ind.br” para o Brasil.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude suficiente para criar confusão com uma marca registrada no Brasil, ou um pedido de registro de marca depositada no Brasil antes do registro do nome de domínio, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”).

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca FACEBOOK da Reclamante sem qualquer acréscimo, exceto o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “. ind.br”, para o Brasil.

Em decisões anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta que o nome de domínio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo 3 do Regulamento. Desta forma, o nome de domínio em disputa demonstra total identidade e cria confusão com a marca FACEBOOK da Reclamante.

Neste sentido, a decisão proferida em Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. Ricardo César Braga, Caso OMPI No. DBR2017-0013:

“O nome de domínio em disputa reproduz exatamente a marca MOZILLA da Reclamante, sem qualquer acréscimo exceto o domínio de nível superior de código de país (‘ccTLD’) ‘.com.br’, para o Brasil. Em decisões anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta que o nome de domínio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo 3 do Regulamento. Vide Moncler S.P.A. v. Paulo dos Santos Mendes, Caso OMPI No. DBR2015-0001 e Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Paula Cristina Jimenez, Caso OMPI No. DBR2015-0005.”

Esta Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio:

1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, o reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços; ou

2) o reclamado (pessoa física, jurídica, ou outra organização) é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou

3) o reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.

No caso concreto, a Reclamada não apresentou a sua defesa e, portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

A Especialista entende que não há qualquer evidência de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços. Não há também qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa.

Esta Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direito ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 21 de agosto de 2020, muito depois da data de registro das marcas da Reclamante e muito depois da Reclamante ter alcançado a notoriedade, e, portanto, a Reclamada não poderia ter ignorado os direitos da Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa.

O conhecimento da Reclamada a respeito da marca FACEBOOK é particularmente inevitável, dado o renome mundial que adquiriu, o número impressionante de usuários que reuniu e é evidente também que pretende dar a falsa impressão de que é afiliada à Reclamante.

Portanto, o nome de domínio em disputa está sendo utilizado de má fé para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, pois remete a um site que promove produtos de informática.

Ou seja, a Reclamada está claramente usando o nome de domínio em disputa com o objetivo de aumentar o número de visitantes de seu site e, portanto, de sua atividade comercial, gerando assim alto risco de confusão com as marcas da Reclamante.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <facebook.ind.br> seja transferido para a Reclamante ¹ .

Erica Aoki
Especialista
Data: 1 de outubro de 2021
Local: São Paulo, Brasil

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.