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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp LLC v. J. N. G. A.

Caso No. DBR2021-0008

1. As Partes

A Reclamante é WhatsApp LLC, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

A Reclamada é J. N. G. A., Brasil, representada por Ferreira Melo Barroso, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <whatsappbusiness.com.br>, <whatsappcrm.com.br>, <whatsappempresas.com.br>, <whatsappsale.com.br>, e <whatsappstore.com.br>, registrados perante o NIC.BR

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 8 de julho de 2021. Em 9 de julho de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia 12 de julho de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 22 de julho de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de agosto de 2021. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 11 de agosto de 2021.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 25 de agosto de 2021. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante é empresa de tecnologia provedora de notório aplicativo de mensagens instantâneas, fundada em 2009 e adquirida pelo Facebook, Inc. em 2014. É ela titular, dentre outros, dos seguintes registros para a marca WHATASPP (Anexo 6 da Reclamação):

- Registro brasileiro nº 831031522, depositado em 26 de maio de 2011 e concedido em 14 de outubro de 2014, na classe NCL(9) 09;

- Registro União Europeia nº 009986514, depositado em 23 de maio de 2011 e registrado em 25 de outubro de 2011, nas classes 9, 38 e 42; e

- Registro estadunidense nº 3939463, depositado em 1º de abril de 2009 e registrado em 5 de abril de 2011, nas classe 42.

É ela igualmente titular, dentre outros, do nome de domínio <whatsapp.com> registrado em 4 de setembro de 2008 (Anexo 4 da Reclamação).

Os nomes de domínio em disputa são os seguintes e foram registrados em:

Nenhum dos nomes de domínio em disputa está sendo utilizado em conexão com uma página de Internet ativa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega possuir mais de 2 bilhões de usuários ativos em seu aplicativo (“app”) de troca de mensagens instantâneas, tendo adquirido considerável reputação ao redor do mundo; sendo esse app classificado dentre os 25 aplicativos gratuitos mais populares e o quarto aplicativo mais baixado no mundo e o terceiro mais baixado no Brasil, de acordo com o App Annie’s Top Apps Worldwide Rankings em 2021. Ademais, de acordo com a Reclamante, o website oficial da Reclamante, disponível em <whatsapp.com> é o 64º website mais visitado no mundo e o 91º mais visitado no Brasil, de acordo com a empresa de informações Alexa.

Antes da propositura da presente Reclamação, informa a Reclamante ter enviado notificação extrajudicial à Reclamada em 24 de novembro de 2020 (Anexo 8 à Reclamação), tendo a Reclamada respondido em 21 de janeiro de 2021 indicando que não haveria anomalia na aquisição dos nomes de domínio em disputa e dando a entender que uma compensação monetária seria necessária em troca da transferência dos nomes de domínio por terem sido adquiridos de forma onerosa, o que não justificaria sua transferência voluntária.

Os nomes de domínio em disputa, no entender da Reclamante, incorporam integralmente sua marca WHATSAPP, registrada no Brasil anteriormente aos nomes de domínio em disputa - marca essa que é notoriamente conhecida no Brasil e ao redor do mundo – e do elemento característico de seu nome empresarial e diversos nomes de domínio registrados anteriormente pela Reclamante, com a adição dos termos genéricos “business” (“negócios”, em inglês); “crm” (sigla para “Customer Relationship Management” ou “Gestão de Relacionamento com o Cliente” em português); “empresas”; “sale” (“venda”, em português) e “store” (“loja”, em português); que são insuficientes para distinguir os nomes de domínio em disputa da marca da Reclamante.

A Reclamante afirma, ainda, que não há dúvida de que a Reclamada registrou os nomes de domínio em disputa tendo pleno conhecimento dos direitos anteriores do Reclamante sob o termo WHATSAPP, diante do alto grau de distintividade e reconhecimento de sua marca, utilizada há mais de uma década antes dos registros dos nomes de domínio em disputa, pela Reclamada.

Ademais, sustenta a Reclamante que a Reclamada apresenta um padrão de conduta tendo registrado ao menos 8 nomes de domínio que incorporam marcas registradas de terceiros como <amazonads.com.br>, <okaygoogle.com.br> e <tiktokads.com.br> (Anexo 9 da Reclamação).

Sustenta a Reclamante que a ausência de uso ativo dos nomes de domínio em disputa por parte da Reclamada caracteriza a retenção passiva dos nomes de domínio em má-fé, tal como preconizado no caso Arcelormittal Brasil S.A. v. Zsuzsanna Katalin Bathory, Caso OMPI No. DBR2019-0017, representando uma ameaça de que um uso abusivo possa ser iniciado pela Reclamada a qualquer momento.

Pontua, ainda, a Reclamante que a Reclamada não possui quaisquer direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa, não sendo a Reclamada licenciada da Reclamante, nem tendo ela de qualquer forma recebido autorização para utilizar a marca da Reclamante. Ademais, pesquisa realizada pela Reclamante revelou que a Reclamada não possui direitos de marca sobre o termo WHATSAPP, não podendo a Reclamada afirmar ser comumente conhecida pelos nomes de domínio em disputa ou tampouco afirmar estar fazendo uso legítimo dos nomes de domínio em disputa.

Também refuta a Reclamante as observações feitas pelos advogados da Reclamada na contranotificação mencionada no sentido de que, por terem sido os nomes de domínio em disputa adquiridos do sítio do Registro.br, haveria legitimidade no processo de comercialização, diante do fato de que o registro por si só de um nome de domínio não confere direitos ou legítimos interesses, conforme já esclarecido em ZocDoc, Inc. v. Cidio Halperin, Caso OMPI No. DBR2012-0008. A Reclamante, por fim, contesta a assertiva do advogado da Reclamada de que haveriam “quase vinte nomes de domínio” que incorporariam a expressão WHATSAPP disponíveis para aquisição, contrapondo que a existência potencial desses outros nomes de domínio não tem o condão de conferir à Reclamada quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio objeto desta Reclamação.

A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé da Reclamada tanto no registro quanto no uso dos nomes de domínio em disputa, não sendo a Reclamada possuidora de direitos ou legítimos interesses em relação aos nomes de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada apresentou Defesa em 11 de agosto de 2021 sustentando terem sido os nomes de domínio em disputa adquiridos de forma lícita e de acordo com “todos os princípios basilares do regramento nacional”, através de “disputa pública de compra” através do sítio do Registro.br.

Afirma a Reclamada que a disponibilização de “domínios de propriedade exclusiva” pelo Registro.br induziria a erro o “terceiro adquirente de boa-fé, provocando uma ação ilegal”; apenas passando a agir em defesa de seus direitos os titulares de marcas após a aquisição dos domínios postos em liberação, obrigando os adquirentes a devolverem tais domínios após terem sido “induzidos à compra”.

Ponderando existirem outros nomes de domínio incorporando a expressão “WHATSAPP” postos em disponibilidade e a função social da marca, a Reclamada postula por uma composição amigável, vinculada ao compromisso da Reclamante em abrir mão de futura ação de indenização por danos morais e materiais.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes de domínio em disputa:

“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

No presente caso, sustenta a Reclamante possuir marca, nome empresarial e nomes de domínio, sobre o sinal WHATSAPP comprovados e anteriores aos nomes de domínio em disputa.

Os nomes de domínio em disputa, excluída a terminação “.com.br”, incorporam integralmente os sinais anteriores da Reclamante, não tendo os acréscimos havidos (“business”; “crm”; “empresas”; “sale” e “store”) o condão de impedir que o sinal WHATSAPP seja reconhecido dentro do nome de domínio.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a), b) e c) do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

A Reclamada não traz qualquer comprovação de direito ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa.

Com efeito, se limita a sustentar ter lícita e legitimamente adquirido os nomes de domínio em disputa em, ao que tudo indica, leilões posteriores a processos de liberação dos quais participaram os nomes de domínio em disputa.

Trata-se do chamado “processo competitivo”, uma fase complementar ao processo de liberação daqueles nomes de domínio que tenham sido removidos por não renovação, solicitação de cancelamento, constatação de irregularidades nos dados cadastrais do titular ou que tenham sido reservados, conforme procedimento descrito em <https://registro.br/dominio/processo-de-liberacao/>.

Este processo de liberação está atualmente regulamentado pela Resolução CGI.br/RES/2017/031¹ , que alterou parcialmente a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P² .

Ocorre que, para que o candidato possa se tornar titular de um nome de domínio sob o “.br” ele deve necessariamente preencher os requisitos e aceitar o contrato para registro de nome de domínio, que determina, na forma do parágrafo único do artigo 1º da citada Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que:

“Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

Como se vê, o “regramento nacional”, diferentemente do quanto alegado pela Reclamada, explicitamente veda o registro de nomes de domínio que induzam terceiros a erro ou que violem direitos de terceiros, não havendo no processo de liberação de nomes de domínio qualquer exceção ou derrogação da regra acima.

Isto é, a alegação de que a Reclamada teria sido “induzida à compra” pelo Registro.br dos nomes de domínio em disputa por estarem eles sendo disponibilizados em processos de liberação não procede, quer pela conduta isenta do Registro.br, quer pelas regras explícitas e isonômicas aplicáveis a todos os registros de nomes de domínio sob o “.br”.

A disponibilização de um nome de domínio em processo de liberação, assim como a ausência de um registro para aquela específica combinação de caracteres não transforma a disponibilidade do nome de domínio em legitimidade per se, nem assegura ao seu titular direitos ou legítimo interesse tão somente pelo registro daquele nome de domínio.

Fato é, pois, que a justificativa apresentada pela Reclamada para a escolha dos nomes de domínio em disputa não se demonstra plausível menos ainda quando se tem em mente a marca de alto renome³ da Reclamante, o que, aliás, sobressai da resposta à notificação prévia em que a Reclamada destaca terem sido adquiridos de forma onerosa, o que não justificaria sua transferência voluntária.

Deve ainda ser levados em conta os demais registros de nomes de domínio detidos pela Reclamada que indicam um padrão de conduta em má-fé ao incorporarem marcas registradas de terceiros como <amazonads.com.br>, <okaygoogle.com.br> e <zappay.com.br>.

Não trouxe, pois, a Reclamada qualquer comprovação de direito ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 3 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento SACI-Adm:

“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há clara indicação de que a Reclamada registrou os nomes de domínio em disputa tendo a marca de alto renome da Reclamante em mente, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <whatsappbusiness.com.br>, <whatsappcrm.com.br>, <whatsappempresas.com.br>, <whatsappsale.com.br>, e <whatsappstore.com.br> sejam transferidos para a Reclamante⁴ .

Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 8 de setembro de 2021
Local: São Paulo, SP, Brasil

¹ Disponível em <https://cgi.br/resolucoes/documento/2017/031/>. Acesso em 06/09/2021.