WIPO Arbitration and Mediation Center

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp, LLC v. Laticinios Itaruma Industria E Com Ltda

Caso No. DBR2021-0005

1. As Partes

A Reclamante é WhatsApp, LLC, Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

A Reclamada é Laticinios Itaruma Industria E Com Ltda, Brasil, representada por Raphael Patrick Freitas Chaves, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <what-sappon-line.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 11 de maio de 2021. Em 12 de maio de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 13 de maio de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 20 de maio de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 9 de junho de 2021. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 10 de junho de 2021.

O Centro nomeou Paul Eric Mason como Especialista em 5 de julho de 2021. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

Conforme parágrafo 13 da Reclamação:

“O [A] Reclamante é um provedor de um dos aplicativos de mensagens móveis mais populares do mundo (ou ‘app’). Fundado em 2009 e adquirido pelo Facebook, Inc. em 2014, o WhatsApp permite que usuários em todo o mundo troquem mensagens por meio de smartphones, incluindo iPhone, BlackBerry e Android, sem terem que pagar por SMS. Seu site principal, disponível em « www.whatsapp.com », também permite que usuários da Internet acessem sua plataforma de mensagens. Desde o seu lançamento em 2009, o WhatsApp se tornou um dos aplicativos móveis mais populares e de crescimento mais rápido do mundo, com mais de 1 milhão de usuários ativos por mês até o final de 2009, 200 milhões de usuários em abril de 2013, 500 milhões de usuários em abril de 2014, 900 milhões de usuários em setembro de 2015 e um bilhão em fevereiro de 2016. Hoje, o WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais em todo o mundo (em março de 2020). É evidente que o WhatsApp adquiriu considerável reputação e boa-fé em todo o mundo, inclusive no Brasil. De forma constante é sempre classificado entre os 25 aplicativos móveis gratuitos mais populares do iTunes da Apple e os melhores aplicativos para Android da Tech Radar, o WhatsApp é o 4º aplicativo mais baixado do mundo e o 3ºaplicativo mais baixado no iOS e o 12º no Android no Brasil de acordo com os Top Apps Worldwide Rankings da App Annie em março de 2021. O site oficial da Reclamante, disponível ‘www.whatsapp.com’, é o 58º site mais visitado do mundo e o 70º site mais visitado do Brasil, segundo a empresa de informações da web Alexa.” Como tal, o nome WHATSAPP que também é o nome da empresa detentora da marca, é considerado uma “marca famosa” mundialmente.

Ademais, o termo WHATSAPP está registrado no Brasil perante o INPI desde 14 de outubro de 2014, sob o número 831031522.

Conforme informação do NIC.br, o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada no dia 10 de março de 2016. Tal registro expirou no dia 10 de março de 2021, estando atualmente com status “Congelado”. Conforme resposta da Assessoria Jurídica do NIC.br no dia 20 de maio de 2021 à solicitação do mesmo dia do Centro, o NIC.br confirmou que o nome de domínio em disputa ficará “reservado” enquanto durar o presente procedimento impedindo que outra pessoa venha a registrar o nome de domínio em disputa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante baseia suas alegações de fato e direito nos três seguintes critérios, referindo-se também a decisões elaboradas interpretando a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”), “dado que o Regulamento segue de perto a UDRP, conforme reconhecido por painéis anteriores em muitos precedentes .BR. Veja Solutia Inc. e CPFilms Inc. v. Búfalo Serviços Automotivos Ltda., Caso OMPI No. DBR2012-0009 e ZocDoc, Inc. v. Cidio Halperin, Caso OMPI No. DBR2012-0008” (Reclamação, para. 22).

1) Nome de domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

(a) O dominío incorpora totalmente o termo WHATSAPP;

(b) A adição do termo genérico descritivo “online” no nome de domínio em disputa é insuficiente para distinguir o nome de domínio em disputa da famosa marca da Reclamante, conforme decisões anteriores dos Panéis como Microsoft Corporation e Mojang Synergies AB v. EFK Provedores de Conteúdo Ltda. ME e FunkoFactory Comercial Ltda, Caso OMPI No. DBR2018-0006:

“Apesar da concordância expressa das Reclamadas em transferir os nomes de domínio em disputa <mineclub.com.br> e <arenaminecraftbrasil.com.br>, o Especialista nota que estes também reproduzem (parcial ou integralmente) a marca MINECRAFT das Reclamantes, com o acréscimo dos termos genéricos ‘arena’ e ‘club’ e do termo geográfico ‘brasil’, que não afastam a similaridade com a marca MINECRAFT.”

Ver também WhatsApp Inc. v. Brayan Irving Fernandes, Caso OMPI No. DBR2019-0013:

“O nome de domínio em disputa é <gruposnowhatsapp.com.br> e as palavras ‘grupos’ e ‘no’ não são capazes de evitar a confusão, seja porque pouco agregam semanticamente ao nome ‘Whatsapp’, seja porque, especialmente, o serviço de mensageria instantânea mantido pela Reclamante se caracteriza justamente por abrigar grupos no whatsapp, o que evidencia que tais palavras agravam a confusão.”

(c) O uso de hifens no nome de domínio em disputa não alteram de maneira significativa a confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante:

“Painéis anteriores decidiram que a adição de hífen não reduz a confusa semelhança entre a marca do Reclamante e o nome de domínio. Veja AGFAGevaert N.V. v. Bernard Kwanagw, Caso OMPI No. D2017-2127.

O Reclamado incorporou a marca registrada AGFA do Reclamante em sua totalidade (com a adição de um hífen) no nome de domínio em disputa <ag-fa.com>. A adição de um hífen não tem o efeito de reduzir a confusa semelhança. Esta pequena alteração não distingue o nome de domínio em disputa da marca registrada em questão e é, de fato, considerada como um erro de digitação de acordo com a Política.”

2) Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

A Reclamante alega que não há nenhum interesse legítimo da Reclamada em relação ao nome de domínio em disputa; que não há nenhuma relação comercial entre as partes; e que nenhuma permissão ou licenciamento foi outorgada pela Reclamante à Reclamada.

3) Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Referente ao registrodo nome de domínio em disputa de má fé, a Reclamante anotou que a marca WHATSAPP é notoriamente conhecida no mundo todo. Sendo assim, “O Reclamante, portanto, argumenta que o Reclamado registrou o Nome de Domínio tendo pleno conhecimento dos seus direitos no momento do registro do Nome de Domínio. Painéis anteriores, decidindo de acordo com a Política, sustentaram que o conhecimento real e construtivo dos direitos de um reclamante no momento do registro de um nome de domínio constitui forte evidência de má-fé. Ver Laboratoires M&L e L’Occitane International SA v. Hebe Leite, Caso OMPI No. DBR2017-0001:

é evidente que a Reclamada estava ciente dos direitos de registro de marcas das Reclamantes quando do registro dos nomes de domínio em disputa e, consequentemente, estava perfeitamente ciente da violação dos direitos das Reclamantes, o que revela claramente que o registro foi de má-fé”.

Além disso, a Reclamante citou vários registros de nomes de domínios pela Reclamada e/ou seu representante utilizando nomes de empresas notórias no mercado de consumidor, mostrando uma intenção de desvio desses nomes como <gucci.com.br>, <vodkasmirnoff.com.br>, <chronoswiss.com.br> e muitos outros (Anexos 3 e 4 da Reclamação).

Referente ao usouso do nome de domínio em disputa de má fé, a Reclamante alega que até hoje, cinco anos depois do registro inicial deste nome de domínio, tal nome de domínio ainda não resolve a nenhum website ativo. Sob a doutrina estabelecida no caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003:

“É de conhecimento do Reclamante que o Reclamado nunca usou ativamente o Nome de Domínio. Alega-se que tal posse passiva do Nome de Domínio não impediria uma constituição da má-fé, dadas as circunstâncias gerais do caso. Os fatores que foram considerados relevantes para a aplicação da doutrina de retenção passiva foram definidos…”

B. Reclamada

O representante da Reclamada apresentou resposta por meio de um email informal no dia 10 de junho de 2021. Neste email, ele confirmou que não renovou o registro deste nome de domínio e nem quis renová-lo e que havia registrado o nome de domínio em disputa para um “projeto pessoal” que não foi realizado, sem fornecer mais detalhes a respeito.

Referente à questão de similaridade entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante, ele alegou que a presença do hífen no nome de domínio em disputa é suficiente para distingui-lo da marca da Reclamante.

Referente à questão de má-fé, ele alegou que não quis tirar nenhum lucro e pediu da Reclamante o reembolso da custa do registro, apenas uns R$200,00. Ele também alegou que os outros nomes de domínio registrados pela Reclamada e/ou por ele pessoalmente poderiam ter sido registrados por qualquer pessoa.

Ele também comentou que existe um outro site com nome de domínio <whatapponline.com> que é idêntico do nome de domínio em disputa - um site que faz anúncios de empresas concorrentes da Reclamante, mas a Reclamante não fez nada para impedir tal uso e obter tal domínio.

Por finalizar, ele concluiu que não discordará se o Painel tomar uma Decisão em favor da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

Em primeiro lugar, observamos que há algumas diferenças entre as disposições aplicáveis do Regulamento e a UDRP, veja “https://www.wipo.int/amc/pt/domains/cctld/br/index.html” para uma descrição detalhada das diferenças entre o Regulamento e a UDRP.

Mesmo tomando em conta essas diferenças, alguns critérios da UDRP são aplicáveis para chegar a uma decisão neste caso. Por exemplo, embora o Regulamento seja semelhante à UDRP, não podemos dizer que os critérios são os mesmos, já que há diferenças consideráveis. A má-fé no uso e no registro é necessária na UDRP, enquanto no Regulamento a má-fé pode ser no registro ou no uso. Os interesses legítimos na UDRP devem ser apresentados pela parte Reclamante; enquanto no Regulamento, os direitos ou interesses legítimos devem ser alegados pela parte Reclamada.

1) O nome de domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Conforme alegações da Reclamação citadas acima, a Reclamante demonstrou possuir direitos conforme o art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras. A alegação da Reclamada que a existência de hífen no nome de domínio em disputa é suficiente para distingui-lo da marca da Reclamante não tem aqui fundamento, tendo em vista que a marca é reconhecida dentro do nome de domínio em disputa. Portanto, o Painel determina que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento.

2) Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

A Reclamante afirmou que não outorgou nenhum direito à Reclamada. A Reclamada confirmou que não renovou o registro do nome de domínio em disputa e nem quis renová-lo e que havia registrado o nome de domínio em disputa para um “projeto pessoal” que não foi realizado, sem fornecer mais detalhes ou evidencia a respeito. Portanto, conforme o art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, o Painel determina que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa e que este elemento foi satisfeito.

3) Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Enquanto a jurisprudência da UDRP exige que a Reclamante comprove registroe uso do domínio de má fé, o art. 3, paragrafo único do Regulamento .br e art.4(b)(v)(1) das Regras aplicáveis exigem apenas que a Reclamante comprove registro ou uso do domínio de má fé.

Neste caso, a Reclamante alegou registro e uso do domínio de má fé, embora que apenas um desses dois sub-elementos deve ser comprovado. A existência de tantos registros da Reclamada e/ou seu representante de nomes domínios de nomes famosos no mercado de consumo mundialmente é um indicador adicional de má-fé. Além disso, a explicação de “um projeto pessoal”, sem mais, realmente é insuficiente como defesa ou justificativa. O fato da Reclamante impedir ou não o uso daquele outro nome de domínio não foi comprovado e não tem força vinculativo nesta disputa.

Quanto ao uso passivo do nome de domínio em disputa, este Painel concorda com a jurisprudência do caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, que a retenção passiva de um nome de domínio, sem justificativa, constitui má-fé no uso do domínio.

Portanto, o Painel determina que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <what-sappon-line.com.br> seja transferido para a Reclamante¹ .

Paul Eric Mason
Especialista
Data: 19 de julho de 2021
Local: Petrópolis – RJ, Brasil

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.