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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp LLC v. Diálogo Digital

Caso No. DBR2021-0003

1. As Partes

A Reclamante é WhatsApp LLC, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

A Reclamada é Diálogo Digital, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <whatsapi.com.br>, registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 3 de maio de 2021. Em 4 de maio de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 5 de maio de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, informando que o nome da Reclamada diferia dos dados da titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em 12 de maio de 2021, o Centro enviou uma comunicação à Reclamante fornecendo o nome e dados de contato do titular do registro. A Reclamante enviou ao Centro uma Reclamação Aditada em 14 de maio de 2021.

O Centro verificou que a Reclamação e a Reclamação Aditada preenchem os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 18 de maio de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 7 de junho de 2021. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 21 de maio de 2021.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 18 de junho de 2021. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante é empresa de tecnologia provedora de notório aplicativo de mensagens instantâneas, fundada em 2009 e adquirida pela Facebook, Inc em 2014. É ela titular, dentre outros, dos seguintes registros para a marca WHATASPP (Anexo 6 da Reclamação Aditada):

- Registro brasileiro nº 831. 031.522, depositado em 26 de maio de 2011 e concedido em 14 de outubro de 2014, na classe NCL(9) 09;
- Registro europeu nº 009986514, depositado em 23 de maio de 2011 e registrado em 25 de outubro de 2011, nas classes 9, 38 e 42; e
- Registro norte-americano nº 3939463, depositado em 1º de abril de 2009 e registrado em 5 de abril de 2011, nas classe 42.

É ela igualmente titular, dentre outros, do nome de domínio <whatsapp.com> registrado em 04 de setembro de 2008 (Anexo 4 da Reclamação Aditada).

O nome de domínio em disputa <whatsapi.com.br>, foi registrado em 19 de novembro de 2020 e não está sendo utilizado em conexão com nenhuma página de Internet ativa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega possuir mais de 1,5 bilhão de usuários ativos em seu aplicativo (“app”) de troca de mensagens instantâneas, tendo adquirido considerável reputação e boa-fé em todo o mundo; sendo esse app classificado dentre os 25 aplicativos gratuitos mais populares e o terceiro aplicativo mais baixado no mundo e no Brasil, de acordo com o App Annie’s Top Apps Worldwide Rankings em 2020. Ademais, de acordo com a Reclamante, o website oficial da Reclamante, disponível em <whatsapp.com> é o 39º website mais visitado no mundo e o 11º mais visitado no Brasil, de acordo com a empresa de informações Alexa.

Antes da propositura da presente Reclamação, informa a Reclamante ter enviado notificação extrajudicial à Reclamada em 27 de janeiro de 2021 (Anexo 8 à Reclamação Aditada), tendo a Reclamada respondido em 11 de fevereiro de 2021 indicando que teria interesse em “negociar uma parceria com o WhatsApp, no que tange a possibilidade de sermos provedores do Whatsapp Business API”, ao que os advogados da Reclamante informaram não terem autorização para tratar de assuntos outros que o conteúdo da notificação, ao que respondeu a Reclamada, na mesma data informando não ter “interesse em ‘dar’” o nome de domínio à Reclamante (Anexo 8 à Reclamação Aditada).

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, incorpora uma variação de sua marca WHATSAPP, registrada no Brasil anteriormente ao nome de domínio em disputa - marca essa que é notoriamente conhecida no Brasil e ao redor do mundo – e do elemento característico de seu nome empresarial e diversos nomes de domínio registrados anteriormente pela Reclamante, com a adição da sigla API, que significa “Application Programming Interface”. Sustenta, ainda, a Reclamante ser a sua marca frequentemente pronunciada com um “i” no Brasil, o que destaca o risco de confusão entre ela e o nome de domínio em disputa.

A Reclamante assevera, ainda, que a Reclamada demonstrou claramente conhecer os direitos e a marca da Reclamante quando do registro do nome de domínio em disputa, ao propor uma parceria relacionada ao WhatsApp Business API (Anexo 8 à Reclamação Aditada).

Sustenta, ainda, a Reclamante que a ausência de uso ativo do nome de domínio em disputa por parte da Reclamada caracteriza a retenção passiva do nome de domínio em má-fé, tal como preconizado no caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, representando uma ameaça de que um uso abusivo possa ser iniciado pela Reclamada a qualquer momento.

Por fim, pontua a Reclamante que a Reclamada não possui quaisquer direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, não sendo a Reclamada licenciada da Reclamante, nem tendo ela de qualquer forma recebido autorização para utilizar a marca da Reclamante. Ademais, pesquisa realizada pela Reclamante revelou que a Reclamada não possui direitos de marca sobre o termo WHATSAPP, não podendo a Reclamada afirmar ser comumente conhecida pelo nome de domínio em disputa ou tampouco afirmar estar fazendo uso legítimo do nome de domínio em disputa.

A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé da Reclamada tanto no registro quanto no uso do nome de domínio em disputa, não sendo a Reclamada possuidora de direitos ou legítimos interesses em relação ao nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada apresentou por mensagem em 21 de maio de 2021 Resposta formal a partir de formulário modelo apenas parcialmente preenchido, indicando sucintamente no corpo do e-mail ter registrado o nome de domínio em disputa em boa fé, sem o intuito de causar prejuízos a terceiros e ressaltando, ainda, ser uma empresa de desenvolvimento de software que oferece, dentre outros, “um painel de integração entre sistemas, daí o nome WHATS API, ou seja, QUAL API – demonstrando que somos capazes de realizar quaisquer integrações via API”.

Finaliza a Reclamada sua mensagem, declarando não ter a intenção de usar “logo, cores e afins para gerar confusão a quem acessar nossa página ... eliminando qualquer tipo de ‘vínculo’ com Whatsapp”.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

No presente caso, sustenta a Reclamante possuir marca, nome empresarial e nomes de domínio, e direitos esses sobre o sinal WHATSAPP comprovados e anteriores ao nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa, <whatsapi.com.br>, excluída a terminação “.com.br”, incorpora porção substancial dos sinais anteriores da Reclamante, não tendo a substituição da última letra “p” pela letra “i” o condão de afastar uma associação indevida com os direitos anteriores da Reclamante.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a), b) e c) do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

A Reclamada sustenta ter escolhido o nome de domínio em disputa porque os termos “WHATS API” equivaleria a “QUAL API”, o que indicaria que a Reclamada oferece quaisquer integrações via API.

Ora, fosse essa a verdadeira razão para o registro do nome de domínio em disputa o termo correto em inglês não seria jamais “whats”, mas sim “which”, caso estivesse a Reclamada pretendendo criar uma marca a partir de uma pergunta. Ainda que uma das possíveis versões para “qual”, em inglês, possa ser “what” esta palavra nunca é pluralizada com “s”, sendo os termos “any” ou “all” os mais indicados para “qualquer” ou “todo”.

Fato é, pois, que a justificativa apresentada pela Reclamada para a escolha do nome de domínio em disputa não se demonstra plausível a não ser quando se tem em mente a marca de alto renome1 da Reclamante, o que, aliás, sobressai da resposta à notificação prévia em que a Reclamada indica ter interesse em “negociar uma parceria com o WhatsApp, no que tange a possibilidade de sermos provedores do Whatsapp Business API” (Anexo 8 à Reclamação Aditada).

Não trouxe, pois, a Reclamada qualquer comprovação de direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 3 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há clara indicação de que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa tendo a marca de alto renome da Reclamante em mente, conforme se sobressai da resposta à notificação prévia em que a Reclamada indica ter interesse em “negociar uma parceria com o WhatsApp” para ser provedor “do Whatsapp Business API”, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <whatsapi.com.br> seja transferido para a Reclamante2.

Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 29 de junho de 2021
Local: São Paulo, SP, Brasil


1 Embora não tenha a Reclamante invocado seu registro de marca nº 910410330 para a marca nominativa WHATSAPP, foi essa marca declarada de alto renome em 19/11/2019, sendo ela merecedora de proteção especial no Brasil em todos os ramos de atividade, conforme preceitua o art. 125 da Lei de Propriedade Industrial (v. “https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf.” Acesso em 28/06/2021).

2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.