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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

NetBet Enterprises Ltd v. M. A. d. S. L. / J. d. S. A.

Caso No. DBR2020-0008

1. As Partes

A Reclamante é NetBet Enterprises Ltd, Malta, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

O Reclamado é M. A. d. S. L., Brasil / J. d. S. A., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <netbetsports.com.br>, registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 30 de abril de 2020. Em 30 de abril de 2020, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No 5 de maio de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado não era a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação do Centro de Pedido de Emenda, a Reclamante apresentou material complementar no dia 15 de maio de 2020.

Em 27 de maio de 2020, 28 de maio de 2020 e 2 de junho de 2020 o Reclamado enviou comunicações informais ao Centro.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 3 de junho de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de junho de 2020. O Reclamado enviou nova mensagem ao Centro em 3 de junho de 2020, mas não apresentou formalmente Defesa. Portanto, em 9 de julho de 2020, o Centro formalizou a notificação da Nomeação do Painel Administrativo.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 15 de julho de 2020. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante é empresa de jogos e cassinos online, fundada em 2001. É ela titular, dentre outros, dos seguintes registros para a marca NETBET (Anexo 7 da Reclamação):

- Registro No. 008916314, na União Europeia, de 16 de maio de 2012, nas classes 28, 35, 41 e 42; e

- Registro No. UK00003018081, no Reino Unido, de 22 de novembro de 2013, nas classes 09, 28, 35, 38, 41 e 42.

É ela igualmente titular, dentre outros, do nome de domínio <netbet.com> registrado em 24 de abril de 2014 (Anexo 8 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa <netbetsports.com.br>, foi registrado em 2 de julho de 2019 e utilizado em conexão com uma página que oferecia apostas online reproduzindo a logomarca da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega possuir renome internacional no segmento de jogos e cassinos online, tendo, por exemplo, sido agraciada com o prêmio de “Melhor Operador Geral de Apostas Esportivas CEEGA 2016” (Anexo 6 da Reclamação). Contando com cerca de 224.000 curtidas em sua conta na rede social Facebook e mais de 21.000 seguidores em seu perfil na rede social Instagram, sustenta a Reclamante ser possuidora de grande reconhecimento, tendo ela sido incluída como a 12ª casa de apostas mais visitada em uma lista das “100 melhores casas de apostas online” (Anexo 10 da Reclamação).

Em relação ao mercado brasileiro a Reclamante sustenta ter adquirido notoriedade significativa por ter investido substancialmente em publicidade em esportes através dos patrocínios dos times de futebol brasileiros Vasco da Gama e Fortaleza (Anexo 11 da Reclamação), visível em painéis de publicidade nas principais competições de futebol, como o Campeonato Brasileiro, o que resultou em parcela significativa (35,68%) dos 835.000 visitantes mensais da página “www.netbet.com” se originar no Brasil (Anexo 11 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz tanto a sua marca NETBET, quanto o elemento característico de seu nome empresarial e diversos nomes de domínio registrados anteriormente pela Reclamante.

Quanto ao acréscimo do sufixo “sports” ao nome de domínio em disputa, sustenta a Reclamante se tratar de termo diretamente relacionado à oferta de serviços da Reclamante sob a marca NETBET, agravando o risco de confusão com os direitos anteriores da Reclamante e, portanto, apto a criar confusão com estes, fazendo com que os usuários da Internet sejam levados a acreditar que se trataria de um sítio de rede eletrônica relacionado à Reclamante, o que não é verdade.

A Reclamante assevera, ainda, ter enviado notificação ao Reclamado em 10 de setembro de 2019 (Anexo 12 da Reclamação) informando-o dos direitos anteriores da Reclamante, sem, contudo, ter recebido qualquer resposta do Reclamado. Observa a Reclamante que o Reclamado, após o envio da notificação citada, deixou de utilizar o nome de domínio em disputa em conexão com uma página online de apostas que reproduzia a logomarca da Reclamante.

Sustenta, portanto, a Reclamante ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para atingir intencionalmente a Reclamante, além de ter o Reclamado se especializado em levar a registro nomes de domínio que igualmente violam direitos de terceiros do segmento de atuação da Reclamante, sendo ele titular dos nomes de domínio <bet365banca.top>; <bets365.top>; <betsclic.top>; <bwinbrasil.top> e <goldbets.top>, além do nome de domínio <netbet1.com> que contém a marca e nome da Reclamante (Anexo 15 da Reclamação). A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé do Reclamado tanto no registro quanto no uso do nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu formalmente ao presente procedimento.

Em 27 de maio de 2020, o Reclamado enviou duas mensagens ao Centro: a primeira indagando se havia interesse em comprar o nome de domínio em disputa e a segunda indicando como Reclamado o Sr. Marco Aurélio da Silva Leite. A estas, seguiram-se as mensagens ao Centro em 28 de maio de 2020, pedindo mais esclarecimentos e, em 2 de junho de 2020, indagando se a Reclamante queria o nome de domínio gratuitamente.

Em 3 de junho de 2020, em sua derradeira mensagem ao Centro, e se identificando como advogado, o Reclamado sustenta que NET e BET seriam termos extremamente comuns, não tendo sido feitas provas de que ele teria usado o nome de domínio em disputa para fazer se passar pela Reclamante, na medida em que o layout do site era distinto. Por fim, informa o Reclamado que se a Reclamante tivesse interesse, poderia vender o nome de domínio em disputa por BRL 4.000,00 (quatro mil reais).

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”

A. Preliminar: Identidade do Reclamado

No que tange à identidade do Reclamado, o Especialista nota que a Reclamação foi inicialmente apresentada contra o Reclamado Marco Aurelio Da Silva Leite. No 5 de maio de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado não era a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato do Juliano da Silva Alves. Em resposta à notificação do Centro de Pedido de Emenda, a Reclamante apresentou material complementar no dia 15 de maio de 2020 incluindo o Juliano Silva Alves no pólo passivo, e alegando que Juliano da Silva Alves e Marco Aurelio Da Silva Leite são efetivamente a mesma pessoa.

Entretanto, em 26 de maio de 2020, o NIC.br informou ao Centro que o Reclamado havia alterado seu nome junto ao cadastro do Registro.br:

“O domínio foi registrado em 02/07/2019, vinculado ao CPF n. […], sendo que o titular desse CPF, atualmente denomina-se junto ao Registro.br como Juliano da Silva Alves.

No entanto, anteriormente o titular desse mesmo CPF cadastrou-se no Registro.br como Marco Aurelio da Silva Leite.

Ele próprio, administrativamente, alterou seu nome junto ao Registro.br de Marco Aurelio da Silva Leite para Juliano Silva Alves.

Assim, trata-se , em tese, da mesma entidade, já que o registro de um domínio vincula-se ao CPF.”

Tendo em vista o exposto, o Especialista entende que Marco Aurelio da Silva Leite e Juliano Silva Alves são efetivamente a mesma pessoa, e ambas podem figurar como Reclamado no presente caso.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

No presente caso, sustenta a Reclamante possuir marca que seria notoriamente conhecida pelo público brasileiro em razão de investimentos substanciais em publicidade em esportes através dos patrocínios dos times de futebol brasileiros Vasco da Gama e Fortaleza (Anexo 11 da Reclamação), tendo cerca de 300.000 acessos mensais em seu site “www.netbet.com” originados de computadores localizados no Brasil.

Tais indícios, dado o caráter simplificado deste procedimento, levam a crer que uma parcela significativa do público tomador dos serviços da Reclamante seja brasileiro e que sua marca seja, portanto, notoriamente conhecida no Brasil.

Por outro lado, resta evidente a existência de outros direitos anteriores da Reclamante sobre o sinal NETBET, quais sejam como elemento característico de seu nome empresarial, seja como nomes de domínio anteriores.

O nome de domínio em disputa, <netbetsports.com.br>, excluída a terminação “.com.br”, reproduz integralmente estes direitos anteriores da Reclamante, não tendo o acréscimo do sufixo “sports” o condão de afastar uma associação indevida com os direitos anteriores da Reclamante.

Assim, restam atendidos os requisitos das alínea b) e c) do art. 3 do Regulamento.

B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 3 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há contundente evidência que demonstra a conduta prévia do Reclamado em registrar nomes de domínio (tanto o em disputa quanto o <netbet1.com>) que reproduzem direitos anteriores da Reclamante, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé tanto para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

O Reclamado, aliás, parece ter como padrão de conduta registrar nomes de domínio que violam direitos de terceiros, não apenas no segmento de atuação da Reclamante, mas também outras marcas notoriamente conhecidas, sendo ele titular de <escolhimarykay.com.br>, <subwaylan.com.br>, <folharegiao.com.br>, <bets355.com.br>, dentre outros.

Esta apropriação indevida de marcas de terceiros com fito de lucro resta evidenciada pela mensagem do Reclamado ao Centro oferecendo o nome de domínio em disputa por BRL 4.000,00, quantia em muito superior aos custos com o registro do mesmo.

Ademais, a arguição do Reclamado no sentido de que NET e BET seriam termos comuns se demonstra descabida ante o uso feito por ele em conexão com site que reproduzia a logomarca da Reclamante, em nítida tentativa de desvio da clientela da Reclamante. Nesse sentido, resta claro a este Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

Por fim, o Especialista nota que a adição do termo “sports” diretamente relacionado à área de atuação do Reclamante poderia sugerir uma afiliação entre Reclamante e Reclamado.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa, <netbetsports.com.br>, seja transferido para a Reclamante¹ .

Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: São Paulo, Brasil
Local: 29 de julho de 2020

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.