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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. v. Camila Plez Gomes

Caso No. DBR2019-0009

1. As Partes

A Reclamante é Caterpillar Inc., Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

A Reclamada é Camila Plez Gomes, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <botacaterpillaradventure.com.br>, <botcaterpillar.com.br>, <calçadoscaterpillar.com.br> (xn--caladoscaterpillar-9ub.com.br) e <coturnocaterpillar.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 26 de julho de 2019. Em 26 de julho de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia 29 de julho de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros, fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo teve início em 5 de agosto de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 25 de agosto de 2019. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 28 de agosto de 2019, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 9 de setembro de 2019. O Especialista declarou que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em 26 de setembro de 2019, o Centro recebeu uma comunicação informal da Reclamada por e-mail.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

4.1. A Reclamante, neste procedimento administrativo é Caterpillar Inc., sociedade organizada e existente de acordo com as leis de Delaware, com sede nos Estados Unidos.

4.2. Nos últimos 100 anos, a Reclamante tem usado suas diversas marcas para identificar máquinas, peças, serviços e produtos relacionados, dentre as quais se destacam as marcas CAT e CATERPILLAR, nas modalidades nominativa e mista.

4.3. A Reclamante é atualmente titular, no Brasil, de 118 (cento e dezoito) registros e pedidos de registro para as marcas nominativa e mista CAT (Reg. No. 002069520, concedido em 5 de fevereiro de 1958) e CATERPILLAR (Reg. No. 002593700, concedido em 12 de dezembro de 1944), em diversas classes.

4.4. Adicionalmente, a Caterpillar Brasil Ltda., subsidiária da Reclamante no país, é titular dos seguintes nomes de domínio “.br” formados pelos elementos nominativos CAT e CATERPILLAR, com as respectivas datas de criação, “caterpillar.com.br” (5 de abril de1999); “catbrasil.com.br” (13 de dezembro de 2004); “catrental.com.br” (21 de junho de 2006); “cat.com.br” (10 de julho de 2006); “caterpillarbrasil.com.br” (5 de agosto de 2008); “coneccaocat.com.br” (3 de agosto de 2011); “conexaocat.com.br” (3 de agosto de 2011); “catgenuineparts.com.br” (17 de abril de 2015).

4.5. Os nomes de domínio em disputa, seguidos das respectivas datas de registro, <botcaterpillar.com.br> (7 de maio de 2019); <botacaterpillaradventure.com.br> (9 de maio de 2019) e <coturnocaterpillar.com.br> (7 de maio de 2019) redirecionam ao site “www.botcaterpillar.com.br”, o qual imita o site oficial da Reclamante; o nome de domínio <calçadoscaterpillar.com.br> (<xn--caladoscaterpillar-9ub.com.br>) (9 de maio de 2019) está inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

5.1. As marcas CATERPILLAR e CAT foram registradas muito antes do registro dos nomes de domínio em disputa.

5.2. A Reclamante é reconhecida como a maior fabricante mundial de artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, e turbinas industriais a gás, identificados através de diferentes marcas, incluindo as marcas CAT e CATERPILLAR, e diversas marcas figurativas.

5.3. A linha de produtos da Reclamante é composta por mais de 300 máquinas e suas partes, incluindo uma vasta gama de equipamentos pesados, como tratores, tratores de esteira, pás carregadeiras, caminhões, escavadeiras, moto niveladoras, pavimentadoras de asfalto, recuperadores de estrada, compactadores, máquinas de mineração, máquinas florestais e fresadoras de asfalto, carregadoras e tratores florestais, bem como aparelhos eletrônicos, roupas, calçados, vestuário, acessórios e réplicas em escala reduzida, e são vendidos em mais de 190 países ao redor do mundo. A Reclamante é também líder em tecnologia nas áreas florestal, de energia, eletrônica, de financiamento e de geração de energia elétrica.

5.4. Ao longo dos anos a Reclamante adquiriu elevada reputação e amplo renome com suas marcas por meio de extensas campanhas de marketing, promoção e vendas de seus produtos e serviços no Brasil e em todo o mundo.

5.5. Nesse sentido, cumpre notar que a Reclamante obteve 5 (cinco) registros junto ao INPI para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR na classe internacional 25, a qual identifica vestuário, calçados e chapelaria, em datas anteriores aos registros dos nomes de domínio em disputa.

5.6. Os nomes de domínio em disputa registrados pela Reclamada compreendem os termos CAT e CATERPILLAR idênticos às marcas registradas CAT e CATERPILLAR da Reclamante, não havendo qualquer tipo de autorização ou motivo que justifique tal uso.

5.7. A comercializaçao de botas sob as marcas CAT e CATERPILLAR através de nomes de domínio formados pelo termo “Caterpillar” sem a devida autorização é uma incontestável prova de má-fé.

5.8. Nesse cenário, a Reclamante requer que ao final do processo os nomes de domínio em disputa <botacaterpillaradventure.com.br>, <botcaterpillar.com.br>, <calçadoscaterpillar.com.br> (<xn--caladoscaterpillar-9ub.com.br>) e <coturnocaterpillar.com.br> sejam cancelados.

B. Reclamada

5.9. A Reclamada foi informada da instauração deste procedimento administrativo, via email e por correio, não tendo apresentado qualquer resposta até o prazo estabelecido de 25 de agosto de 2019, motivo pelo qual o Centro decretou a revelia da Reclamada.

Em 26 de setembro de 2019, a Reclamada enviou uma comunicação por e-mail ao Centro, informando: “Bom dia estou entrando com uma ação judicial para resolver este conflito pois a marca não paga royalties no Brasil além de que estamos pegando a representação legal para representar a marca no Brasil”.

6. Análise e Conclusões

6.1. Ao se realizar a análise dos fatos deverá ser observado o quanto previsto nas letras “a”, “b” e “c” do art. 3 do Regulamento, abaixo descritos:

Art. 3 A Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação aos nomes de domínio objetos do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual a Reclamante tenha anterioridade.

6.2. A Reclamada, que deixou de responder à Reclamação, está revel, e de acordo com o art. 14(b) das Regras, “o Painel Administrativo poderá concluir sobre todo o exposto da forma que considerar mais apropriada”.

A. Preliminar: Comunicação da Reclamada

6.3. De acordo com as Regras, esse Especialista não está obrigado a examinar as Defesas intempestivas, mas poderá fazê-lo, se assim o entender. A Reclamada não apresentou Defesa dentro do prazo estipulado pelo Regulamento. Em 26 de setembro de 2019, a Reclamada enviou uma comunicação ao Centro, que foi encaminhada a este Especialista para sua apreciação:

6.4. O Especialista apreciou a comunicação intempestiva da Reclamada e nota que tal comunicação da Reclamada não traz quaisquer argumentos ou provas, tampouco rebate as alegações da Reclamação.

6.5. A apresentação da comunicação pela Reclamada não altera as conclusões do Especialista, abaixo detalhadas.

6.6. Superadas as questões preliminares, o Especialista passa a analisar o mérito do caso.

B. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras

6.7. A Reclamante é atualmente titular, no Brasil, de cerca de 118 (cento e dezoito) registros e pedidos de registro para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR, em diversas classes, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

6.8. Nesse sentido, as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR, e figurativa do triângulo, sobre as quais a Reclamante detém direito de propriedade e uso exclusivo, destacam-se mundialmente para identificar, entre outros, calçados e artigos do vestuário em geral, tais como botas e sapatos, camisas, relógios, chapéus, casacos, entre outros.

6.9. Os nomes de domínio em disputa compreendem os termos “cat” e “caterpillar”, idênticos às marcas registradas CAT e CATERPILLAR, registradas pela Reclamante como marcas.

6.10. É indiscutível, portanto, que os nomes de domínio em disputa demonstram similaridade suficiente para criar confusão com as marcas CAT e CATERPILLAR de propriedade da Reclamante. Em decorrência, este Especialista conclui que o primeiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3 do Regulamento.

C. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa

6.11. A Reclamante apresentou argumentos convincentes e forneceu evidências suficientes dos seus direitos exclusivos sobre às marcas CAT e CATERPILLAR. Em conformidade com o art. 11(c) do Regulamento e o art. 7(b)(i) das Regras, a Reclamada deve apresentar evidências dos seus direitos ou legítimos interesses, caso existentes.

6.12. Não existem dúvidas de que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas, não podendo a Reclamada alegar que desconhecia as atividades empreendidas no Brasil pela Reclamante, que é referência internacional nos seus ramos de atuação.

6.13. Desta forma, diante do fato de a Reclamada não ter apresentado argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa.

D. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

6.14. Diante de todas as evidências apresentadas leva-se a crer que os registros dos nomes de domínio em disputa foram realizados de má-fé pela Reclamada, tendo em vista que caracterizam manifesta reprodução ou imitação das marcas CAT e CATERPILLAR da Reclamante.

6.15. Levando em conta que as marcas CATERPILLAR e CAT são notoriamente conhecidas no Brasil, não pode a Reclamada alegar que não tinha conhecimento das atividades desempenhadas pela Reclamante. Assim, o registro de nomes de domínio contendo os mesmos elementos distintivos da Reclamante caracteriza, nas circunstâncias deste caso, a conduta de má-fé da Reclamada, com base no art. 3º, caput, do Regulamento.

6.16. Constata-se, também, que ao acessar au site “botcaterpillar.com.br”, a Reclamada se faz passar pela própria Reclamante ou sua distribuidora autorizada, com o intuito de induzir os consumidores a erro e, ao mesmo tempo, lucrar às suas custas.

6.17. Além da Reclamada se apropriar integralmente da marca CATERPILLAR nos nomes de domínios confrontados, a Reclamada utiliza indevidamente a marca figurativa do triângulo, bem como replica o Trade Dress (“conjunto imagem”) da Reclamante em seu website, utilizando-se da sua combinação característica de cores preta e amarela.

6.18. Outro indício de má-fé da Reclamada reside na combinação da marca CATERPILLAR com os termos “bot”, “coturno”, “bota”, “adventure” e “calçados” para identificar os seus nomes de domínios, sendo tais páginas online utilizadas justamente para a comercialização - não autorizada - de botas masculinas e femininas sob as marcas CAT e CATERPILLAR.

6.19. Nesse cenário, é inegável que essa intenção maliciosa caracteriza má-fé, conforme entendimento manifestado por especialistas em diversos outros precedentes do Centro, inclusive envolvendo a reprodução das marcas da própria Reclamante, como por exemplo, Caterpillar Inc. v. Omar Quadros Motta, Caso OMPI No. DBR2014-0013. Ainda no sentido de se caracterizar a má fé citam-se Universal City Studios LLC v. R.C. Braga Serviços ME, Caso OMPI No. DBR2018-0010; Minerva S.A. v. Nivaldo Jose Atilo, Caso OMPI No. DBR2018-0008; Aktiebolaget Electrolux v. Guilherme Augusto Cunha Martins, Caso OMPI No. DBR2018-0011

6.20. O fato de um dos nome de dominio estar inativo não impede que o Especialista concluda que há má-fé.

6.21. Em decorrência, este Especialista conclui que o terceiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3, parágrafo único do Regulamento. Consequentemente, a Reclamada deve ser considerada como tendo registrado e utilizado os nomes de domínio em disputa de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio <botacaterpillaradventure.com.br>, <botcaterpillar.com.br>, <calçadoscaterpillar.com.br> (<xn--caladoscaterpillar-9ub.com.br>) e <coturnocaterpillar.com.br> sejam cancelados.

 

José Pio Tamassia Santos
Especialista
Data: 9 de outubro de 2019