WIPO Arbitration and Mediation Center

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Fiskars Corporation против Whois privacy protection service, Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua / Никита Своеглазов, иPrivacy Protection, Hosting Ukraine LLC / Своеглазов Никита Алексеевич (Svoeglazov Nikita Аlekseevich)

Дело No D2021-3399

1. Стороны

Заявителем является Fiskars Corporation, Finland, представленная IPSTYLE Association Attorneys, Ukraine.

Ответчиком является Whois privacy protection service, Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua / Никита Своеглазов иPrivacy Protection, Hosting Ukraine LLC (ua.ukraine) / Своеглазов Никита Алексеевич (Svoeglazov Nikita Аlekseevich), Ukraine.

2. Доменные имена и Регистратор

Спорными доменными именами являются <fiskars-market.com> и <fiskars-ukraine.com>. Регистратором доменного имени <fiskars-market.com> является Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua. Регистратором доменного имени <fiskars-ukraine.com> является Hosting Ukraine LLC (ua.ukraine) («Регистраторы»).

3. Процедурные основания

Настоящая Жалоба была подана Заявителем в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству («Центр») 12 октября 2021 г. 15 октября 2021 г. Центр направил по электронной почте Регистратору спорного доменного имени <fiskars-market.com> запрос о подтверждении в связи с этим спорным доменным именем 18 октября 2021 г. Регистратор спорного доменного имени <fiskars-market.com> передал по электронной почте Центру свой ответ, расскрывая, что имя регистранта и контактная информация о спорном доменном имени <fiskars-market.com> отличаются от имени Ответчика и контактной информации в Жалобе. 18 октября 2021 г. Центр направил по электронной почте Заявителю имя регистранта и контактную информацию, раскрытые Регистратором, и предложил Заявителю внести изменения к Жалобе.

20 октября, 2021 г. Центр направил по электронной почте Регистратору спорного доменного имени <fiskars-ukraine.com> запрос о подтверждении в связи с этим спорным доменным именем. 20 октября 2021 г. Регистратор доменного имени <fiskars-ukraine.com> передал по электронной почте Центру свой ответ, раскрывая, что имя регистранта и контактная информация о спорном доменном имени <fiskars-ukraine.com> отличаются от имени Ответчика и контактной информации в Жалобе.

Заявитель подал внесённые изменения к Жалобе 22 октября 2021 г. 4 ноября 2021 г. Заявитель подал измененную и объединённую Жалобу относительно двух спорных доменных имен <fiskars-market.com>, и <fiskars-ukraine.com>.

Центр подтвердил, что Жалоба вместе с измененной Жалобой отвечают формальным требованиям Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен («Политика»), Правилам Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен («Правила»), и Дополнительным Правилам ВОИС к Политике («Дополнительные Правила»).

В соответствии с параграфами 2(а) и 4(а) Правил Центр формально уведомил Ответчика о Жалобе, и разбирательство началось 9 ноября 2021 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил сроком для представления Ответа было 29 ноября 2021 г. Ответ был подан в Центр 28 ноября 2021 г. 6 декабря 2021 г. Заявитель подал дополнительные пояснения к Жалобе. 12 декабря 2021 г. Ответчик попросил принять к рассмотрению дополнительные пояснения к Ответу во вложении.

4 января 2022 г. Центр назначил Асена Алексиева в качестве Административной Комиссии. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. Административная Комиссия предоставила Заявление о согласии и Декларацию о беспристрастности и независимости, как это требуется Центром в соответствии с параграфом 7 Правил.

Административная Kомиссия решила принять представленные сторонами дополнительные пояснения, поскольку в них обсуждаются и уточняются вопросы, которые стороны не смогли учесть в Жалобе и Ответе.

4. Фактические основания

Заявитель Fiskars Corporation - финская компания, образована в 1649 году, производящая различные инструменты, в том числе ножи, ножницы, топоры, лопаты, садовый инвентарь, товары для рукоделия.

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков FISKARS (далее именуется как «товарный знак FISKARS»), а именно:

- Украинский товарный знак № 150018 FISKARS, дата регистрации 10 января 2012 г., зарегистрирован для товаров и услуг в международных классах 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 25, 35, 37 и 42;
- Украинский товарный знак № 150019 FISKARS, дата регистрации 10 января 2012 г., зарегистрирован для товаров и услуг в международных классах 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 25, 35, 37, 42; и
- товарный знак по международной регистрации № 1084535 FISKARS, дата регистрации 14 июля 2011 г., зарегистрирован для товаров и услуг в международных классах 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 35, 37 и 41.

Спорное доменное имя <fiskars-market.com> зарегистрировано 28 марта 2016 г. Вебсайт “www.fiskars-market.com” состоит из предложений к продаже товаров под товарным знаком Заявителя и предложений к продаже товаров других производителей. Спорное доменное имя <fiskars-ukraine.com> зарегистрировано 6 августа 2018 г. Вебсайт “www.fiskars-ukraine.com” состоит из предложений к продаже товаров под товарным знаком Заявителя.

5. Доводы сторон

A. Заявитель

Заявитель заявляет, что спорные доменные имена является по существу идентичными и определенно сходными до степени смешения с принадлежащим Заявителю товарным знаком FISKARS. Спорное доменное имя <fiskars-market.com>, состоит из двух слов “fiskars” и “market”, написанных через дефис. Заявитель считает, что доменное имя <fiskars-market.com> полностью включает слово “fiskars”, которое является доминирующим в доменном имени. Простое добавление общего термина “market” (“рынок”, “базар”, т. е. место, где возможно осуществить покупку товара) и дефиса к знаку FISKARS не делает доменное имя отличительным в данном случае.

Заявитель заявляет, что доменное имя <fiskars-ukraine.com>, состоит из двух слов “fiskars” и “ukraine”, написанных через дефис. Часть доменного имени <fiskars-ukraine.com> является сходной до степени смешения с товарным знаком Заявителя. Заявитель считает, что доменное имя <fiskars-ukraine.com> полностью включает слово “fiskars”, которое является доминирующим в доменном имени. Простое добавление географического термина “ukraine” (“Украина”) и дефиса к знаку FISKARS не делает доменное имя отличительным в данном случае. Заявитель считает, что потребитель может подумать, что спорные доменные имена представляют разновидности товарного знака FISKARS, принадлежащего Заявителя, который ведет свою деятельность и имеет представительство в Украине.

Заявитель утверждает, что Ответчик не имеет никаких прав и законных интересов в отношении спорных доменных имен. Ответчик не является официальным дистрибьютором Заявителя и не уполномочен Заявителем использовать его товарный знак. Учитывая, что Ответчиком в настоящем деле является физическое лицо - гражданин Украины, скрывающее свои контактные данные, предполагается отсутствие у Ответчика какого-либо средства индивидуализации, идентичного с товарным знаком Заявителя. В подтверждение представителем Заявителя был осуществлен поиск по наименованию “fiskars”, “fiskars ukraine” и “fiskars market” в официальном электронном реестре Украины товарных знаков, по результатам которого не было обнаружено действующих свидетельств на товарные знаки, которые бы включали наименование “fiskars”, помимо товарного знака, зарегистрированного на Заявителя.

Заявитель считает, что использование Ответчиком вебсайтов, находящихся под спорными доменными именами, направлено на эксплуатацию товарного знака Заявителя, извлечение коммерческой выгоды путем недобросовестной конкуренции и введения потребителей в заблуждение, что следует из истории использования вебсайтов и их актуального содержания.

Заявитель утверждает, что спорное доменное имя <fiskars-market.com> было зарегистрировано 28 марта 2016 г., т.е. после регистрации товарного знака Заявителя в Украине и других странах. Спорное доменное имя <fiskars-market.com> начало использоваться не позднее 11 июня 2016 г. Исходя из содержания вебсайта Ответчика, не представляется возможным сделать вывод о добросовестном использовании каких-либо товаров и/или услуг под спорным доменным именем <fiskars-market.com>. Вебсайт состоит из предложений к продаже товаров под товарным знаком Заявителя. На вебсайте указано “ОФИЦИАЛЬНЫЙ FISKARS-MARKET”, “ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ FISKARS ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ”, “САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ ТМ FISKARS СРЕДИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЛЕРОВ”, “Наш интернет-магазин напрямую работает с официальным представителем. Поэтому наш сайт – официальный сайт и низкие цены на Fiskars”. Спорное доменное имя ложно предполагает наличие некой официальной или авторизованной связи между Ответчиком и Истцом, что не соответствует действительности. Заявитель отмечает, что на вебсайте нет информации о каких-либо отношениях между Заявителем и Ответчиком как реальным перепродавцом продукции Заявителя, и все же вебсайт создает впечатление, что Ответчик продает оригинальные товары, произведенные Заявителем, путем многократного использования знака FISKARS, а также использования указании на официальность происхождения вебсайта, сертифицированный характер товаров. Заявитель обращает внимание на факт, что на вебсайте присутствуют предложения к продаже товаров других производителей под брендом “BERGHOFF”, “SAMURA” и др., которые являются конкурентами Заявителя. Таким образом, с использованием товарного знака Заявителя, Ответчик привлекает внимание потребителя для продажи конкурентных товаров.

Заявитель утверждает, что спорное доменное имя <fiskars-ukraine.com> было зарегистрировано 6 августа 2018, т.е. после регистрации товарного знака Заявителя в Украине и других странах. Спорное доменное имя <fiskars-ukraine.com> начало использоваться не позднее 9 августа 2020 г. Вебсайт <fiskars-ukraine.com> состоит из предложений к продаже товаров под товарным знаком Заявителя. На вебсайте указано “Интернет-магазин “Fiskars Ukraine” — официальный дилер в Украине”, “Являясь официальным дилером интернет-магазин Фискарс Украина предоставляет своим клиентом широчайший ассортимент товаров для дома и сада от одноименного финского бренда”, “В каталоге продукции нашего официального сайта Fiskars Вы найдете...”, “Покупая инструмент Фискарс в нашем официальном интернет-магазине, вы получаете...”. Спорное доменное имя ложно предполагает наличие некой официальной или авторизованной связи между Ответчиком и Заявителем, что не соответствует действительности. Заявитель отмечает, что на вебсайте нет информации о каких-либо отношениях между Заявителем и Ответчиком как реальным перепродавцом продукции Заявителя, и все же вебсайт создает впечатление, что Ответчик продает оригинальные товары, произведенные Заявителем, путем многократного использования знака FISKARS, а также использования указании на официальность происхождения вебсайта, сертифицированный характер товаров. Заявитель считает, что нет никаких указаний на то, что Ответчик является дистрибьютором, добросовестно предлагает товары или осуществляет законное некоммерческое или добросовестное использование спорного доменного имени без намерения получить коммерческую выгоду, чтобы ввести в заблуждение пользователей.

Заявитель считает, что Ответчик намеренно зарегистрировал спорные доменные имена с целью недобросовестного использования средств индивидуализации Заявителя и получения коммерческой выгоды.

В подтверждение недобросовестной регистрации и использования Ответчиком спорного доменного имени <fiskars-market.com>, Заявитель наводит следующие аргументы. Вебсайт, который расположен по адресу спорного доменного имени содержит предложения к продаже товаров, выпускаемых под товарным знаком Заявителя, а именно FISKARS, а также указания об “сертифицированном” и “официальном” представительстве Заявителя в Украине, а также “самой низкой цене”. Принимая во внимание различительный характер товарного знака FISKARS, использование Заявителем своего товарного знака FISKARS в течение долгого времени и, как следствие, его известность по всему миру, Заявитель считает очевидным то, что Ответчик не мог не знать о Заявителе и его товарном знаке “FISKARS”, когда регистрировал спорное доменное имя. К тому же, Ответчик на вебсайте сам ссылается на то, что он является “официальным сайтом”, “напрямую работает с официальным представителем” и др. подобные утверждения, следовательно ему известно о деятельности Заявителя и о товарных знаках последнего. На вебсайте Ответчика обозначалось и обозначается на момент подачи Жалобы, что он принадлежит официальному дистрибьютору Заявителя, что не соответствует действительности. К тому же, помимо предложений к продаже товаров, которые маркированы товарным знаком Заявителя, вебсайт содержит предложения к продаже товаров других производителей, которые являются конкурентами Заявителя. При поисковом запросе “fiskars” в украинском сегменте интернета, одним из первых ответов, помимо ссылки на Заявителя и/или его официальный дистрибьюторов, поисковая система выдает спорное доменное имя, а также осуществляется показ рекламы спорного доменного имени. Заявитель считает, что это влияет на восприятие потребителем вебсайта и может свидетельствовать о том, что Ответчик с использованием доменного имени пытался получить коммерческую выгоду, привлекая пользователей Интернета указанием на “оригинальность продукции”, “официальный характер” вебсайта, “сертифицированное представительство” и используя другие ассоциации связанные с Заявителем, которые не соответствуют действительности, при этом предлагая продукцию других производителей, которые являются конкурентами Заявителя. Заявитель также считает, что Ответчик использовал услуги сохранения конфиденциальности и не предоставил ответа на мотивированную претензию, которая ранее направлялась представителем Заявителя Ответчику на адрес его электронной почты.

В подтверждение недобросовестной регистрации и использования Ответчиком спорного доменного имени <fiskars-ukraine.com>, Заявитель наводит следующие аргументы. Вебсайт, который расположен по адресу спорного доменного имени содержит предложения к продаже товаров, выпускаемых под товарным знаком Заявителя, а именно FISKARS, а также указания об “сертифицированном” и “официальном” представительстве Заявителя в Украине. Принимая во внимание различительный характер товарного знака FISKARS, использование Заявителем своего товарного знака FISKARS в течение долгого времени и, как следствие, его известность по всему миру, Ответчик не мог не знать о Заявителе и его товарном знаке FISKARS, когда регистрировал спорное доменное имя. Заявитель также утверждает, что Ответчик на вебсайте сам ссылается на то, что он является “сертифицированным представителем Фискарс в Украине” и др. подобные утверждения, следовательно ему известно о деятельности Заявителя и о товарном знаке последнего.

Заявитель утверждает, что Ответчик, который не имел прав и законных интересов в отношения обозначения “fiskars” и/или “fiskars-ukraine”, как было указано выше, зарегистрировал спорное доменное имя с использованием географического термина “ukraine” (“Украина”), который указывает на связь с конкретным рынком сбыта товаров — Украиной, и одновременно означает, что Ответчик таким образом пытался препятствовать расширению деятельности Заявителя на территорию Украины. На вебсайте Ответчика обозначалось и обозначается на момент подачи Жалобы, что он принадлежит официальному дистрибьютору Заявителя, что не соответствует действительности. К тому же, в подвале и в шапке вебсайта содержатся гиперссылки, которые перенаправляют пользователя на официальные страницы в социальных сетях Заявителя, что может сформировать ложные ассоциации с Заявителем и его деятельностью. Дополнительно, при поисковом запросе “fiskars” в украинском сегменте интернета, одним из первых ответов, помимо ссылки на Заявителя и/или его официальный дистрибьюторов, поисковая система выдает спорное доменное имя, а также осуществляется показ рекламы спорного доменного имени. Страницы вебсайта под спорным доменным именем <fiskars-ukraine.com> содержат предложения к продаже товаров, маркированных товарным знаком Заявителя, а также информацию о распродаже, что в свою очередь привлекает внимание потребителя. Заявитель считает, что это влияет на восприятие потребителем вебсайта и может свидетельствовать о том, что Ответчик с использованием спорного доменного имени пытался получить коммерческую выгоду, привлекая пользователей Интернета указанием на “оригинальность продукции”, “официальный характер” вебсайта, “сертифицированное представительство” и используя другие ассоциации связанные с Заявителем.

Заявитель заявляет, что Ответчик очевидно использовал услуги сохранения конфиденциальности и не предоставил ответа на мотивированную претензию, которая ранее направлялась представителем Заявителя Ответчику на адрес его электронной почты.

В своих дополнительных пояснениях к Жалобе, Заявитель подтверждает, что компания ООО “Сириус-93” получила официальное разрешение от Fiskars Finland Oy Ab быть официальным дистрибьютором, заниматься поставкой, продвижением и реализаций товаров под торговыми марками FISKARS и GERBER, а также эксклюзивное право использования и защиты прав на указанные товарные знаки. В контексте указания на “эксклюзивное право использования” ООО “Сириус-93” в процессе продвижения и реализации продукции, данным утверждением не предусматривается право ООО “Сириус-93” регистрировать доменные имена с использованием товарных знаков Заявителя. К тому же из разрешения Fiskars Finland Oy Ab следует, что оно скорее направлено на следующее:

- предоставлять права продавать продукцию Fiskars Finland Oy Ab, что и так разрешено с учетом исчерпания прав на товарный знак;
- осуществлять рекламирование связанное исключительно с такой продажей, что также разрешено с учетом исчерпания прав на товарный знак;
- защищать права в случае выявления контрафактной продукции, а не на предоставления неограниченного права использования знаков FISKARS и GERBER. В данном контексте Заявитель также обращает особое внимание на то, что по общим принципам права интеллектуальной собственности, лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности должна содержать способы использования объекта. Способы, которые не определены в договоре, считаются не предоставленными лицензиату. Такое направлено на ограничение возможности использования объекта права интеллектуальной собственности способами, не предусмотренными Заявителем.

Следовательно, поскольку разрешением от Fiskars Finland Oy Ab не предусмотрены непосредственные права регистрировать доменные имена с использованием торговых марок FISKARS и GERBER, такое право не было предоставлено ООО “Сириус-93”. Разрешением от Fiskars Finland Oy Ab не предусмотрено право регистрации доменных имен и право предоставлять третьим лицам разрешения на регистрацию доменных имен или уполномочивать третьих лиц быть официальными дистрибьюторами Заявителя и/или Fiskars Finland Oy Ab и использовать товарные знаки Заявителя. При выдаче Ответчику разрешения, ООО “Сириус-93” вышло за пределы собственных полномочий и соответственно нарушило права Заявителя. Заявитель обращает внимание на то, что на вебсайтах, которые располагаются под спорными доменными именами, указано, что вебсайты являются официальными. При этом, ни Fiskars Finland Oy Ab, ни Заявитель не предоставляли разрешение или уполномочивали именно Ответчика на регистрацию и использование спорных доменных имен, а также не уполномочивали Ответчика быть официальным Представителем Заявителя в Украине. Ответчик, возможно (при условии подлинности документов подтверждающих куплю-продажу товаров), является только одним из дистрибьюторов на территории Украины. Следовательно Ответчик, возможно и продавая товары Заявителя, не точно раскрыл характер своих отношений с Заявителем и/или Fiskars Finland Oy Ab и ввел потребителей в заблуждение. Заявитель не одобрял и не одобряет действия Ответчика по созданию спорных вебсайтов и спорных доменных имен. Заявитель считает, что в данном случае Ответчик не предпринял шаги направленные на избежание использования знака Заявителя таким образом, чтобы он мог ввести потребителей в заблуждение относительно источника, спонсорства, аффилированности или одобрения. Общий вид и “ощущение” от вебсайтов Ответчика таковы, что пользователи Интернета могут легко спутать их с “официальными” вебсайтами Заявителя. Простое положение торгового посредника не дает Ответчику права включать соответствующий товарный знак в спорное доменное имя без явного разрешения владельца товарного знака.

Заявитель заявляет, что спорное доменное имя <fiskars-market.com> зарегистрировано в марте 2016 г., т.е. до получения любого разрешения от ООО “Сириус-93” или подписания договора на поставку товара от 27 апреля 2017 г. В отношении разрешения, Заявитель отмечает, что им не было предусмотрено право регистрировать спорное доменное имя, к тому же не предусмотрено право предоставлять разрешения на использование товарного знака Заявителя любым третьим лицам. В контексте предоставленного договора, Заявитель отмечает, что в нем не указано какие именно товары являются предметом сделки и из него не следует однозначно, что по договору осуществлялась любая поставка или поставка товара маркированного товарными знаками Заявителя. Спорное доменное имя <fiskars-ukraine.com> зарегистрировано в августе 2018 г., после выдачи разрешения от ООО “Сириус-93”, при этом такое разрешение ООО “Сириус-93” выходило за рамки полномочий ООО “Сириус-93”. Договор, на который ссылается Ответчик, действует до 31 декабря 2017 г. Ответчик регистрировал спорное доменное имя в период, когда он не являлся не то что официальным дистрибьютором, а даже обычный дистрибьютор товаров Заявителя.

B. Ответчик

Ответчик подтверждает сходство спорных доменных имен до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком Заявителя.

Ответчик заявляет, что Заявитель не имеет представительство в Украине на текущий момент и ранее в Украине никогда не имел. Существовала и до сих пор существует дистрибьюторская система представителей, которая утверждена официальным договором с каждой отдельной компанией в Украине и отражена на официальном сайте Fiskars Corporation. Компания Roschier, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и торговых марок компании Fiskars, по всей видимости, является в определенном неведении об официальных договорах и контрактах, прописанных именно для рынка Украины.

Ответчик утверждает, что он имеет права и законные интересы в отношении спорных доменных имен. С 20 июня 2017 г., компания FISKARS FINLAND OY AB дала право компании ООО “Сириус-93” заниматься поставкой, продвижением и реализацией продукции под торговыми марками FISKARS и GERBER, и официальное право использования и защиты торговых марок FISKARS и GERBER в Украине. Согласно обязательствам, отраженных в контракте и в договорных отношениях, началась реализация продвижения брендов FISKARS и GERBER в интернет-пространстве именно для украинского рынка. Партнером ООО “Сириус-93” для продвижения брендов FISKARS и GERBER в интернет-пространстве для украинского рынка стал Ответчик. Далее был подписан договор поставки между компанией ООО “Сириус-93” и Ответчиком. Также были утверждены официальные документы между компанией ООО “Сириус-93” и Ответчиком, в которых Ответчику дается право заниматься продвижением и реализацией продукции под торговыми марками FISKARS и GERBER в Украине, использовать и юридически защищать торговые марки и бренды FISKARS и GERBER в процессе продвижения и реализации продукции поставляемой FISKARS FINLAND OY АВ в Украину (в т.ч. рекламе и прочих маркетинговых мероприятиях; при размещении информации о товаре в сети Интернет; используя название продукции, информацию о товаре и фото-визуальный материал на интернет страничках, сайтах, торговых интернет- площадках, социальных сетях прочее). Согласно данным документам, началась реализация ранее задуманной стратегии о продвижении и реализации продукции под торговыми марками FISKARS и GERBER в Украине, используя торговые марки и бренды FISKARS и GERBER поставляемой FISKARS FINLAND OY АВ в Украину. Поэтому Ответчиком были использованы спорные доменные имена, которые ясно отражают суть стратегии, подтвержденные документально и используемые официально. Использование спорных доменных имен происходит добросовестно, подтверждая права на использование торговых марок FISKARS и GERBER в Украине. Что касается продажи товаров других производителей на сайте fiskars-market.com, то одна из целей продвижения брендов FISKARS и GERBER в Украине заключалась в заинтересованности интернет-пользователей Украины различными сопутствующими товарами для возможности в консультативной форме показать преимущества брендов FISKARS и GERBER для их последующей продажи, что дало возможность существенно продвинуть и реализовать продукцию брендов FISKARS и GERBER в Украине. Стратегия вебсайта “www.fiskars-market.com” присутствовать с сопутствующим ассортиментом видно даже с его названия, как правильно написал Заявитель об общем термине “market” (“рынок”, “базар”, т. е. место, где возможно осуществить покупку товара). Таким образом бренды FISKARS и GERBER стали популярными в интернет-аудитории Украины, что также говорит о правильной и добросовестной стратегии продвижения, данных Ответчику документально. После открытия вебсайта “www.fiskars-market.com”, стратегия представления вебсайта только брендами FISKARS и GERBER была реализована на вебсайте “www.fiskars-ukraine.com”. Следовательно, Ответчик добросовестно продвигает и реализует бренды FISKARS и GERBER в Украине под спорными доменными именами с учетом данных ему прав и законных интересов.

Ответчик утверждает, что спорные доменные имена были зарегистрированы и используются добросовестно. Регистрация и использование спорных доменных имен Ответчиком была произведена добросовестно с учетом данных ему разрешений и описанной выше стратегии. Утверждения касательно «оригинальности продукции» с указанием на “официальный характер” вебсайтов Ответчика также подтверждены документально. По настоянию Ответчика, компанией ООО “Сириус-93” были проверены все контрафактные товары бренда FISKARS на онлайн платформе olx.ua и не найдено ни единого нарушения. Добросовестное использование спорных доменных имен также отражено Ответчиком в инвестициях личных средств для продвижения и узнаваемости брендов FISKARS и GERBER в Украине начиная с 2017 года для вебсайта “www.fiskars-market.com” и с 2018 года для вебсайта “www.fiskars-ukraine.com”.

В своих дополнительных пояснениях, Ответчик утверждает, что Заявитель сам давал право компании ООО “Сириус-93” на использование товарных знаков FISKARS и GERBER в Украине, и сам Заявитель дал право “заниматься продвижением и реализацией продукции под торговыми марками FISKARS и GERBER в Украине”, что по своей сути невозможно без привлечения третьей стороны для Интернет пространства Украины согласно действующему законодательству Украины, о чем сам Заявитель был уведомлен давая данное разрешение. Поэтому и был привлечен Ответчик для добросовестной работы и реализации целей, что подтверждено документально. За время сотрудничества компании ООО “Сириус-93” с компанией Fiskars Corporation начиная с 2007 г. не было ни единого заявления либо официального уведомления Заявителя об отмене контрактных отношений или прав на использование товарных знаков FISKARS и GERBER в Украине. Также договорные и разрешительные документы между компанией ООО “Cириус-93” и Ответчиком остались без изменений до сегодняшнего дня, поскольку не было ни единого подтверждения либо официального уведомления об изменении стратегии работы, что говорит о добросовестном продолжении использования спорных доменных имен. В последнем абзаце разрешения написано: “При необходимости компания FISKARS FINLAND OY AB гарантирует поддержку в международных арбитражах по вопросам защиты компанией “СИРИУС-93” прав интеллектуальной собственности и своей деловой репутации”, что также противоречит текущему процессу Жалобы. Создается впечатление, что Заявитель намеревается заполучить спорные доменные имена в обход договорных и разрешительных документов, данных самим Заявителем и подтвержденных официально. Контрактные отношения между компанией FISKARS FINLAND OY AB и компанией “Сириус-93” не запрещают создавать доменные имена, о чем Заявитель также уведомлен, поскольку сам Заявитель подписывал контракт.

В дополнении стоит упомянуть, что разрешения согласно документам направлены не только на продажу товаров товарных знаков FISKARS и GERBER в Украины, что и так разрешено с учетом исчерпания прав на товарный знак, но и использованием товарных знаков FISKARS и GERBER в Интернет-пространстве в Украине, почему и были зарегистрированы спорные доменные имена. Поскольку в данных документах есть специальное уточнение про использование товарных знаков FISKARS и GERBER в Интернет-пространстве Украины, поэтому регистрация спорных доменных имен была осуществлена добросовестно. Характер отношений опирается на документальное разрешение и контракты, поэтому потребители получают товар FISKARS и GERBER в Украине, который по своей сути не может вводить потребителей в заблуждение. Ответчик ясно и добросовестно раскрыл характер своих отношений с Заявителем и потребители, видя документально подтверждение отношений и разрешений, видят реальность взаимоотношений, а не вводятся в заблуждение.

Ответчик утверждает, что он не пытался захватить рынок всех доменных имен и не создавал монополию на рынке Украины.

С момента отношений между компанией ООО “Cириус-93” и Ответчиком, не было ни единого подтверждения либо официального уведомления Заявителем об изменении стратегии работы ни Ответчика, ни компании ООО “Cириус-93”. Ответчик готов в любое время после официального уведомления об изменении стратегии участвовать в достижении новой стратегии Fiskars на территории Украины и соблюдении правил добросовестности всех сторон, заинтересованных в добросовестном развитии брендов FISKARS и GERBER на территории Украины.

Отношения между компанией Fiskars и компанией ООО “Сириус-93” длятся по контракту с 2007 г. В начале 2016 г. компания “Сириус-93” получила текст документа разрешения на использования товарных знаков FISKARS и GERBER в Украине, который должен быть подписан после реализации вебсайта www.fiskars-market.com что и было сделано для подписания разрешений. Намерение о сотрудничестве и реализации стратегии обсуждались с Ответчиком с начала 2016 г. Ответчик постепенно создавал вебсайт, наполнял сайт товарами и занимался технической стороной сайта “www.fiskars-market.com”, а реализация продукции и использование товарных знаков FISKARS и GERBER в Сети Интернет началась после всех подготовительных работ и после разрешения использования товарных знаков FISKARS и GERBER. Только после выдачи разрешения от 21 июня 2017 г. вебсайт начал полноценно функционировать для реализации выбранной стратегии.

Регистрация спорного доменного имени <fiskars-ukraine.com> была осуществлена после выдачи разрешения на использования товарных знаков FISKARS и GERBER, поскольку был очевидный результат в выбранной стратегии для спорного доменного имени <fiskars-market.com>, и для усиления представленности товарных знаков FISKARS и GERBER был выбран вебсайт с товарами только Fiskars и Gerber. Компания ООО “Сириус-93” не вышла из полномочий, поскольку она не нарушала ни одного заявления ни в контрактных отношениях, ни в данных разрешениях на использование и распространение товарных знаков FISKARS и GERBER в Украине. Договор, на который ссылается Ответчик, действует между компанией ООО “Сириус-93” и Ответчиком с 27 апреля 2017 г. и до сегодняшнего дня включительно. Поэтому, регистрация спорного доменного имени <fiskars-ukraine.com> была осуществлена после того, как Ответчик получил разрешения на использование товарных знаков FISKARS и GERBER, а также будучи официальным реселлером, что говорит о корректной и добросовестной регистрации спорного доменного имени <fiskars-ukraine.com>.
Добросовестное использование спорных доменных имен подкрепляется инвестированием личного капитала в продвижение и рекламу, поэтому они присутствуют на первой странице выдачи Google в Украине.

Никаких запретов на регистрацию спорных доменных имен ни Ответчику, ни компании “Cириус-93” от FISKARS FINLAND OY AB не было предоставлено, а наоборот – данные реализации поощрялись, что подтверждается как документально, так и исторически обосновано отсутствием любых жалоб за все эти годы. Ответчик за время сотрудничества не получал ни одного официального уведомления об изменении стратегии и добросовестно реализовывал стратегию товарных знаков FISKARS и GERBER в Украине.

6. Дискуссия и Заключения

Согласно параграфу 15(a) Правил Административная комиссия должна рассмотреть жалобу на основании предоставленных утверждений и документов, в соответствии с положениями Политики, Правил, а также каких-либо других правил и правовых принципов, которые Административная комиссия посчитает применимыми.

Параграф 4(a) Политики устанавливает, что заявитель должен доказать каждый из трех следующих элементов, чтобы получить решение о передаче или отмене регистрации спорного доменного имени:

(i) спорные доменные имена тождественные или сходные до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, в отношении которого у заявителя есть права; и

(ii) у ответчика нет прав или законных интересов в отношении спорных доменных имен; и

(iii) спорные доменные имена были зарегистрированы и используются недобросовестно.

A. Идентичность или сходность до степени смешения

Административная комиссия установила, что Заявитель имеет неоспоримые права на товарный знак FISKARS.

Общий домен верхнего уровня в доменном имени рассматривается как стандартное регистрационное требование и не учитывается при установлении сходства (см. раздел 1.11.1 Обзора ВОИС позиций комиссий ВОИС по избранным вопросам Политики, Третье издание, (далее – “Обзор ВОИС 3.0”)). Таким образом, Административная комиссия не принимает во внимание общий домен верхнего уровня “.com” при анализе вопроса наличия сходства до степени смешения спорных доменных имен и упомянутого товарного знака Заявителя.

Помимо общего доменного имени верхнего уровня спорные доменные имена представляют собой словосочетания “fiskars-market” и “fiskars-ukraine”, где слово “fiskars” идентичное с товарным знаком FISKARS, а слова “market” и “ukraine” описательные.

Согласно разделу 1.7 Обзора ВОИС 3.0, проверка соответствующего сходства обычно предусматривает прямое сравнение доменного имени и словесных элементов соответствующего товарного знака, чтобы определить является ли знак узнаваемым в спорном доменном имени. Если спорное доменное имя полностью включает товарный знак, то такое доменное имя обычно считается идентичным или сходным до степени смешения для целей Политики. Согласно разделу 1.8 Обзора ВОИС 3.0, если товарный знак узнаваем в доменном имени, то добавление других терминов (будь то описательные, географические, бессмысленные и проч.) не препятствует установлению сходства до степени смешения доменного имени и товарного знака.

Ответчик подтверждает сходство спорных доменных имен до степени смешения с товарным знаком FISKARS Заявителя.

В связи с вышеизложенным, Административная комиссия приходит к выводу, что спорные доменные имена являются сходными до степени смешения с товарным знаком FISKARS Заявителя.

B. Права или законные интересы

Согласно общепризнанному подходу, проистекающему из положений параграфа 4(a)(ii) Политики, если Заявитель заявит prima facie отсутствие права или законного интереса у Ответчика в отношении доменного имени, то бремя доказывания существования такого права или интереса переходит к Ответчику, который должен привести соответствующие доказательства принадлежности ему прав или законных интересов в отношении доменного имени. Если Ответчик не выполняет обязательства по предоставлению соответствующих доказательств, в этом случае Заявитель признается выполнившим требования второго элемента Политики (см. раздел 2.1 Обзора ВОИС 3.0).

Спорные доменные имена включают товарный знак Заявителя в качестве отличительного элемента. Поскольку FISKARS является известным товарным знаком, Ответчик должен был знать о товарном знаке Заявителя при регистрации спорных доменных имен. Ответчик не оспаривает, что он их избрал, целясь на товарные знак FISKARS из-за вероятности того, что это привлечет трафик на вебсайты Ответчика. Ответчик не предоставил доказательств, что он известен в отношении спорных доменных имен, что могло бы свидетельствовать о его правах или законных интересах.

Заявитель не выдавал Ответчику лицензию и не давал какого-либо иного согласия Ответчику использовать товарный знак Заявителя ни прямо, ни косвенно. Ответчик ссылается на разрешении, выданном компании ООО “Сириус-93” Ответчиком, с которым Ответчику дается право заниматься продвижением и реализацией продукции под торговыми марками FISKARS и GERBER в Украине, использовать и юридически защищать торговые марки и бренды FISKARS и GERBER в процессе продвижения и реализации продукции поставляемой FISKARS FINLAND OY АВ в Украину. Административная Комиссия не находит оснований считать, что Ответчик был должным образом уполномочен регистрировать и использовать спорные доменные имена. Заявления ООО “Сириус-93” не могут считаться обязывающими для Заявителя, так как они, по-видимому, выходят за рамки полномочий ООО “Сириус-93”, которые не включают в себя права на регистрацию доменных имен и наделение третьих лиц правами, предоставленными ООО “Сириус-93”. Ответчик не представил доказательств того, что Заявитель знал о том, что Ответчик уполномочен ООО “Сириус-93” на регистрацию и использование спорных доменных имен, и зная об этом, не возражал. Напротив, в своем заявлении Ответчик сам признает отсутствие у Заявителя информации об разрешении, выданном ООО “Сириус-93”, и не предоставил ответа на мотивированную претензию, которая ранее направлялась представителем Заявителя Ответчику на адрес его электронной почты. В отсутствие знания Заявителя об этом разрешении, у Ответчика нет оснований называть себя «официальным представителем» Заявителя. На вебсайтах, связанных со спорными доменными именами, открыто используется торговая марка Заявителя, а также содержится утверждение о том, что вебсайт Ответчика является «официальным представителем» Заявителя, без указания имени Ответчика и без уточнения, что Ответчик уполномочен ООО “Сириус-93”, а не непосредственно Заявителем. Учитывая изложенное, Административная Kомиссия считает, что таким образом Ответчик вводит в заблуждение потребителей.

Следует отметить, что реселлеры, дистрибьюторы и прочие подобные лица могут использовать в доменном имени торговую марку заявителя для добросовестного предложения товаров и иметь законный интерес по отношению к такому доменному имени при соблюдении ряда условий (так называемый “Oki Data test”, см. раздел 2.8 Обзора ВОИС 3.0). Речь идет о соблюдении всех следующих условий:

(i) ответчик должен действительно предлагать к продаже соответствующие товары;

(ii) ответчик должен использовать сайт только для продажи соответствующих брендированных товаров;

(iii) сайт должен точно и очевидно раскрывать взаимосвязь регистранта и собственника торговой марки; и

(iv) ответчик не должен «столбить рынок» своими доменными именами с торговой маркой.

Административная Комиссия пришла к выводу, что в данном деле Ответчик не соблюдает, по крайней мере, вышеприведенные условия (ii) и (iii). Ответчик не оспаривает, что на своем вебсайте он также предлагает продукцию других производителей, которые являются конкурентами Заявителя, и что на своем вебсайте заявляет, что он является официальным представителем Заявителя, производя ложное впечатление, что вебсайты Ответчика лицензированы Заявителем. С учетом природы спорных доменных имен, которые являются сходными до степени смешения с товарным знаком FISKARS Заявителя, возникает высокий риск их восприятия как потенциально аффилированными с Заявителем. Таким образом, использование Ответчиком спорных доменных имен не может рассматриваться как добросовестное использование и не может свидетельствовать о правах и законных интересах в отношении их.

Учитывая изложенное, Административная Комиссия установила, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорных доменных имен.

C. Недобросовестная регистрация и использование

Параграф 4(b) Политики закрепляет обстоятельства, которые подтверждают и являются доказательством регистрации и использования спорных доменных имен недобросовестно, а именно:

(i) обстоятельства, указывающие на то, что Ответчик зарегистрировал или приобрел доменное имя с целью продажи, аренды или любой другой передачи регистрации доменного имени Заявителю, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, или его конкуренту за материальное встречное удовлетворение, превышающее ваши прямые расходы, непосредственно связанные с доменным именем; или;

(ii) если Ответчик зарегистрировал доменное имя для того, чтобы препятствовать владельцу товарного знака или знака обслуживания отобразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что вы были вовлечен в поведение подобного рода; или;

(iii) если Ответчик зарегистрировал доменное имя в первую очередь с целью подрыва бизнеса конкурента; или;

(iv) если путем использования доменного имени Ответчик намеренно пытался извлечь коммерческую выгоду, привлечь пользователей интернета к его вебсайту или другому онлайн ресурсу, создать возможность смешения с товарным знаком или знаком обслуживания заявителя в плане источника, спонсорства, аффилированности или одобрения его веб-сайта или другого ресурса или продукта или услуги на его вебсайте или другом ресурсе».

Ответчик не оспаривает, что он зарегистрировал спорные доменные имена, целясь на товарные знак FISKARS из-за вероятности того, что это привлечет трафик на вебсайты Ответчика. Административная Комиссия считает, что с учетом природы спорных доменных имен, которые являются сходными до степени смешения с товарным знаком FISKARS Заявителя, и с учетом содержания вебсайтов, связанных со спорными доменными именами, создается ложное впечатление, что они были созданы и функционируют с согласием Заявителя. Таким образом, использование Ответчиком спорных доменных имен не может рассматриваться как добросовестное.

Ответчик не оспаривает, что на своем вебсайте он также предлагает продукцию других производителей, которые являются конкурентами Заявителя, и что на своем вебсайте заявляет, что он является официальным представителем Заявителя.

Согласно раздела 3.1 Обзора ВОИС 3.0, подтверждением недобросовестности является использование доменного имени, при котором ответчик умышленно и с целью выгоды пытается привлечь интернет-пользователей к своему вебсайту, создавая возможность смешения с товарным знаком Заявителя в отношении происхождения, спонсорства, аффилированности или одобрения сайта ответчика. Административная Комиссия считает, что в данном деле Ответчик поступал именно таким образом, привлекая пользователей иллюзией одобрения своих вебсайтов Заявителем, используя товарный знак FISKARS Заявителя, что является недобросовестным использованием.

Принимая во внимание вышеизложенное, Административная Kомиссия установила, что спорные доменные имена были зарегистрированы и используются недобросовестно. Таким образом, Заявитель удовлетворил требования параграфа 4(a)(iii) Политики.

7. Решение

По вышеуказанным соображениям и в соответствии с параграфом 4(i) Политики и параграфом 15 Правил требование Заявителя о передаче спорных доменных имен <fiskars-market.com> и <fiskars-ukraine.com> удовлетворяется.

Асен Алексиев
Административная Комиссия
Дата: 19 января 2022 г.