Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Intercontinental Great Brands LLC c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Nombre Omitido
Caso No. D2021-2823
1. Las Partes
La Demandante es Intercontinental Great Brands LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Legarreta y Asociados, México.
El Demandado es Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf, Islandia / Nombre Omitido .
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mondelezmexico.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NameCheap, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de agosto de 2021. El 27 de agosto de 2021 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de agosto de 2021, envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 6 de septiembre de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. De acuerdo con la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El 7 de septiembre de 2021, la Demandante presentó una Demanda enmendada conjuntamente con una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento. El Demandado no se pronunció respecto al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2021. El Demandado envió dos comunicaciones el 23 de septiembre y 4 de octubre de 2021. Con fecha 14 de octubre de 2021, el Centro informó a las partes que procedería a nombrar al Experto.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de octubre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es miembro del grupo empresarial MONDELEZ INTERNATIONAL. Con actividad principal en el sector alimentario, actúa en unos 80 países con una plantilla aproximada de 80.000 personas. Cuenta con marcas tan conocidas como CADBURY, OREO y MILKA.
La Demandante es titular de numerosas marcas registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”). Entre otras:
Con número de registro 1306856 MONDELEZ (nominativa) con fecha de presentación el 28 de marzo de 2012 y registro el 27 de agosto de 2012.
Con número de registro 1306855 MONDELEZ INTERNATIONAL con fecha de presentación el 28 de marzo de 2012 y registro el 27 de agosto de 2012.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de julio de 2021. El nombre de dominio en disputa redirigía a una sitio Web reproduciendo de manera idéntica las marcas de la Demandante MONDELEZ y MONDELEZ INTERNATIONAL, y ofertando bienes en el sector vehicular en México. En la actualidad el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Manifiesta la Demandante ser titular de numerosas marcas registradas en México ante el IMPI que incluyen el término “mondelez” y “mondelez international”. El nombre de dominio en disputa es similar, en grado de confusión, hasta el punto de crear error respecto de sus marcas registradas.
La reproducción de la marca MONDELEZ junto a la adición de la palabra “mexico” constituyen un intento de llevar a error al consumidor haciéndole creer que está adquiriendo un vehículo de utilería de la Demandante, cuando esto es falso.
Por otra parte, la Demandante no ha otorgado licencia o autorización de las marcas MONDELEZ al Demandado. Tampoco es conocido comúnmente el Demandado por el nombre de dominio en disputa. Asimismo considera que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la fama de sus registros marcarios a efecto de generar mas tráfico hacia el sitio web del Demandado para hacer creer al público consumidor que guarda algún tipo de relación la Demandante. Que dicho uso es ilegítimo y desleal.
La Demandante hace notar la inexistencia de “disclaimer” sobre la inexistente relación comercial entre las partes.
Por lo que se refiere al registro del nombre de dominio en disputa considera la Demandante que el Demandado se encontraba al tanto de sus derechos marcarios al momento de registro. Que con el registro del nombre de dominio en disputa se ha intentado defraudar a los internautas en base a la creencia errónea de que estaban adquiriendo vehículos de utilería de la Demandante. Además alega que el Demandado puso un número de teléfono y un correo electrónico falsos con el fin de engañar y obtener pagos de los posibles clientes.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demanda.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo con los párrafos 10 y 11 del Reglamento en relación a las facultades generales del Experto y sobre el idioma del procedimiento, se acepta que el mismo sea el español. Para ello se ha tenido en cuenta la dirección postal del Demandado en México, así como el contenido del sitio Web en español al que dirigía el nombre de dominio en disputa. Por tanto, el Experto acuerda sea el español el idioma en el que la Decisión sea emitida.
B. Notificación de la Demanda
La notificación formal de la Demanda y el comienzo del procedimiento administrativo fue enviado por el Centro el 20 de septiembre de 2021 a la dirección del Demandado de acuerdo con la información facilitada por el Registrador tanto telemáticamente como por mensajería.
Consecuentemente el Centro comunicó correctamente la Demanda al Demandado a los efectos del párrafo 2(a) del Reglamento.
C. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha demostrado ser titular de derechos marcarios sobre el término MONDELEZ, su uso en México así como en numerosas jurisdicciones en todo el mundo.
El examen de este primer requisito consiste, normalmente, en una comparación entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. Generalmente cuando se reproduce la marca se considera superado el test tal y como se resume en la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Además, la adición de un término geográfico a una marca de un tercero para registrar un nombre de dominio no impide que la marca sea reconocible en el nombre de dominio. Ver la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En estas circunstancias y habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca MONDELEZ, considera el Experto que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca MONDELEZ de la Demandante. Por tanto, queda cumplido el primer requisito a los efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
La Demandante fundamenta su pretensión en las siguientes alegaciones: no haber otorgado al Demandado licencia o autorización de uso de sus marcas como nombre de dominio; no consta que el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa; no existe “disclaimer” en la Web del nombre de dominio en disputa que aclare la ausencia de relación entre las partes; y para concluir considera que existe un uso ilégitimo y desleal de la marca MONDELEZ por el Demandado quien intenta aprovecharse de la fama de sus registros marcarios para generar mas tráfico hacia su sitio Web.
Ciertamente la ausencia de contestación a la Demanda ha impedido contrastar las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante.
Pues bien, el Experto ha realizado una búsqueda del término “mondelez” en un motor de búsqueda y comprueba que los resultados se refieren exclusivamente a la Demandante. Asímismo y, como advierte la Demandante, nota el Experto que la composición del nombre de dominio en disputa aboca a pensar en la existencia de afiliación o relación entre las partes cuando ésta no existe. Véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Además, tiene en cuenta el Experto la reproducción de las marcas en el nombre de dominio en disputa y en el sitio web del Demandado así como que tras la presentación de la Demanda el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo al no resolver a sitio web alguno.
En fin, considera el Experto que la Demandante ha demostrado prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa y que la falta de presentación de evidencias en contrario permite dar por cumplido a este segundo requisito. Nada en el expediente permite inferir un posible derecho o interés legítimo del Demandado.
Por tanto, el Experto declara cumplido este requisito de conformidad con el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Ha quedado demostrado la reproducción integra de la marca MONDELEZ en el nombre de dominio en disputa. Asimismo ha comprobado el Experto la reproducción de otras marcas de la Demandante como la mexicana MONDELEZ INTERNATIONAL en el sitio Web al que redirigía en el nombre de dominio en disputa, lo cual demuestra que el Demandado tenía conocimiento al momento del registro del nombre de dominio en disputa de las diferentes marcas registradas de la Demandante. Nota además el Experto el reconocimiento de la marca MONDELEZ. Por tanto, el Experto considera que a la vista de estas circunstancias el Demandado conocía o debía conocer el nombre de dominio en disputa al momento del registro. Ver Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Caso OMPI No. D2001-0763.
Por otra parte, las circunstancias de la presente disputa encajan en el supuesto descrito en el párrafo 4(b)(iv) de la Política cuando dice que hay mala fe: “… si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea”. La reproducción de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio en disputa conjuntamente con el término “mexico”, lo que hace pensar en la existencia de afiliación o relación entre las partes cuando ésta no existe, y teniendo en cuenta que el sitio Web no incluye un “disclaimer” de la falta de relación con la Demandante, apoyan concluir que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
Tiene igualmente en cuenta el Experto la doctrina de la tenencia pasiva. Véase Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. La tenencia pasiva no impide alcanzar una conclusión de mala fe por las siguientes razones: (i) el carácter distintivo y renombrado de la marca de la Demandante, (ii) el hecho de que el Demandado no haya proporcionado ninguna prueba de uso conforme a la buena fe, (iii) la confusión generada por la propia composición del nombre de dominio en disputa y (iv) la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.
Por tanto, el Experto concluye que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos del párrafo 4 (a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <mondelezmexico.com> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 2 de noviembre de 2021
1 El Experto considera de las circunstancias del presente procedimiento que probablemente el registrante del nombre de dominio en disputa ha proporcionado el nombre y dirección postal de un tercero, quien ha contactado con el Centro al respecto. A la vista de que el Demandado designado en la Demanda enmendada resultaría ser un tercero que no parece guardar relación con el registrante del nombre de dominio en disputa, sino que sus datos aparentemente habrían sido utilizados sin su conocimiento ni autorización, el Experto ha decidido omitir el nombre del Demandado en esta Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto ha emitido junto con la decision un Anexo 1 en el que se da instrucción al Registrador en relación con la transferencia del nombre de dominio en disputa que incluye el nombre del Demandado, autorizando el Centro para que transmita ese Anexo 1 al Registrador como parte integrante de la Decisión. Sin embargo, el Experto da instrucción para que el Anexo 1 de la presente Decisión no se publique debido a circunstancias excepcionales (ver Banco Bradesco S.A. v. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, WIPO Case No. D2009-1788).