Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
SAP SE c. Ignacio Tort del Molino
Caso No. D2021-2217
1. Las Partes
La Demandante es SAP SE, Alemania, representada por Baker & McKenzie Barcelona, S.L.P., España.
El Demandado es Ignacio Tort del Molino, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <aprendesap.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es 10DENCEHISPAHARD, S.L..
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2021. El 12 de julio de 2021 el Centro envió a 10DENCEHISPAHARD, S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de agosto de 2021 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de agosto de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de septiembre de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de septiembre de 2021.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de octubre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es SAP SE, una sociedad alemana dedicada al desarrollo y comercialización de software para la gestión de negocios. Cuenta con el registro del nombre de dominio <sap.com>, desde el cual opera, registrado el 18 de enero de1995.
La Demandante es titular de registros de la marca SAP en varias jurisdicciones a nivel mundial, entre ellos, de los siguientes registros de marca de la Unión Europea (“MUE”) ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea:
a) Registro No. 002081966 SAP (figurativa) en las clases 9, 16, 18, 25, 28, 41 y 42, otorgado el 15 de febrero de 2002.
b) Registro No. 001270693 SAP en las clases 9, 16, 18, 25, 28, 41 y 42, otorgado el 9 de julio de 2002.
El nombre de dominio en disputa, <aprendesap.com>, fue registrado el 21 de abril de 2010.
A la fecha de la emisión de esta decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que se ofrecen cursos del Demandado, la mayor parte de ellos relacionados con los programas que se ofertan bajo la marca SAP de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente:
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
1) La Demandante lleva utilizando la marca SAP en Internet, desde 1995. Este uso se inició con el registro del nombre de dominio <sap.com> y el uso de la marca SAP en el sitio web.
2) La Demandante cuenta con registros en varias jurisdicciones a nivel mundial para las marcas SAP en diversas clases. Como resultado de esto, se cumple con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
3) Los derechos que ostenta la Demandante sobre las marcas SAP, son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
4) El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas SAP de la Demandante, por incorporar dicha marca y debido a que el término “aprende” es puramente descriptivo de los servicios de formación que presta el Demandado.
5) El dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” no sirve para distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca de la Demandante.
II. Derechos o intereses legítimos
1) El Demandado no cuenta con autorización de la Demandante, para registrar y utilizar un nombre de dominio en disputa que es idéntico a la marca notoria SAP.
2) No existe relación contractual alguna entre la Demandante y el Demandado que involucre el uso de las marcas SAP.
3) El Demandado no cuenta con derechos sobre las marcas SAP. La búsqueda del nombre del Demandado no arrojó resultados que indicaran que el Demandado es el titular de algún signo distintivo con el término “SAP”.
4) En caso de que el Demandado contara con registros de marca para el término “SAP”, estos serían nulos de acuerdo con la legislación española en materia de marcas.
5) El Demandado no cuenta con interés legítimo para utilizar el término “SAP” en un nombre de dominio.
III. Registro y uso de mala fe
1) El Demandado conocía la existencia de las marcas SAP, así como su notoriedad y renombre, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el cual tiene el propósito de aprovecharse de la notoriedad de la marca SAP de la Demandante.
2) Las marcas SAP de la Demandante son notorias y cuentan con renombre en los mercados español, europeo y mundial para productos y servicios relacionados con software.
3) Los servicios prestados por el Demandado, cursos de formación relacionados con los programas de la Demandante, requieren conocimiento de la existencia de los productos comercializados bajo las marcas SAP.
4) El Demandado se está aprovechando ilegítima e indebidamente de la notoriedad de las marcas SAP, al haber registrado el nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a usuarios de Internet a su negocio, haciéndoles creer que los cursos que ofrece están autorizados por la Demandante.
5) El uso del Demandado diluye la capacidad distintiva de las marcas SAP, y afecta su prestigio y reputación en el mercado.
6) La Demandante cuenta con un sistema mediante el cual selecciona a terceros que cumplen con determinados estándares de calidad y experiencia, para otorgar en su favor licencias necesarias para prestar servicios de formación.
7) Diversas disputas en materia de nombres de dominio han sido resueltas respecto de nombres de dominio que reflejan la marca SAP, en favor de la Demandante y ordenando la transferencia de dichos nombres de dominio (SAP SE v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Caso OMPI No. D2019-3023; SAP SE v. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Yacine Boukera Abaci, Gta, Caso OMPI No. D2019-2915; y SAP SE v. Carlos Blanco Vazquez, Itnet Consulting Business SL, Caso OMPI No. D2016-2623).
B. Demandado
El Demandado argumenta lo siguiente:
1) No es correcto obligar a los consumidores y usuarios de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca SAP, a consumir los servicios de dicha compañía para formarse en el uso de los mismos.
2) El uso del término “aprendesap” obedece a una construcción en castellano equivalente a una frase, imperativo, o una simplificación de “aprender a usar software desarrollado por la empresa SAP”. El uso de “aprendesap” resulta relevante para la prestación de los servicios del Demandado.
3) El nombre de dominio en disputa, <aprendesap.com> es diferente del nombre de dominio de la Demandante, <sap.com>. No es posible confundir el diseño de los sitios web a los que resuelve cada uno de estos nombres de dominio.
4) El Demandado no ha afirmado en su sitio web o en cualquier otro medio, que exista relación con la Demandante.
5) En la sección de “Preguntas Frecuentes (FAQ)” de su sitio web, el Demandado incluye la siguiente pregunta “¿Cuáles serían los cursos equivalentes de SAP AG?”, a lo cual agrega la respuesta: “No tenemos ninguna relación con SAP AG”.
6) En los apartados de “Política de Privacidad” y de “Contacto” en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, el Demandado se identifica a sí mismo como el responsable del sitio web.
7) Al momento en que se registró el nombre de dominio en disputa, existían otros nombres de dominio y sitios web similares, incluyendo <mundosap.com>, <forosap.com>, <learnsap.com> y <cursosap.com>.
8) El Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa de buena fe, ante lo cual no recibió comunicación alguna por parte de la Demandante por más de diez años. Es difícil creer que la Demandante no haya detectado la existencia del nombre de dominio en disputa desde su registro.
9) Al momento del registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante no ofrecía servicios de formación o enseñanza en línea en relación con sus productos.
10) El Demandado no usa la marca SAP, sino que su mención únicamente responde a frases de uso común, en conexión con cursos de SAP.
11) El Demandado no pretende suplantar a la Demandante mediante el uso del nombre de dominio en disputa.
12) Los casos citados por la Demandante se situaron en circunstancias distintas al del presente, existiendo en dichos casos el uso de logotipos pertenecientes a la Demandante, la promesa de certificados oficiales y exámenes reales.
13) Diversas disputas en materia de nombres de dominio han sido resueltas en forma desfavorable para SAP AG, al negar la transferencia de los respectivos nombres de dominio, derivado de no haberse probado la existencia de mala fe en el registro o uso de los mismos (ver SAP AG v. Chris Pranzini, Caso OMPI No. D2006-1525; SAP AG v. Stephen M Meli, Caso OMPI No. D2010-0760; y SAP AG v. UniSAP, Inc., Caso OMPI No. D2009-0297.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusa
La Demandante ha demostrado ser la titular de al menos dos registros para la marca SAP ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Las marcas registradas de la Demandante se encuentran comprendidas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa, <aprendesap.com>. Al ser reconocible la marca relevante SAP en el nombre de dominio en disputa, la inclusión de la palabra “aprende” no previene un hallazgo de similitud confusa, aún cuando su análisis sea relevante para el segundo o tercer elemento de la Política (ver sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
Cabe señalar que el dominio genérico de nivel superior (en inglés generic Top-Level Domain (“gTLD”)) “.com” carece de relevancia para el análisis de la identidad o similitud confusa conforme a la Política (ver Bentley Motors Limited c. Domain Admin / Kyle Rocheleau, Privacy Hero Inc., Caso OMPI No. D2014-1919).
A juicio del Experto, la Demandante acreditó plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el párrafo 4(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Demandante demostró, al menos de manera prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Corresponde entonces al Demandado aportar evidencia o argumentos para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279).
El nombre de dominio en disputa resuelve al sitio web del Demandado, en el cual se ofrecen cursos, en su mayoría relacionados con el uso de las distintas alternativas de software que comercializa la Demandante bajo la marca SAP.
El Demandado reconoce haber tenido en mente la marca SAP de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Asegura que la construcción “aprendesap” obedece a la naturaleza de sus servicios, siendo que estos se enfocan en la impartición de cursos para aprender a utilizar los productos SAP.
Conforme a lo argumentado en el Escrito de Contestación, el Demandado sustenta su registro del nombre de dominio en disputa <aprendesap.com>, en el derecho con que cuenta de ofertar sus servicios, y que su uso de la marca SAP en el nombre de dominio en disputa se debe a que sus cursos se centran en SAP. Asegura que el diseño de su sitio web, así como diversas aclaraciones a lo largo del mismo respecto a su relación o la falta de ella con la Demandante, hacen imposible que los usuarios de Internet pudieran ser confundidos.
El uso del nombre de dominio en disputa y los argumentos presentados por el Demandado apelan a la consideración de una oferta de buena fe de servicio por parte de este último.
Situaciones similares han sido materia de interpretación en anteriores decisiones emitidas en el marco de la Política, plasmados como doctrina en la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. De acuerdo con la interpretación mayoritaria, se ha reconocido que, el uso de una marca como parte de un nombre de dominio, por parte de revendedores, distribuidores o proveedores de servicios que utilizan un nombre de dominio que incluye la marca de la Demandante, para realizar ventas relacionadas con los productos o servicios de la propia Demandante, podrían considerarse como un uso de buena fe y por tanto considerar que existe un interés legítimo en dicho nombre de dominio. Esta consideración se ha sujetado a la satisfacción exhaustiva de los siguientes supuestos:
(i) El Demandado debe estar ofreciendo los productos los servicios en cuestión;
(ii) El Demandado debe utilizar el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa para vender únicamente los productos o servicios amparados por la marca;
(iii) El sitio web debe divulgar de manera clara y prominente su relación con el titular de la marca en cuestión:
(iv) El Demandado no debe tratar de acaparar el mercado de nombres de dominios que reflejen la marca en cuestión.
Si bien el Demandado no es estrictamente un revendedor o un distribuidor de los productos y servicios de la Demandante, sino que presta servicios que se encuentran conectados o asociados a los de la Demandante, el Experto considera que los criterios de la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 podrían resultar aplicables al presente supuesto de manera análoga. En consecuencia, el Experto procederá a analizar el presente supuesto bajo los criterios antes expuestos.
En el presente caso, a partir de una visita al sitio web del Demandado, este Experto ha advertido que, como parte de los servicios ofertados, en el menú desplegable relacionado con el título “Cursos SAP básicos” se encuentra el denominado “Curso Linkedin”. Lo anterior implica que, el Demandado ha registrado y se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa, <aprendesap.com>, para resolver a un sitio web en el que ofrece sus propios cursos, no solamente en relación con los productos y servicios amparados por la marca SAP, sino también servicios y productos relacionados con marcas de terceros.
Asegura el Demandado que su sitio web incluye aclaraciones y divulgaciones sobre la naturaleza de su relación con la marca SAP y la Demandante. Sin embargo, el Experto hace las siguientes observaciones a partir de la evidencia presentada por las partes y su propia navegación del contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa:
- La aclaración incluida en el apartado de “Preguntas Frecuentes (FAQ)” en el sitio web del Demandado, no es accesible de manera inmediata a los usuarios de Internet que visitan el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
- La identificación del Demandado como el responsable del sitio web, en los apartados de “Política de Privacidad” y de “Contacto”, no son visibles de manera inmediata al navegar el sitio web, y en todo caso, únicamente sirven el propósito de identificar al Demandado como la persona detrás de la operación del sitio y la impartición de los cursos que ahí se ofrecen.
Por otro lado, se hace notar que, al momento de la emisión de esta decisión, el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, muestra una divulgación o declaración en la parte inferior que indica lo siguiente “No tenemos ninguna relación con SAP AG. SAP es una marca registrada de SAP AG.” A la par, se ha agregado un hipervínculo al apartado de “Contacto”. El Experto en el ejercicio de las facultades que le atribuye el Reglamento (véase la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0), ha acudido a la página web Wayback Machine de Internet Archive, donde ha podido comprobar en una captura de pantalla del 3 de marzo del 2021 (es decir con anterioridad al procedimiento), que dicha leyenda no se encontraba incluida en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa. El Experto considera que la inclusión de dicho texto lejos de asistir a la defensa del Demandado, resta credibilidad a sus aseveraciones, sin que resulte suficiente para otorgar derechos al Demandado o legitimidad a una conducta que precede dicha inclusión (y que es la conducta por el uso del nombre de dominio en disputa que dio lugar al presente procedimiento).
Considerado lo anterior, la divulgación mostrada en el apartado de “Preguntas Frecuentes (FAQ)”, y demás supuestos intentos por divulgar la relación entre el Demandado y la Demandante, son insuficientes para considerar de manera definitiva que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado en relación con una oferta de buena fe de servicios en la que el Demandado no intente aprovecharse de la similitud del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante. Para el momento en que los usuarios de Internet pudieran leer cualquiera de los avisos, los usuarios ya habrán sido atraídos del sitio de la Demandante o sus licenciatarios, y se habrá cumplido el objetivo de atraer visitantes a la página del Demandado (ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698; y LEGO Juris A/S v. Andrew Orr, Caso OMPI No. D2015-1311).
A partir de lo anterior, el Experto concluye que en el presente caso no se satisfacen los supuestos (ii) y (iii), de cumplimiento exhaustivo para la consideración de uso de buena fe conforme a la interpretación mayoritaria en casos con circunstancias similares (ver sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; y Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903).
Por el contrario, el Experto hace notar ciertos elementos en el sitio web del Demandado, que lejos de ayudar a distinguirlo de la Demandante, crean el riesgo de confundir a cualquier usuario de Internet, o de atraerlo a primera impresión, alejándolo del sitio web de la Demandante o de sus licenciatarias.
El sitio web del Demandado utiliza colores azules, grises y claros. Esto en opinión del Experto ayuda a aproximar o asociar la página web del nombre de dominio en disputa con el concepto, impresión y la imagen de marca utilizada por la Demandante para ofertar sus productos y servicios en Internet. Como quedó evidenciado por las pruebas e imágenes aportadas por las partes, son estos mismos colores los utilizados de manera preponderante en las redes sociales y sitio web de la Demandante.
En la parte inferior derecha del sitio web del Demandado, se muestra a manera de promulgación de protección de derechos de autor la siguiente leyenda “© 2021 Aprendesap”. A criterio de este Experto, las implicaciones de un aviso de derecho de autor como el insertado, en un sitio web hospedado en el nombre de dominio <aprendesap.com>, que utiliza la marca SAP, a sabiendas que su titularidad corresponde a un tercero, es susceptible de generar la presunción de la existencia de un algún tipo de relación, autorización o licencia en favor del Demandado.
A falta de una divulgación clara y prominente de la naturaleza de la relación del sitio web con la Demandante, el uso de frases como “Cursos de SAP en Venta” y en general el uso indiscriminado de la marca SAP para describir sus cursos, sugiere cuando menos, un aprovechamiento por parte del Demandado para comercializar sus propios servicios a costa del reconocimiento con que cuenta la marca SAP.
Si bien es cierto que, de acuerdo con la evidencia presentada a este Experto, el Demandado no ha afirmado de forma expresa ser él mismo un licenciatario, filial o subsidiaria de la Demandante, también lo es que no ha hecho por aclarar de forma definitiva, inmediata y prominente que no guarda relación con la marca SAP o la Demandante antes del presente procedimiento. No es suficiente argumentar que el Demandado no se ostentó como un distribuidor autorizado, sino que debió haber hecho una aclaración sobre la falta de autorización, licencia, o relación comercial, mediante una divulgación visible y expresa, lo cual no sucede en este caso. Por esta razón, no se considera actualizado el artículo 4(c)(i) de la Política.
Con independencia del análisis de los criterios establecidos en la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el Experto también considera relevante para el presente procedimiento analizar la naturaleza o composición del nombre de dominio en disputa. De acuerdo con el propio Demandado, su registro del nombre de dominio en disputa y la construcción “aprendesap”, no responden de un uso concurrente, sino que describen los cursos impartidos en relación con la marca SAP. Sin embargo, el Experto considera que es probable que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de su similitud con la marca de la Demandante (al reproducir ésta íntegramente), para así atraer a usuarios de Internet interesados en los productos de la Demandante a la página web del Demandado (donde además se comercializa al menos un curso que no guardan relación con la Demandante). Así, la composición del nombre de dominio en disputa crea una asociación implícita con la marca de la Demandante, asociación que es aprovechada por el Demandado. Dicha conducta no es susceptible de generar derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el Experto no considera que Aprendesap sea la forma en que se conoce al Demandado conforme al artículo 4(c)(ii) de la Política, sino que es una representación de los términos que componen el nombre de dominio en disputa tanto en el sitio web como en las redes sociales relacionadas.
Los argumentos presentados por el Demandado en su Contestación sugieren tolerancia por parte de la Demandante, resaltando que desde la fecha del registro del nombre de dominio en disputa, no recibió comunicación alguna de la Demandante. No obstante, las defensas basadas en falta de actividad, prescripción o aquiescencia han sido ampliamente desestimadas por consenso entre los expertos al resolver disputas con arreglo a la Política a lo largo de los años (ver sección 4.17 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; y Gamberoso Rosso Holding S.p.A. v. CDN Properties Incorporated, Caso OMPI No. D2014-1349).
Por otro lado, la existencia de otros nombres de dominio y sitios web que reflejan la marca de la Demandante, no asiste al Demandando. Es la prerrogativa de cada propietario de marca el determinar en qué momento y en contra de quién procederán (ver BSH Home Appliances Corporation v. Michael Stanley / Michael Sipo, Caso OMPI No. D2014-1433).
Por estas razones, se concluye que la demora en el accionar de la Demandante o la existencia de otros nombres dominio en similares circunstancias, no habrá de justificar o validar el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
El Experto considera que la Demandante acreditó plenamente el segundo requisito establecido en la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 4.(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) El Demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) El Demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Al utilizar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandado argumenta, en defensa de su uso respecto del nombre de dominio en disputa, que cualquier persona, entidad o empresa puede impartir cursos sobre cualquier materia. Agrega que impedir esto, sería obligar a los clientes de la Demandante a utilizar solo sus servicios. Al respecto, se aclara que la Política fue prevista para resolver casos específicos de “ciberocupación”, no para determinar si se infringen los derechos de una de las partes, o si se debe prohibir el uso de una marca y el Experto no se pronuncia sobre el hecho de que el Demandado pueda proporcionar cursos relacionados con la Demandante, sino sobre el registro de un nombre de dominio que comprende íntegramente la marca de la Demandante y sobre cómo se estaría utilizando el mismo.
Dicho lo anterior, el Demandado no tiene la necesidad de usar el nombre de dominio en disputa para continuar vendiendo los servicios que comercializa. Más aún, si se considera que reconoció que el mismo incluye la marca SAP, y que la incluyó sabiendo que pertenece a la Demandante. Argumentar que necesariamente debe utilizar el nombre de dominio en disputa para vender estos servicios estaría lejos de la realidad (ver Société Civile Agricole Chateau Margaux v. Goldman Williams Ltd, Caso OMPI No. D2001‑1147).
El Experto atenderá a la naturaleza del nombre de dominio en disputa y al uso que ha hecho el Demandado respecto de “Aprendesap”, como indicadores del actuar del Demandado, para determinar si se actualiza el registro y uso de mala fe en este caso.
En primer lugar, a decir del propio Demandado, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo hizo con pleno conocimiento de la existencia de la marca SAP, y de su titular, la Demandante, así como los productos y servicios que dicha marca amparaba. Asimismo, a juzgar por la redacción del párrafo 7 del Escrito de Contestación, también conocía la existencia de otros nombres de dominio y sitios web que hacían uso de la marca SAP sin contar con licencia o autorización alguna.
La Demandante presentó evidencia de la fama que reviste a la marca SAP, misma que ha sido reconocida en casos anteriores, e incluso reconocida por el propio Demandado (ver SAP SE v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Caso OMPI No. D2019-3023; y SAP SE v. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Yacine Boukera Abaci, Gta, Caso OMPI No. D2019-2915).
Consciente de lo expuesto en los párrafos anteriores, y aceptando abiertamente que su nombre de dominio reproducía la marca de un tercero, el Demandado adoptó “Aprendesap” y “APRENDESAP.COM” como el título de su sitio web el nombre bajo el cual se presentaría ante los usuarios de Internet y posibles consumidores de sus servicios.
El conocimiento previo de la marca SAP al momento del registro, la fama y poder de atracción inherente a la marca SAP, y la adopción del término “Aprende SAP”, en atención a su inclusión de la marca SAP, así como la falta de una divulgación expresa de acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, llevan al Experto a concluir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web y los servicios de la Demandante.
Como informó la Demandante, ésta otorga licencias a terceros que cumplen con ciertos criterios, para que éstos presten servicios de entrenamiento para el uso del software ofrecido y comercializado bajo la marca SAP. En opinión del Experto, el registro y ostentación del nombre de dominio en disputa, junto con el uso no autorizado e indiscriminado que hace el Demandado de las marcas de la Demandante para ofrecer los propios servicios del Demandado, conlleva un aprovechamiento de mala fe a los efectos de la Política.
El Demandado afirma que en el momento en que registró el nombre de dominio en disputa, la Demandante no ofrecía servicios de entrenamiento para el uso de sus programas. Sin embargo, no presentó prueba alguna que sustentara su dicho, y por su parte, como se desprende de la evidencia aportada por la Demandante, el registro de MUE No. 001270693 SAP del 9 de julio de 2002, protege los siguientes servicios en la clase 41 “Formación relativa a la elaboración, desarrollo, utilización y aplicación de programas informáticos y software así como el tratamiento electrónico de datos.” Así, en contraste con lo señalado por el Demandado, es posible asumir que, en efecto, la Demandante ya ofrecía servicios de formación para la utilización y aplicación de programas informáticos desde el momento en que fue registrado el nombre de dominio en disputa. Pero aun en el supuesto de que el Demandante no estuviera ofertando servicios de formación en el momento en el que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, ello no es óbice y resulta indiferente para concluir que el Demandado buscaba crear una asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca SAP de la Demandante, para aprovecharse comercialmente de dicha asociación (teniendo en cuenta además que el Demandado comercializa el curso “Curso Aprovecha Linkedin” que no tiene ningún tipo de relación aparente con los productos o servicios de la Demandante).
Al haberse acreditado el supuesto en el artículo 4(b)(iv) de la Política, el Experto concluye que se cumplió con el tercer requisito.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <aprendesap.com> sea transferido a la Demandante.
Martín Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 13 de octubre de 2021