Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Amine Benmansour, Bm Entreprise

Litige No. D2021-1643

1. Les parties

Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Amine Benmansour, Bm Entreprise, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <leclerc-store.com> et <leclercstore.com> sont enregistrés auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mai 2021. En date du 26 mai 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 juin 2021, après un rappel formel, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 juin 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 juin 2021.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 7 juin 2021, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 9 juin 2021.

La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 juin 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 juillet 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 juillet 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 juillet 2021, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant se présente comme une association française appartenant à la première enseigne de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc, lequel tient son nom de son fondateur, Edouard Leclerc.

En France, le Requérant exploite notamment une chaîne de 721 magasins et compte 133.000 collaborateurs.

En 2019, les activités du Requérant ont généré un chiffre d’affaires de plus de 40 milliards d’Euros et plus de 18 millions de foyers ont fréquenté ses points de vente.

Les activités du Requérant sont notamment protégées par la marque suivante dont il est le titulaire : LECLERC, marque de l’Union Européenne No. 2700656, déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004, depuis lors renouvelée, et identifiant des produits et des services des 45 classes de la Classification de Nice.

Les noms de domaine litigieux, <leclerc-store.com> et <leclercstore.com>, ont été enregistrés le 11 janvier 2021.

Ils dirigent vers une page de l’Unité d’enregistrement indiquant qu’ils ont été enregistrés via ses services, et un serveur de courriers électroniques (“MX”) a été configuré en relation avec les noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, il résulte du dossier de la procédure qu’après que le Requérant ait approché le Défendeur pour lui notifier ses droits et pour s’enquérir des raisons pour lesquelles il avait procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ainsi que de deux autres noms de domaine susceptibles de porter atteinte à ses droits, le Défendeur lui a adressé l’e-mail suivant :

”Bonjour
Ca va être simple, nous avons également des conseillés [sic] et vos menaces ne nous font pas peur, si vous voulez racheter les noms de domaines se sera 300 000€ par nom de domaine x4, il n’y a pas que vous qui s’appelait [sic] leclerc
Dans l’attente de vous lire
Cordialement”.

C’est dans ce contexte que la Plainte a été introduite et que le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments du Requérant peuvent être résumés comme suit.

Tout d’abord, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec sa marque LECLERC, car elle y est intégralement reproduite et parce que la présence du terme “store” ne l’empêche pas d’être reconnaissable.

Le Requérant poursuit en indiquant qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et que ce dernier n’a ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

A cet égard, le Requérant argue que i) le nom de du Défendeur est différent des noms de domaine litigieux, ii) il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer les noms de domaine litigieux, iii) le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse et légitime de produits ou de services.

Ensuite, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés dans le seul but d’être revendus à un prix extrêmement élevé, ce qui démontre la mauvaise foi du Défendeur, d’autant que ce dernier a également enregistré les noms de domaine <leclerc-store.fr> et <leclercstore.fr>.

Le Requérant soutient également que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés afin de permettre au Défendeur de tirer profit de la notoriété de sa marque LECLERC.

Le Requérant avance également que le Défendeur détient d’autres noms de domaine susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers.

Enfin, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi car i) ils créent un risque de confusion avec ses droits antérieurs, ii) ils perturbent ses activités laissant croire aux internautes que son site dysfonctionne ou a été piraté, et iii) il existe un risque élevé que le Défendeur les utilise pour envoyer des e-mails frauduleux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression des noms de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :

(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.

En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que les noms de domaine litigieux lui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion.

En l’espèce, le Requérant a justifié être le titulaire de la marque de l’Union Européenne LECLERC enregistrée sous le No. 2700656 (cf. paragraphe 4. supra).

Par ailleurs, dès lors que cette marque se retrouve reproduite à l’identique et de manière parfaitement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux, <leclerc-store.com> et <leclercstore.com>, lesdits noms de domaine litigieux sont bien similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

En effet, il est constant que, lorsque la marque du requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter le risque de confusion (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.8). En l’espèce, l’élément “store” consiste en un terme descriptif (lequel sera compris par les internautes francophones tant il est usuel), dont la présence n’empêche pas le risque de confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

S’agissant de l’extension de premier niveau “.com”, elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ;
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).

En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

En outre, le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux, et les noms de domaine litigieux n’apparaissent pas véritablement exploités puisqu’ils dirigent vers une page de l’Unité d’enregistrement.

Ces éléments établissent prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

Corrélativement, si le Défendeur ne s’est pas manifesté dans le cadre de cette procédure, il ressort néanmoins du dossier qu’il a proposé au Requérant de les lui racheter pour la somme de 300 000 Euros par nom de domaine, au motif que des tiers étaient également dénommés « leclerc ».

Il résulte de cette situation que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux dans un but purement spéculatif, c’est-à-dire sans autre projet que de les céder au plus offrant. Si une activité d’achat / revente de noms de domaine n’est pas illégitime en elle-même, encore faut-il qu’elle se fasse de bonne foi et dans le respect du droit des tiers. Or, en l’espèce, les noms de domaine litigieux consistent en la reproduction d’une marque de renommée (cf. infra) associée à un terme renvoyant au domaine dans lequel elle est connue. Partant, la mise en vente de tels noms de domaine ne peut pas s’apparenter à un usage légitime et de bonne foi. En outre, le fait que Leclerc serait un patronyme porté par différentes personnes n’est nullement de nature à légitimer le comportement du Défendeur. En effet, non seulement cette circonstance lui est totalement étrangère, mais l’argument apparaît également artificiel au vu de la structure des noms de domaine litigieux et de la renommée des droits du Requérant.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

1. Enregistrement de mauvaise foi

La Commission administrative relève que :

- les droits de marque du Requérant sont antérieurs aux noms de domaine litigieux ;
- la marque LECLERC, en plus d’être intrinsèquement distinctive, bénéficie d’une très grande renommée sur le marché (outre les éléments versés au dossier de la procédure, voir notamment Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Dickson, Litige OMPI No. D2020-2832 ou Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec contre Contact Privacy Inc. Customer 1247315396 / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2020-2516 et la jurisprudence y citée) ;
- le Défendeur apparaît domicilié en France, pays où la marque du Requérant est intensément exploitée;
- les noms de domaine litigieux associent la marque du Requérant au terme “store”, lequel renvoie à son domaine d’activité, puisqu’il exploite une chaîne de magasins;
- il ressort du dossier de la procédure que le Défendeur a réservé plusieurs noms de domaine incorporant la marque du Requérant, ce qui participe à établir sa volonté de le viser;
- le Défendeur n’a contesté aucun des arguments du Requérant.

L’ensemble de ces éléments conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux, et permet de conclure à leur enregistrement de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

Compte tenu de la renommée de la marque du Requérant, de la structure des noms de domaine litigieux, de l’e-mail adressé au Requérant par le Défendeur et du silence gardé par le Défendeur dans le cadre de cette procédure, la Commission administrative considère que le Défendeur a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux essentiellement afin de les vendre au Requérant ou à l’un de ses concurrents (le terme “store” renvoyant nécessairement à une activité marchande). A l’évidence, la somme demandée, EUR 300 000 par nom de domaine, excède les frais que le Défendeur peut avoir déboursé en rapport direct avec les noms de domaine litigieux.

En conséquence, le comportement du Défendeur relève parfaitement de la situation visée au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs et permettant de conclure à la mauvaise foi du Défendeur, à savoir :

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le[s] nom[s] de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce[s] nom[s] de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce[s] nom[s] de domaine.

De surcroît, dès lors que les noms de domaine litigieux s’avèrent non véritablement exploités, qu’ils associent la marque notoire du Requérant à un terme renvoyant à son domaine d’activité, et que le Requérant a établi que le Défendeur apparaissait être titulaire d’au moins un autre nom de domaine susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers, la Commission administrative est d’avis que l’enregistrement et la détention des noms de domaine litigieux par le Défendeur relèvent également des circonstances envisagées par le paragraphe 4(b) (ii) des Principes directeurs, à savoir :

(ii) le Défendeur a enregistré le[s] nom[s] de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom[s] de domaine, et est coutumier d’une telle pratique.

En conclusion, les exigences d’enregistrement et d’exploitation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <leclerc-store.com> et <leclercstore.com> soient transférés au Requérant.

Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 1er août 2021