WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Biotensidon GmbH v. Jörg Jögel

Verfahren Nr. D2021-1254

1. Die Parteien

Beschwerdeführerin ist Biotensidon GmbH aus Deutschland, vertreten durch Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Deutschland.

Beschwerdegegner ist Jörg Jögel, Deutschland, vertreten durch Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartGmbH, Deutschland.

2. Domainname und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <biotensidon.world> (der „streitige Domainname“) ist bei RegistryGate GmbH (die „Domainvergabestelle“) registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 22. April 2021 per E-Mail ein. Am 23. April 2021 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle. Am 26. April 2021 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den streitigen Domainnamen ist und stellte dessen Kontaktdaten zur Verfügung.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) entspricht.

Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 29. April 2021 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 29. Mai 2021. Der Beschwerdegegner reichte am 29. Mai 2021 eine Beschwerdeerwiderung ein.

Das Zentrum bestellte Stephanie G. Hartung am 9. Juni 2021 als Einzelbeschwerdepanel („Beschwerdepanel“). Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel gab eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraph 7 der Verfahrensordnung ab.

4. Sachverhalt

Die in Deutschland ansässige Beschwerdeführerin betreibt eine Forschungsanlage zur Entwicklung biotechnologischer Methoden.

Die Beschwerdeführerin verfügt nachgewiesenermaßen über diverse eingetragene Marken zum Schutz der Bezeichnung „Biotensidon“, darunter:

- Nationale deutsche Wort-/Bildmarke BIOTENSIDON, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Registrierungs-Nr.: DE 3020110538913, Registrierungsdatum: 21. Februar 2012, Status: Marke eingetragen;
- Nationale deutsche Wort-/Bildmarke BIOTENSIDON, DPMA, Registrierungs-Nr.: DE 3020188018855, Registrierungsdatum: 10. August 2018, Status: Marke eingetragen;
- Internationale (IR) Wort-/Bildmarke BIOTENSIDON mit Erstreckung auf die Europäische Union, Registrierungs-Nr. IR 1464704, Registrierungsdatum: 8. Oktober 2019, Status: Marke eingetragen.

Der Beschwerdegegner ist ebenfalls in Deutschland ansässig und hat den streitigen Domainnamen am 23. April 2020 für sich registriert. Im Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung leitet der streitige Domainname auf eine sog. „Baustellen“-Website weiter, auf der in Kürze eine neue Internetpräsenz angekündigt wird.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass sie in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Forschungstätigkeit im Jahr 2016 Finalistin beim Next Economy Award gewesen sei.

Zu der Prüfung, ob der streitige Domainname mit der Marke BIOTENSIDON der Beschwerdeführerin identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist, verweist die Beschwerdeführerin ausschließlich auf ihre diesbezüglichen Markenrechte. Zu der Prüfung, ob der Beschwerdegegner Rechte oder berechtigte Interessen in Bezug auf den streitigen Domainnamen hat, verweist die Beschwerdeführerin darauf, dass der streitige Domainname vom Beschwerdegegner bislang nicht ernsthaft genutzt worden sei; ferner habe der Beschwerdegegner nach Kenntnis der Beschwerdeführerin selbst keine Markenrechte an der Bezeichnung „Biotensidon“ und sei unter dieser auch nicht selbst bekannt. Dass der streitige Domainname von dem Beschwerdegegner in bösgläubiger Absicht registriert wurde und benutzt werde, folge u.a. aus dem Umstand, dass der streitige Domainname bisher „ inhaltlich“ noch nicht, jedoch bereits als E-Mail-Adresse benutzt worden sei. Ferner handele es sich bei dem Beschwerdegegner um einen ehemaligen Angestellten der Beschwerdeführerin, welche nun offenbar versuche, in den Wettbewerb mit dieser zu treten; in den sozialen Medien träte der Beschwerdegegner zudem weiterhin als zum Unternehmen der Beschwerdeführerin zugehörig auf. Schließlich handele es sich bei dem streitigen Domainnamen um den Namen des Unternehmens der Beschwerdeführerin, zu welchem der Beschwerdegegner keinerlei Beziehung mehr habe.

Die Beschwerdeführerin beantragt, den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner weist zunächst darauf hin, dass der Wortbestandteil der Marke BIOTENSIDON der Beschwerdeführerin rein beschreibender Natur und folglich nicht unterscheidungskräftig sei, woraus zugleich die Unähnlichkeit der Marke BIOTENSIDON und des streitigen Domainnamens folge. Insbesondere aber stünden dem Beschwerdegegner sowohl eigene Rechte als auch legitime Interessen an dem streitigen Domainnamen zu. Denn zum einen verfüge der Beschwerdegegner bereits seit 2010 über prioritätsältere Urheberrechte an dem von ihm selbst geschaffenen Logo „Biotensidon“, wie es Gegenstand der Marke BIOTENSIDON der Beschwerdeführerin sei; dieses Logo habe der Beschwerdegegner schon 2010 zum Vertrieb von Reinigungsprodukten auf der Basis von Biotensiden entwickelt. Zum anderen läge zwischen den Parteien insbesondere eine Vereinbarung vom 29. Oktober 2011 vor, wonach der Beschwerdegegner „Erfinder und Entwickler des Namens BIOTENSIDON sowie Inhaber der Domainnamen <biotensidon.de> und <biotensidon.com>“ sei, und der Beschwerdeführerin in dieser Vereinbarung sowohl das nicht-ausschließliche Recht eingeräumt habe, das Logo „Biotensidon“ gegen Entrichtung einer Gebühr nutzen zu dürfen, als auch die Domainnamen <biotensidon.de> und <biotensodon.com> an die Beschwerdeführerin übertragen habe. Mittlerweile sei der Beschwerdegegner in beratender Funktion für ein tschechisches Unternehmen BIOTENSIDON s.r.o. tätig, im Rahmen derer er beabsichtige, den streitigen Domainnamen zu nutzen. Vor diesem Hintergrund des Vorliegens prioritätsälterer Rechte des Beschwerdegegners an der Bezeichnung „Biotensidon“ scheide schließlich auch eine bösgläubige Registrierung und Nutzung des streitigen Domainnamens aus; insbesondere behindere der Beschwerdegegner mit der Registrierung und Nutzung des streitigen Domainnamens nicht die Beschwerdeführerin, sondern sei letztlich das Gegenteil der Fall, insofern die Beschwerdeführerin die Rechte an der Bezeichnung „Biotensidon“ vom Beschwerdegegner ableite, und nicht umgekehrt.

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

6. Entscheidungsgründe

Gemäß Paragraph 4(a) der Richtlinie muss die Beschwerdeführerin folgendes beweisen:

(i) dass der streitige Domainname mit einer Marke, an welcher die Beschwerdeführerin Rechte hat, identisch oder verwechselbar ähnlich ist; und

(ii) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen hat; und

(iii) dass der streitige Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass sie Inhaberin der Marke BIOTENSIDON ist, die auch deutlich vor der Registrierung des streitigen Domainnamens eingetragen worden ist.

Der streitige Domainname ist mit der Marke BIOTENSIDON verwechslungsfähig ähnlich, da er zum einen den einzig kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil der Marke BIOTENSIDON vollständig beinhaltet (vgl. PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS Computer Industry (a/k/a EMS), WIPO Verfahren Nr. D2003-0696), zum anderen nach herrschender Meinung der UDRP-Beschwerdepanels bei der Feststellung einer verwechslungsfähigen Ähnlichkeit zwischen dem streitigen Domainnamen und der BIOTENSIDON-Marke die Betrachtung der in dem streitigen Domainnamen enthaltenen generischen Top-Level-Domain („gTLD“) „.world“ im Rahmen der anzustellenden Ähnlichkeitsprüfung regelmäßig und so auch hier außen vor bleibt (vgl. WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition („WIPO Overview 3.0“), Abschnitt 1.11.1). Lediglich klarstellend sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Ähnlichkeitsprüfung im Rahmen des sog. ersten Elements der UDRP ausschließlich um einen begründeten, aber relativ einfachen Vergleich zwischen der Marke der Beschwerdeführerin und dem streitigen Domainnamen handelt und z.B. Überlegungen zur Kennzeichnungskraft der Marke, wie sie vom Beschwerdegegner angestellt werden, hier keine Berücksichtigung finden.

Damit sind vorliegend die Voraussetzungen des Paragraphen 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt.

B. Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen

Der Beschwerdeführerin obliegt es ferner, vorzutragen und nachzuweisen, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen besitzt. Entsprechende Rechte oder berechtigten Interessen des Beschwerdegegners an einem streitigen Domainnamen können nach dem Katalogfall des Paragraphen 4(c)(i) der Richtlinie u.a. daraus erwachsen, dass der Beschwerdegegner bereits vor Bekanntgabe der Streitigkeit den streitigen Domainnamen oder einen diesem Domainnamen entsprechenden Namen in Verbindung mit einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat. Insoweit es typischerweise schwierig ist, eine negative Tatsache (hier das Fehlen von Rechten oder berechtigten Interessen) nachzuweisen, entspricht es der herrschenden Meinung von Beschwerdepanels in UDRP-Verfahren, dass es ausreichend ist, wenn die Beschwerdeführerin einen sog. Anscheinsbeweis (prima facie) für das Fehlen entsprechender Rechte oder berechtigten Interessen liefert, womit es in der Folge zu einer Beweislastumkehr kommt und es nun dem Beschwerdegegner obliegt, seinerseits vorzutragen und unter Beweis zu stellen, dass entsprechende Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen zu seinen Gunsten bestehen (vgl. WIPO Overview 3.0, Abschnitt 2.1).

Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass dem Beschwerdegegner nach ihrer Kenntnis keine Markenrechte an der Bezeichnung „Biotensidon“ zustehen und er unter dieser Bezeichnung selbst auch nicht bekannt sei, weder als Einzelpersonen noch als Unternehmen. Die Beschwerdeführerin gibt ferner an, dass der streitige Domainname bislang offenbar noch nicht im Zusammenhang mit einem Internetangebot, wohl aber für den Betrieb einer E-Mail-Adresse verwendet worden sei. Erwähnung findet überdies, dass es sich bei dem Beschwerdegegner offenbar um einen ehemaligen Angestellten der Beschwerdeführerin handelt, welcher nun nach Kenntnis der Beschwerdeführerin versuche, in den Wettbewerb mit dieser zu treten. Zu dem Umstand, ob aus diesem früheren Verhältnis zwischen den Parteien Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners an dem streitigen Domainnamen erwachsen sein könnten oder eben auch nicht, schweigt sich die Beschwerdeführerin aus.

Demgegenüber weist der Beschwerdegegner zunächst darauf hin, dass er mittlerweile für eine Firma Biotensidon s.r.o. mit Sitz in Tschechien tätig sei, was er durch die Vorlage von E-Mail-Korrespondenz mit diversen Geschäftskunden untermauert. Daneben trägt der Beschwerdegegner sehr detailliert dazu vor, dass ihm nach seiner Auffassung an dem von ihm selbst geschaffenen Logo „Biotensidon“, wie es Gegenstand der Marke BIOTENSIDON der Beschwerdeführerin sei, Urheberrechte zustünden. In diesem Zusammenhang legt der Beschwerdegegner eine Vielzahl von Dokumenten (darunter diverse eidesstattliche Versicherungen sowie sonstige schriftliche Erklärungen verschiedener Personen) vor, aus denen sich zweifelsfrei ergibt, dass der Beschwerdegegner bereits vor der Registrierung der BIOTENSIDON-Marke der Beschwerdeführerin mit der Entwicklung von Logos beschäftigt war, die als einzig kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil die Bezeichnung „Biotensidon“ enthielten. Insbesondere aber reicht der Beschwerdegegner schließlich eine Vereinbarung mit Datum vom 29. Oktober 2011 zu den Akten, welche von ihm aufgesetzt und offenbar durch die Beschwerdegegnerin gelesen sowie ausweislich einer Unterschrift mit Firmenstempel genehmigt worden ist. Aus dieser Vereinbarung geht unmissverständlich hervor, dass es der Beschwerdegegner war, der der Beschwerdeführerin seinerzeit nicht-ausschließliche Nutzungsrechte an dem von dem Beschwerdegegner selbst entworfenen Logo „Biotensidon“ eingeräumt und überdies die Domainnamen <biotensidon.de> und <biotensidon.com> an die Beschwerdeführerin übertragen hat.

Das Beschwerdepanel sieht sich an dieser Stelle nicht gehalten, im Einzelnen rechtlich zu prüfen, ob und inwieweit zugunsten des Beschwerdegegners an dem nachgewiesenermaßen von ihm selbst entworfenen Logo „Biotensidon“ tatsächlich Urheberrechte nach deutschem Recht erwachsen sind. Denn es steht aufgrund der Aktenlage jedenfalls zur Überzeugung des Beschwerdepanels fest, dass der Beschwerdegegner bereits vor dem Entstehen von Markenrechten der Beschwerdeführerin an der Bezeichnung „Biotensidon“ diverse Logos entwickelt und diverse Domainnamen registriert hatte, die eben diesen Begriff zum Gegenstand hatten; etwaige an diesen Logos bestehende Urheberrechte sowie die Domainnamen sollten im Wege der Vereinbarung vom 29. Oktober 2011 von dem Beschwerdegegner auf die Beschwerdeführerin übergehen. Damit ist zugleich davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner bereits deutlich vor Bekanntgabe dieser Streitigkeit, nämlich sogar schon vor der Entstehung von Markenrechten BIOTENSIDON der Beschwerdeführerin die Bezeichnung „Biotensidon“, die dem streitigen Domainnamen entspricht, in Verbindung mit einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen, nämlich zum Vertrieb von Reinigungsprodukten auf der Basis von Biotensiden verwendet hat.

Damit aber liegen zugleich die Voraussetzungen dafür vor, hier das Bestehen von Rechten oder jedenfalls berechtigten Interessen des Beschwerdegegners an dem streitigen Domainnamen gemäß Paragraph 4(c)(i) der Richtlinie als nachgewiesen anzusehen. Somit ist im Ergebnis davon auszugehen, dass die Voraussetzungen des Paragraphen 4(a)(ii) der Richtlinie vorliegend nicht erfüllt sind.

C. Bösgläubige Registrierung und Nutzung des streitigen Domainnamens

Schließlich sei der guten Ordnung darauf hingewiesen, dass die dem Beschwerdepanel vorliegenden Fakten auch nicht den Schluss zulassen, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamen bösgläubig registriert habe und nutze. Angesichts des detaillierten und durch verschiedene Dokumente untermauerten Vortrags des Beschwerdegegners muss davon ausgegangen werden, dass es sich vorliegend jedenfalls nicht um den typischen Fall eines Domainnamen-Missbrauchs (Cybersquatting) zulasten der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin BIOTENSIDON handelt. Zwar mag es sein, dass der Beschwerdegegner als ehemaliger Angestellter der Beschwerdeführerin möglicherweise einem Wettbewerbsverbot unterliegt, welches ihm untersagt, nunmehr für ein tschechisches Unternehmen tätig zu werden, das ebenfalls die Firma „Biotensidon“ trägt und offenbar ebenfalls mit Biotensiden handelt. Hierzu hat die Beschwerdeführerin allerdings nichts vorgetragen und lassen die von dem Beschwerdegegner vorgelegten umfangreichen Dokumente eher den gegenteiligen Schluss zu, dass die Beschwerdeführerin von dem Beschwerdegegner nicht-ausschließliche Nutzungsrechte an der Bezeichnung „Biotensidon“ ableitet, was gegen das Bestehen eines möglichen Wettbewerbsverbot spricht. Jedenfalls ist der Vortrag der Beschwerdeführerin nicht ausreichend, um vorliegend auf eine bösgläubige Registrierung und Nutzung des streitigen Domainnamens durch den Beschwerdegegner im Sinne des Paragraphen 4(a)(iii) der Richtlinie schließen zu lassen.

Es bleibt dem Beschwerdeführer unbenommen, dieses Streitigkeit vor ein nationales Gericht zu bringen und in einem ordentlichen Gerichtsverfahren andere Fragestellungen prüfen und zusätzliche Beweismittel einfließen zu lassen, um diese Streitigkeit möglicherweise angemessener zu behandeln, als dies im Rahmen eines auf Fälle des eindeutigen Domainnamenmissbrauchs zugeschnittenen UDRP-Verfahrens möglich ist.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.

Stephanie G. Hartung
Einzelbeschwerdepanel
Datum: 23. Juni 2021