WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД проти Contact Privacy Inc. Customer 0148007933 / Elena Pyskunova та Yatsenko Yuliya

Справа № D2021-0264

1. Сторони

Позивачем є Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД, Британські Віргінські Острови, якого представляє VB Partners, Україна.

Відповідачами є Contact Privacy Inc. Customer 0148007933, Канада / Elena Pyskunova Україна, , та Yatsenko Yuliya, Україна.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Оспорювані доменні імена <skyeng.academy> та <skyeng.school> (далі – “Оспорювані Доменні Імена”) зареєстровані через OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com та Tucows Inc. відповідно (далі - “Реєстратори”).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі - “Центр”) 28 січня 2021 року. 28 січня 2021 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстрантів Оспорюваних Доменних Імен. 29 січня 2021 року Реєстратор Tucows Inc. електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідачка Олена Максимівна Пискунова дійсно вказаний у якості такого реєстранта Оспорюваного Доменного Імені <skyeng.school>, і надав відповідні контактні дані. 13 лютого 2021 року другий Реєстратор OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідачка Юлія Олександрівна Яценко дійсно вказаний у якості такого реєстранта Оспорюваного Доменного Імені < skyeng.academy >, і надав відповідні контактні дані. 18 лютого 2021 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам на англійській та українській мовах, вказавши, що угода про реєстрацію Оспорюваних Доменних Імен викладена англійською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи. 21 лютого 2021 року Позивач підтвердив своє клопотання про те, щоб справа розглядалась українською мовою. 23 лютого 2021 року Відповідачки електронною поштою висловили побажання, щоб справа розглядалась українською мовою.

Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (далі - “Політика”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (далі - “Правила”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені ВОІВ (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил, параграфи 2 та 4, Центр формально повідомив Відповідачок про Позов англійською та українською мовами, і провадження було відкрито 4 березня 2021 року. Відповідно до Правил, параграф 5 Відповідь слід було надати до 24 березня 2021 року. 23 березня 2021 року було надано Відповідь.

9 квітня 2021 року Центр призначив Марію Коваль у якості одноосібного члена Адміністративної Комісії у цій справі. Адміністративна Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Адміністративна Комісія подала Декларацію про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач, заснований у 2012 році, є компанією, яка надає послуги з вивчення англійської мови у форматі онлайн. В 2019 році компанія зайняла перше місце в рейтингу EdTech-компаній Російської Федерації, складеному журналом РБК. В У 2020 році компанія посіла тринадцяту позицію в рейтингу «20 найдорожчих компаній Рунета - 2020», опублікованому журналом Forbes. Позивач активно просуває свої послуги в мережі Інтернет під торговельною маркою SKYENG (далі – Торговельна Марка SKYENG) з 2012 року. Позивач є власником доменного імені <skyeng.ru>, яке було зареєстроване 26 квітня 2012 року. Онлайн сторінки компанії мають велику популярність серед споживачів в Україні, зокрема відповідно до доказів, наданих Позивачем (Додатки 17, 20, 21 до Позову), персональні сторінки Позивача в Instagram та Facebook мають 100 000 та 93 000 підписників відповідно, з 2012 року по 2018 рік веб-сайт Позивача відвідало більше ніж 1 300 000 користувачів з України, відео-ролики Позивача на його сторінці в YouTube було переглянуто більші ніж 2 300 000 користувачів з України.

Позивач є власником української реєстрації торговельної марки SKYENG далі – Торговельна Марка SKYENG), свідоцтво України № 274131, дата подання заявки 13 квітня 2018 року, дата реєстрації 10 квітня 2020 року.

Оспорюване Доменне Ім’я <skyeng.academy> було зареєстроване 11 квітня 2017 року. За даним Оспорюваним Доменним Іменем розміщено веб-сайт, де російськомовним користувачам пропонуються послуги з онлайн-навчання англійської мови. На дату цього Рішення веб-сайт є активним.

Оспорюване доменне ім’я <skyeng.school> було зареєстроване 13 квітня 2017 року. За даним Оспорюваним Доменним Іменем розміщено веб-сайт, де україномовним користувачам пропонуються різноманітні навчальні послуги, в тому числі, з онлайн-навчання англійської мови. На дату цього Рішення веб-сайт є активним.

Веб-сайти під Оспорюваними Доменними Іменами мають схожий один з одним дизайн.

Відповідачка Олена Максимівна Пискунова була власницею української реєстрації торговельної марки SKYENG із зображувальним елементом, свідоцтво України № 246666 від 27 серпня 2018 року (дата подання заявки 8 лютого 2017 року). Дане свідоцтво було визнане недійсним українським судом за позовом Позивача на підставі схожості із його фірмовим (комерційним) найменуванням SKYENG, права на яке Позивач набув до дати подання заявки за свідоцтвом № 246666. Остаточне судове рішення датоване 7 жовтня 2020 року.

Відповідачка Олена Максимівна Пискунова подала в Україні заявку на реєстрацію іншої торговельної марки SKYENG, заявка № m202021377, дата подання заявки 15 жовтня 2020 року. На час Рішення в даній справі така торговельна марка ще не зареєстрована. Друга Відповідачка Юлія Олександрівна Яценко також подала в Україні заявку на реєстрацію іншої торговельної марки SKYENG, заявка № m202021474, дата подання заявки 15 жовтня 2020 року. На час Рішення в даній справі така торговельна марка ще не зареєстрована.

Відповідачка Олена Максимівна Пискунова була також Відповідачкою в адміністративному провадженні щодо доменних імен <skyeng.ua> та <skyeng.com.ua>, які за рішенням Адміністративної Комісії було переделеговано Позивачу, див. Моден Едюкешіонел Солюшенс ЛТД проти Олени Максимівни Пискунової (Piskunova Olena Maksimivna / Piskunova Elena), Справа ВОІВ № DUA2020-0033.

У січні 2021 року пов’язана з Відповідачкою Оленою Максимівною Пискуновою компанія звернулась до українського суду із позовом, в якому просить визнати недійсним свідоцтво на Торговельну Марку Позивача за свідоцтвом України № 274131 від 10 квітня 2020 року. На час рішення у даній справі українським судом не прийнято остаточного рішення по суті даного спору.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

Позивач стверджує, що з 2012 року він володіє фірмовим (комерційним) найменуванням Skyeng. Під своїм фірмовим (комерційним) найменуванням Позивач розміщує веб-сайт “www.skyeng.ru”, на якому функціонує онлайн школа англійської мови Позивача, яка є однією з найбільших у Східній Європі, зокрема і в Україні. Позивач активно просуває свої послуги на персональних сторінках у сервісах Instagram, Facebook та Youtube. На українських рекрутингових веб-сайтах “www.work.ua” та “www.rabota.ua” Позивач розміщує вакансії для України. Наприклад, на веб-сайті “www.rabota.ua” Позивачем було розміщено 3316 вакансій для України, які було переглянуто 569832 рази. У 2016-2017 роках Відповідачка Олена Максимівна Пискунова співпрацювала з Позивачем щодо розвитку його онлайн школи в Україні.

Позивач заявляє, що Оспорювані Доменні Імена є тотожними Торговельній Марці Позивача SKYENG. Позивач активно використовував свою Торговельну Марку з 2012 року. Оспорювані Доменні Імена відтворюють Торговельну Марку Позивача. Загальні домени верхнього рівня “.academy” та “.school” не мають враховуватись при порівнянні.

Позивач надалі заявляє, що Відповідачки не мають прав або законних інтересів стосовно Оспорюваних Доменних Імен. Відповідачки мали отримати дозвіл від Позивача на використання його фірмового (комерційного) найменування в Оспорюваних Доменних Іменах. Позивач стверджує, що не надавав Відповідачкам жодних дозволів, ліцензій, а також не вчиняв жодних інших правочинів, які б уповноважували Відповідачок на використання фірмового (комерційного) найменування Позивача або реєстрацію Оспорюваних Доменних Імен. Позивачем не було знайдено жодних відомостей, які б свідчили про те, що Відповідачки відомі широкому загалу під Оспорюваними Доменними Іменами.

Позивач надалі стверджує, що Відповідачки використовують Оспорювані Доменні Імена з метою отримання комерційної вигоди шляхом оманливого приваблювання споживачів. Відповідачки використовують Оспорювані Доменні Імена стосовно комерційних веб-сайтів щодо надання послуг онлайн навчання англійської мови. Обидва веб-сайти під Оспорюваними Доменними Іменами містять розділи “Взрослым” та “Дорослим”, які, при вході на них, перенаправляють на веб-сайт “www.skyeng.com.ua”, який, в свою чергу, містить розділ «Ціна», де зазначається вартість занять з англійської мови. Також обидва веб-сайти містять розділи “Детям” та «Дітям», які, при вході на них, перенаправляють на веб-сайт ”www.skysmart.me”, який, в свою чергу, містить розділ «Каталог курсів», з якого користувачі перенаправляються на веб-сайт “www.smartme.wiki”, де зазначається вартість занять з англійської мови. Таке використання Оспорюваних Доменних Імен Відповідачками оманливо вказує на їх афілійованість з Позивачем як власником Торговельної Марки SKYENG. При вирішенні даного спору не мають застосовуватись правила щодо правомірного використання позначень дистриб’юторами (також відоме як Oki Data test), оскільки Оспорювані Доменні Імена тотожні Торговельній Марці Позивача.

Позивач також зазначає, що Оспорювані Доменні Імена були зареєстровані та використовуються недобросовісно. Використовуючи Оспорювані Доменні Імена, Відповідачки навмисно намагаються з комерційною метою привабити користувачів Інтернет на свої веб-сайти, створюючи оманливу подібність з Торговельною Маркою SKYENG щодо відношення веб-сайтів під Оспорюваними Доменними Іменами та послуг з навчання англійської мови до загальновідомої онлайн школи Позивача.

Також Позивач стверджує, що на момент реєстрації Оспорюваних Доменних Імен Відповідачки не могли не знати про існування Торговельної Марки Позивача SKYENG, з огляду на наступне:

- Відповідачки здійснюють однакову з Позивачем діяльність щодо надання послуг онлайн навчання англійської мови;
- Позивач здійснює свою діяльність під фірмовим (комерційним) найменування Skyeng більше 8 років;
- Позивач займає великий сегмент ринку онлайн навчання англійської мови, онлайн школа Позивача є однією з найбільших на території Східної Європи, зокрема і в Україні;
- Онлайн школа Позивача займає позиції та є лідером в багатьох рейтингах онлайн шкіл з навчання англійської мови;
- Станом на дату реєстрації Оспорюваних Доменних Імен онлайн школа Позивача нараховувала близько 44 600 учнів, 5 070 викладачів, на сьогодні школа має 99 500 учнів та 11 140 сертифікованих викладачів;
- Позивач розміщує значних обсяг реклами та довідкових матеріалів в мережі Інтернет, соціальних мережах та на веб-ресурсі YouTube;
- Відповідачка Олена Максимівна Пискунова є колишнім співробітником Позивача та очевидно володіла інформацією щодо діяльності Позивача та його фірмового (комерційного) найменування;
- Відповідачки є пов’язаними особами, оскільки веб-сайти під Оспорюваними Доменними Іменами перенаправляють користувачів на одні й ті самі веб-сайти “www.skyeng.com.ua” та “www.skysmart.me”.

Позивач надалі заявляє, що Відповідачки зареєстрували та використовують Оспорювані Доменні Імена з єдиною метою привабити користувачів Інтернету на свої веб-сайти, створюючи оманливу подібність з Торговельною Маркою SKYENG, оскільки Оспорювані Доменні Імена повністю включають фірмове (комерційне) найменування Позивача, онлайн школа Позивача посідає одну з провідних позицій на ринку, деякі розділи веб-сайтів під Оспорюваними Доменними Іменами перенаправляють на інші веб-сайти, де розміщено розділи із зазначенням вартості послуг.

B. Відповідач

Відповідь було подано від імені юридичної особи, Товариства з обмеженою відповідальністю “Скаінг” (далі - Товариство), директором якої була Відповідачка Олена Максимівна Пискунова. Дана юридична особа ототожнює себе з Відповідачем у даній справі, що не відповідає дійсності.

У даній Відповіді зазначено, що доменне ім’я <skyeng.ru> було зареєстровано до створення Позивача, тому не могло бути зареєстроване на його ім’я. На веб-сайті під доменним іменем <skyeng.ru> не розміщена жодна інформація про Позивача. Наявність тільки російської мови на сторінках Позивача у соціальних мережах та прямі посилання на веб-сайт “www.skyeng.ru“ свідчать про орієнтованість інформації виключно для користувачів з Російської Федерації. Реєстрація доменного імені <skyeng.ru> та сторінок на сервісах Facebook та Youtube, на які посилається Позивач, була здійснена до створення Позивача.

У Відповіді зазначається, що Оспорювані Доменні Імена в 2017 році за договором купівлі-продажу прав на доменні імена були викуплені у Відповідачок Товариством з обмеженою відповідальністю “Датакол”, яке згодом було переіменоване на Товариство з обмеженою відповідальністю “Скаінг”, і в той час ніхто у світі не володів правами на торговельну марку Skyeng.

У Відповіді також вказано, що Позивач фактично не надає послуги під своїм фірмовим найменуванням та не асоціюється із ним, а тому не є володільцем будь-яких незареєстрованих прав на Торговельну Марку SKYENG. Позивач не є і ніколи не був власником Торговельної Марки SKYENG в жодній країні, окрім отриманого свідоцтва в Україні в 2020 році. Торговельна Марка SKYENG у поєднанні з веб-сайтом <skyeng.ru> використовувалась тільки в межах Російської Федерації та не є загальновідомою поза її межами.

Позначення Skyeng стало відомим в Україні саме завдяки активній діяльності Товариства. Ані на дату придбання Товариством прав на Оспорювані Доменні Імена, ані на дату зміни фактичного найменування Товариства, в Україні не було відомим найменування Skyeng у поєднанні з Позивачем чи іншою особою. Товариство не знало навіть про існування Позивача, не перебувало з ним у будь-яких правовідносинах. Відповідно, Товариство не знало та не могло знати про існування будь-яких прав саме у Позивача на момент реєстрації Оспорюваних Доменних Імен. Позивач не надав жодних обгрунтувань на підтвердження того, що Товариству могло бути відомо про якісь незареєстровані права Позивача на Торговельну Марку SKYENG на момент придбання Оспорюваних Доменних Імен.

Веб-сайт під доменним іменем <skyeng.ru> не містить жодної інформації про Позивача і містить оферту від імені іншої компанії. Найменування Позивача не є схожим із позначенням Skyeng. Пошукова система Google не пов’язує Позивача із позначенням Skyeng. Свідоцтво України, яке було видане лише у 2020 році на Торговельну Марку SKYENG на ім’я Позивача, зараз оскаржується в українському суді. Позивач не надав доказів, що саме він веде діяльність під позначенням SKYENG.

Позивач не зазначив та не надавав доказів того, що на момент реєстрації Оспорюваних Доменних Імен він мав намір подати заявку на реєстрацію Торговельної Марки та що Товариству було про це відомо. Право Товариства використовувати Оспорювані Доменні Імена виникло до дати подання Позивачем заявки на Торговельну Марку. Товариство використовувало Оспорювані Доменні Імена позначення у зв’язку із сумлінною пропозицією послуг задовго до того як отримало повідомлення про спір.

На веб-сайтах під Оспорюваними Доменними Іменами відсутні будь-які елементи схожості з веб-сайтом під доменним іменем <skyeng.ru>; веб-сайти під Оспорюваними Доменними Іменами не здійснюють жодних переадресацій. Товариство жодним чином не мало наміру створювати та використовувати оманливу подібність з Торговельною Маркою Позивача SKYENG чи інших осіб для приваблювання користувачів Інтернету.

Товариство зазначає про зворотнє захоплення Оспорюваних Доменних Імен з огляду на наступне:

- Позов поданий Позивачем недобросовісно;
- Використання Правил Позивачем здійснюється тільки з метою переслідування Товариства;
- Позивач надав підроблений сертифікат про реєстрацію за собою доменного імені <skyeng.ru>;
- Позивач неправдиво зазначає про наявність певної інформації в додатках, яка там відсутня;
- Позивач не повідомив Адміністративну Комісію щодо фактичної належності школи англійської мови Skyeng та торговельних марок в інших країнах іншим особам;
- Позивач оманливо перекручує відомості, що містяться в додатках;
- Позивач подав позов саме проти Відповідачки Олени Максимівни Пискунової та використовує судові рішення проти неї для того, щоб мати можливість обґрунтувати свої доводи та не отримати належних заперечень від Товариства;
- Позивач не направив жодних претензій до подачі позову та не вчинив дій щодо спроби з’ясувати дійсних реєстрантів Оспорюваних Доменних Імен.

6. Обговорення та висновки

Відповідно до даних, отриманих від Реєстраторів реєстрантами Оспорюваних Доменних Імен <skyeng.academy> та <skyeng.school> є Відповідачки Олена Максимівна Пискунова та Юлія Олександрівна Яценко відповідно. Позивач це також стверджує. В той же час Товариство висловило свої заперечення, стверджуючи, що саме воно є власником Оспорюваних Доменних Імен на підставі договору купівлі-продажу прав на доменні імена. Адміністративна Комісія при розгляді справи у відношенні питання належності Оспорюваних Доменних Імен покладається на відомості, надані Реєстраторами, як незалежних утримувачів відповідної інформації. Тому при вирішенні справи Адміністративна Комісія виходить з того, що власниками Оспорюваних Доменних Імен <skyeng.academy> та <skyeng.school> є Відповідачки Олена Максимівна Пискунова та Юлія Олександрівна Яценко відповідно.

6.1. Попередня дискусія: Мова провадження

Реєстратори підтвердили, що мовою Угод про реєстрацію Оспорюваних Доменних Імен є англійська.

Згідно параграфу 11 (а) Правил, якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова Угоди про реєстрацію, однак Адміністративна Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження. Позивач висловив побажання, щоб мовою адміністративного провадження була українська з огляду на наступне:

- зміст веб-сайту під Оспорюваним Доменним Іменем <skyeng.school> викладений українською мовою;
- Відповідачки є громадянами України та проживають на території України;
- представником Позивача є адвокат, яких здійснює професійну діяльність українською мовою;
- Сторони надають послуги у сфері онлайн навчання англійської мови на території України;
- Позивач є власником Торговельної Марки SKYENG в Україні за свідоцтвом № 274131;
- обставини цього адміністративного провадження частково були предметом судового розгляду в українських судах;
- більшість додатків до Позову викладено українською мовою.

За загальним правилом при визначенні мови провадження враховується ряд чинників, включно із, але не обмежуючись, мовою листування між сторонами, що передувало поданню Позову, країною походження, громадянством та місцем проживання сторони, а також іншими обставинами на підтвердження обізнаності сторін із відповідною мовою.

Адміністративна Комісія бере до уваги те, що представником Позивача є український адвокат, обидві Відповідачки проживають на території України, обставини цього адміністративного провадження частково вже були предметом судового розгляду в українських судах, всі судові рішення викладено українською мовою. Зміст веб-сайту під Оспорюваним Доменним Іменем <skyeng.school> повністю викладений українською мовою. Також більшість додатків до Позову викладено українською мовою. Адміністративна Комісія вважає, що примушення Позивача перекласти Позов та додатки до нього, призведе до несправедливих додаткових витрат для Позивача та значно затримає дане адміністративне провадження.

Пункт 10 (с) Правил встановлює, що Адміністративна Комісія повинна забезпечувати належну оперативність адміністративного провадження.

У світлі вищевикладеного, у відповідності до пункту 11 (а) Правил Адміністративна Комісія дійшла висновку, що мовою цього провадження є українська.

6.2. Попередня дискусія: Об’єднання проваджень у відношенні двох Відповідачів

Позивач просить про об’єднання проваджень проти двох Відповідачок. Позивач стверджує, що Оспорювані Доменні Імена знаходяться під спільним контролем Відповідачок, оскільки веб-сайти під ними перенаправляють користувачів на веб-сайт під доменним іменем <skyeng.com.ua>, реєстрантом якого є Відповідачка Олена Максимівна Пискунова. Позивач також зазначає, що на веб-сайті під Оспорюваним Доменним Іменем <skyeng.school> та у відомостях сервісу WhoIs щодо Оспорюваного Доменного Імені <skyeng.academy> вказаний один і той самий номер телефону; обидва веб-сайти пропонують ідентичні послуги з онлайн навчання англійської мови; Відповідачки подали абсолютно ідентичні заявки на реєстрацію торговельної марки Skyeng.

Згідно з розділом 4.11.2 Огляду Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”) в тих випадках, коли позов подається проти кількох відповідачів, комісії розглядають питання про те (і) чи підлягають доменні імена або відповідні веб-сайти спільному контролю і чи буде об’єднання справедливим і рівноправним для всіх сторін. Процедурна ефективність також лежить в основі розгляду такого сценарію об’єднання. Крім інших, до чинників, корисних для визначення об’єднання, і які лежать в деякій комбінації, відносяться відповідність IР-адрес, серверів імен або веб-хостів, зміст веб-сайтів, відповідні в оспорюваних доменних іменах; характер товарних знаків, будь-які шаблони найменувань в оспорюваних доменних іменах, відповідну мову оспорюваних доменних імен.

Відповідачки не надали жодних аргументів щодо того, чому об’єднання може бути несправедливим або нерівноправним для сторін.

З огляду на вищевикладене, Адміністративна Kомісія вважає, що Оспорювані Доменні Імена швидше за все підлягають спільному контролю з боку Відповідачок, і що розгляд цього Позову проти двох Відповідачок не суперечитиме Правилам і практиці Центру і призведе до процесуальної ефективності. Тому, Адміністративна Комісія приймає об’єднання проваджень щодо двох Відповідачок.

6.3. Змістовна дискусія

А. Ідентичний або оманливо подібний

Відповідно до параграфу 4(а)(і) Політики для обґрунтування своїх вимог позивач повинен довести, що оспорюване доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права.

Позивач є власником Торговельної Марки SKYENG відповідно до свідоцтва України № 274131, зареєстрованого 10 квітня 2020 року. Позивач також стверджує, що він набув права на незареєстровану Торговельну Марку SKYENG шляхом її використання в торгівлі з 2012 року.

Для доведення наявності прав на незареєстровану торговельну марку для цілей Політики позивачу необхідно довести, що відповідне позначення набуло розрізняльної здатності і дозволяє споживачам ідентифікувати за ним товари та/або послуги позивача. Відповідні докази, які це підтверджують, можуть включати такі фактори як (і) тривалість та природа використання позначення, (іі) обсяги продажів з використанням позначення, (ііі) природа та обсяги реклами з використанням позначення, (iv) ступінь дійсного громадського визнання (наприклад, споживачами, індустрією, ЗМІ), та (v) опитування споживачів.

Адміністративною Комісією встановлено, що Позивач набув права на незареєстровану Торговельну Марку SKYENG завдяки довгому та активному її використанню. Позивач надав достатню кількість доказів набуття позначенням SKYENG розрізняльної здатності і споживачі ідентифікують за ним послуги Позивача.

Оспорювані Доменні Імена повністю включають Торговельну Марку Позивача SKYENG. Відповідно до розділу 1.7. Огляду ВОІВ 3.0 у справах, де доменне ім’я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім’я зазвичай визнається оманливо подібним до такої торговельної марки. Загальні домени верхнього рівня “.academy” та “.school” в Оспорюваних Доменних Іменах розглядаються як стандартна реєстраційна вимога та не беруться до уваги при оцінці ступеню подібності між доменним ім’ям і торговельною маркою за першим елементом, який має довести позивач у справі. Таким чином, Торговельна марка Позивача SKYENG є чітко впізнаваною в Оспорюваних Доменних Іменах.

З урахуванням вищевикладеного, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що Оспорювані Доменні Імена є ідентичними Торговельній Марці Позивача SKYENG і, відповідно, Позов задовольняє вимоги параграфу 4(a)(i) Політики.

В. Права або законні інтереси

Відповідно до параграфу 4(а)(іі) Політики для обґрунтування своїх вимог позивач повинен довести, що у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені.

Позивач заявив prima facie відсутність прав або законних інтересів у Відповідачок щодо Оспорюваних Доменних Імен, що не було переконливо спростовано Відповідачками. Позивач стверджує, що ніколи не надавав Відповідачкам жодного дозволу або ліцензії на використання його Торговельної Марки в Оспорюваних Доменних Іменах.

Адміністративна Комісія встановила, що відсутні будь-які докази того, що Відповідачки відомі загалу за Оспорюваними Доменними Іменами.

Оскільки на час даного Рішення реєстрація торговельної марки SKYENG Відповідачки Олени Максимівни Пискунової визнана недійсною в судовому порядку, Адміністративна Комісія не приймає її до уваги при вирішенні питання щодо прав або законних інтересів даної Відповідачки стосовно Оспорюваного Доменного Імені <skyeng.school>.

Адміністративною Комісією також встановлено, що у Відповідачки Олени Максимівни Пискунової немає прав або законних інтересів щодо Оспорюваного Доменного Імені <skyeng.school> після припинення ділових відносин, у яких вона перебувала з Позивачем (див., наприклад, Crocs, Inc. v. Матвеева Анжела Геннадьевна / Matveeva Angela, справа ВОІВ № DUA2020-0015). Подальша реєстрація та використання Оспорюваного Доменного Імені <skyeng.school> не можна вважати добросовісним наданням послуг для підтвердження прав або законних інтересів відповідно до параграфу (4)(с)(і) Політики.

Адміністративна Комісія також робить висновок, що Відповідачки не використовують Оспорювані Доменні Імена для bona fide пропонування товарів або послуг згідно з параграфом 4(c)(i) Політики. Оспорювані Доменні Імена повністю включають в себе Торговельну Марку SKYENG, правами на яку володіє Позивач. Відповідачки використовують Оспорювані Доменні Імена для веб-сайтів, на яких пропонуються послуги навчання англійської мови онлайн, ідентичні тим, які надає Позивач під своєю Торговельною Маркою. Таким використанням Оспорюваних Доменних Імен Відповідачки очевидно демонструють добру обізнаність про Торговельну Марку Позивача і його діяльність. При цьому веб-сайти не містять будь-яких відомостей про зв’язок між Відповідачками та Позивачем. Адміністративна Комісія встановила, що комерційне використання Оспорюваних Доменних Імен Відповідачками не може розцінюватись як використання з некомерційною метою або без наміру отримати комерційну вигоду для підтвердження прав або законних інтересів відповідно до параграфу (4)(с)(ііі) Політики.

Відповідно до розділу 2.5 Огляду ВОІВ 3.0, по суті, використання відповідачем доменного імені не буде вважатися «добросовісним», якщо воно помилкове передбачає приналежність до власника торговельної марки. Зважаючи на це, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що Відповідачки зареєстрували і використовували Оспорювані Доменні Імена з єдиною метою отримання вигоди з популярності Позивача і його Торговельної Марки SKYENG.

Таким чином, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що Відповідачки не мають прав або законних інтересів у відношенні Оспорюваних Доменних Імен.

На підставі вищевикладеного, Адміністративна Комісія вважає, що Позивач задовольнив вимоги параграфу 4(а)(ii) Політики.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Відповідно до параграфу 4(а)(іі) Політики для обґрунтування своїх вимог позивач повинен довести, що опсорюване доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Відповідно до параграфу 4(b) Політики зазначені далі обставини (включно, але без обмежень) у разі виявлення їх Комісією вважаються доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені:

(i) обставини, що вказують на те, що відповідач зареєстрував або придбав доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником торговельної марки, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує документовані витрати відповідача, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або

(іі) відповідач зареєстрував доменне ім’я, щоб перешкодити власнику торговельної марки відобразити її у відповідному доменному імені, за умови, що відповідач задіяв схему такої поведінки; або

(iii) відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, відповідач навмисне намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на свій веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із торговельною маркою позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті.

Адміністративна Комісія встановила, що у даній справі, мали місце, принаймні, обставини вказані у п.(іі) та п.(iv) вище, що свідчить про недобросовісність реєстрації та використання Оспорюваних Доменних Імен.

Відповідно до розділів 3.8.1 та 3.8.2 Огляду ВОІВ 3.0 за звичайних обставин реєстрація доменного імені до набуття прав на відповідну торговельну марку не призводить до недобросовісності відповідача. Як виключення все ж можна встановити недобросовісність, якщо при реєстрації доменного імені відповідач мав намір недобросовісно отримати зиск із прав на майбутню (як правило, ще незареєстровану) торговельну марку позивача. Відповідні обставини можуть включати: (і) реєстрацію доменного імені невдовзі до чи після оголошення про корпоративне злиття, (іі) як наслідок інсайдерської інформації у відповідача (наприклад, колишній працівник чи співробітник), (ііі) як наслідок значного висвітлення у ЗМІ (наприклад, у зв’язку із запуском продукту або значною подією), або (iv) після подання позивачем заявки на реєстрацію торговельної марки. Адміністративна Комісія встановила, що реєстрація Оспорюваних Доменних Імен є наслідком наявності у Відповідачки Олени Максимівни Пискунової інсайдерської інформації, оскільки до цього вона мала ділові відносини з Позивачем; при цьому має значення не формальні трудові відносини, а фактична співпраця. Адміністративна Комісія приймає до уваги не тільки зареєстровану пізніше Торговельну Марку Позивача за свідоцтвом України № 274131, але й незареєстровані права на Торговельну Марку SKYENG, які виникли до реєстрації Оспорюваних Доменних Імен та які були набуті Позивачем завдяки довгому та активному використанню Торговельної Марки. Таким чином, Адміністративна Комісія приходить до висновку про недобросовісну реєстрацію Оспорюваних Доменних Імен.

Більш того, враховуючи те, що під Оспорюваними Доменними Іменами розміщено веб-сайти, де користувачам Інтернету пропонуються послуги з навчання англійської мови онлайн, які, в свою чергу, є ідентичними послугам, які пропонує Позивач під своєю Торговельною Маркою, Адміністративна Комісія вважає очевидним, що Відповідачки зареєстрували та використовують Оспорювані Доменні Імена з метою залучення, з комерційною метою, користувачів мережі Інтернет на веб-сайти під ними шляхом створення імовірності змішування з Торговельною Маркою Позивача та його бізнесом.

Також Адміністративна Комісія вважає очевидним, що Відповідачки зареєстрували Оспорювані Доменні Імена головним чином з метою підриву бізнесу Позивача та з метою перешкоди Позивачу відобразити свою Торговельну Марку в Оспорюваних Доменних Іменах, вводячи споживачів в оману щодо того, що між Відповідачками та Позивачем існує зв’язок, тим самим змусивши споживачів вірити в те, що Оспорювані Доменні Імена належать Позивачу.

Враховуючи все вищенаведене та вивчивши всі обставини справи, Адміністративна Комісія прийшла до висновку, що Оспорювані Доменні Імена були зареєстровані та використовуються недобросовісно. Відповідно, Позов Позивача відповідає вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики.

Адміністративна Комісія також не бачить підстав для задоволення заявленої вимоги про встановлення спроби зворотного захоплення Оспорюваних Доменних Імен в порядку параграфа 15 Правил.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(і) Політики та 15 Правил Адміністративна Комісія вирішила, що Оспорювані Доменні Імена <skyeng.academy> та <skyeng.school> мають бути переделеговані Позивачу.

Марія Коваль
Одноосібний член Комісії
Дата: 23 квітня 2021 року