Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Tupinamba S.A. c. Cafes Roura S.A., Ferran Roura Peracaula, CAFES ROURA
Caso No. D2020-2977
1. Las Partes
La Demandante es Tupinamba S.A., España, representada por Sugrañes, S.L., España.
La Demandada es Cafes Roura S.A., Ferran Roura Peracaula, CAFES ROURA, España, externamente representada 1 .
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <cafesroura.com> y <cafesroura.net>.
Los Agentes Registradores de los nombres de dominio en disputa son Dinahosting s.l. y Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de noviembre de 2020. El 10 de noviembre de 2020 el Centro envió a Dinahosting s.l. y Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 11 de noviembre de 2020 enviaron al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda Enmendada el 18 de noviembre de 2020.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda Enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de noviembre de 2020. Tras la concesión de una prorroga a la Demandada, de conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de diciembre de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de diciembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De acuerdo a los párrafos 10 y 12 del Reglamento, el 12 de enero de 2021 el Experto emitió una Orden de Procedimiento (No. 1) solicitando a las Partes: (i) confirmar la fecha de fallecimiento del titular registral del nombre de dominio en disputa <cafesroura.com>, e indicar quien o quienes son sus legítimos herederos y, en concreto, a quién corresponde su titularidad material, así como si existe alguna relación entre su titular (material) y la Demandada; y (ii) confirmar la fecha en la que las Partes resolvieron su relación comercial y, en concreto, el contrato de licencia de marca que les ligaba, y, si la resolución tuvo lugar, como se desprende del expediente, de forma unilateral y extrajudicial, mediante requerimiento, indicar su fecha y, si es posible, enviar copia del mismo. En la referida Orden de Procedimiento No. 1 se otorgó a las Partes un plazo hasta el 15 de enero de 2021 para proporcionar la información requerida, prorrogando el plazo de decisión hasta el 19 de enero de 2021. El 14 y el 15 de enero de 2021 la Demandante y la Demandada respectivamente presentaron escritos de respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1.
Tras la fecha prevista para la decisión del caso, las Partes remiten varias comunicaciones al Centro. La Demandante remite una comunicación al Centro el 21 de enero de 2021, aportando copia de un Auto del Tribunal Supremo español de fecha 12 de enero de 2021, que declara cerrado, por incomparecencia de la recurrente, el recurso de casación interpuesto por la Demandada Cafes Roura S.A. (junto con Josep Roura Esteva) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona recaída en la contienda judicial ante la jurisdicción española mantenida por las Partes. En contestación a la comunicación remitida por la Demandante, en la misma fecha (21 de enero de 2021), la Demandada reitera que sigue siendo de aplicación el principio de cosa juzgada, siendo contrario a la buena fe procesal y constituyendo un fraude procesal “mantener vivos dos procesos idénticos”, en base al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española. El 22 de enero de 2021, la Demandada remite nueva comunicación al Centro indicando que la comunicación de la Demandante es posterior a la fecha de decisión prevista, alegando principios procesales del ordenamiento jurídico español y señalando que “una vez se ha emitido una resolución la misma no puede modificarse, so pena de causar una grave indefensión a las partes”.
Las comunicaciones y alegaciones de las Partes, posteriores a la fecha prevista para la decisión del caso, han sido remitidas al Experto para su posible valoración y para que, en su caso, si lo considera conveniente amplíe la fecha de decisión o adopte las medidas que considere conveniente. El Experto a la luz de las circunstancias del caso, no considera necesario tomar en consideración las referidas comunicaciones. En este sentido, el Experto considera que, de haberse aceptado las citadas comunicaciones, a la vista del contenido de las mismas, en nada hubieran cambiado el resultado de la presente decisión.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa española que opera en el sector de la mezcla, tueste, torrefacción y comercialización de café, así como la mezcla y comercialización de diversos tés y tisanas. La Demandante fue fundada en 1897 y desde entonces opera en el mercado bajo diversas marcas, entre las que se incluyen las marcas ROURA CAFÈS y CAFÈS ROURA.
La Demandante es titular de la Marca Española No. 2570141 ROURA CAFÈS, mixta, registrada el 21 de diciembre de 2004, en clase 30; y de la Marca Española No. 3634833 CAFÈS ROURA, mixta, registrada el 16 de marzo de 2017, en clase 30, (en adelante “marcas ROURA”).
La Demandante es también titular del nombre de dominio <rouracafes.com> (registrado el 30 de marzo de 2009), que se encuentra inactivo, y del nombre de dominio <tupinamba.com> (registrado el 23 de marzo de 1999), que alberga su página web corporativa disponible en “www.tupinamba.com”, en la que proporciona información acerca de su empresa y sus productos, incluidos los comercializados bajo las marcas ROURA.
El nombre de dominio en disputa <cafesroura.com> (en adelante nombre de dominio en disputa “Uno”) fue registrado el 9 de febrero de 2001 por Ferran Roura Peracaula, que figura como su titular registral en los datos de WhoIs, si bien, del expediente se desprende que el mismo ha fallecido, y se encuentra ligado a la página web corporativa de la Demandada, en varios idiomas, incluido el español, que contiene información sobre la historia de esta empresa, sus productos, localización y datos de contacto. Esta página web está presidida en la parte central de su encabezamiento, antes de las secciones y texto de la página, por un círculo que encierra la denominación “EL CAFETÍ Familia Roura”. El contenido de esta página web indica que la Demandada se dedica al tueste, torrefacción y comercialización de café, así como la mezcla y comercialización de diversos tés e infusiones.
El nombre de dominio en disputa <cafesroura.net> (en adelante nombre de dominio en disputa “Dos”) fue registrado el 21 de marzo de 2016 y se encuentra inactivo, redireccionado a una página web de parking de nombres de dominio de su Agente Registrador.
Josep Roura Esteva, hijo de Ferran Roura Peracaula y actual administrador de la Demandada Cafes Roura S.A., es titular de la Marca Española No. 3552008 EL CAFETÍ FAMILIA ROURA, mixta, registrada el 25 de junio de 2015, en clase 30 (cuya representación gráfica coincide con la marca mixta que preside la página web ligada al nombre de dominio en disputa Uno, consistente en un círculo que encierra la denominación “EL CAFETÍ Familia Roura”) y, asimismo, es titular de la Marca Española No. 3648602 EL CAFETÍ, mixta, registrada el 23 de junio de 2017, en clase 30.
La Demandante adquirió las marcas ROURA mediante un acuerdo de transferencia documentado el 2 de octubre de 2006, firmado con la Demandada y su entonces administrador (Ferran Roura Peracaula). Según se desprende del expediente, en este mismo acuerdo se incluía, entre otras disposiciones, una licencia de uso de las marcas ROURA en favor de la Demandada. Las Partes mantienen una contienda judicial por incumplimiento contractual e infracción de marca ante la jurisdicción española (resuelta en apelación por sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se encuentra pendiente de ejecución).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos o muy similares a sus marcas ROURA. Si bien las marcas ROURA no son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa Uno, la Demandante ostenta sobre el mismo un derecho prevalente a su registrante ya que adquirió del mismo las marcas ROURA en 2006. Tras el fallecimiento del registrante del nombre de dominio en disputa Uno, su heredero y nuevo administrador de la Demandada, Josep Roura Esteva, incumpliendo el contrato que ligaba a las Partes comenzó a usar las marcas ROURA, los nombres de dominio en disputa y redes sociales y procedió al registro sin autorización de la marca EL CAFETÍ FAMILIA ROURA. Ello motivó la resolución del contrato entre las Partes por incumplimiento y la interposición de un procedimiento judicial por infracción de marca, en el que se ha condenado a la Demandada y a Josep Roura Esteva a cesar en el uso de las marcas ROURA o de cualquier otra marca similar que pueda inducir a confusión y a transferir la marca EL CAFETÍ FAMILIA ROURA a la Demandante (mediante sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que se encuentra pendiente de ejecución). Los nombres de dominio en disputa infringen la prohibición de la sentencia judicial y también la Política, ya que son confusamente similares con las marcas de la Demandante y su nombre de dominio <rouracafes.com>, siendo utilizados en idéntico ámbito aplicativo.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa. A pesar de su denominación social, la Demandada no ostenta ningún derecho legítimo para usar los nombres de dominio en disputa, ya que transfirió en 2006 su unidad productiva y las marcas ROURA a la Demandante. Si bien las Partes acordaron que la Demandada pudiera conservar su denominación social, ello no le autoriza a usar la denominación “cafes roura” como nombre de dominio en el mercado, sino que ello supone una infracción de las marcas de la Demandante. Además, el hecho de que los nombres de dominio en disputa sean idénticos a las marcas de la Demandante implica un alto riesgo de asociación y de confusión que descarta cualquier posible interés legítimo.
Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. El nombre de dominio en disputa Dos fue registrado de mala fe, con pleno conocimiento de las marcas ROURA y tras haber transferido la titularidad de estas marcas a la Demandante, con la pretensión de obstaculizar el uso y de infringir las marcas transferidas, encontrándose inactivo a pesar de haber transcurrido más de 4 años desde su registro. El nombre de dominio en disputa Uno ha sido renovado de mala fe, con pleno conocimiento de las marcas ROURA, de forma contraria a la buena fe comercial, así como a los acuerdos de registro del nombre de dominio en disputa Uno. Las Partes son empresas competidoras, teniendo el registro y uso de los nombres de dominio en disputa una finalidad obstaculizadora o de bloqueo fraudulenta, al acaparar los nombres de dominio en disputa que se corresponden con las marcas de la Demandante.
La Demandante solicita que el procedimiento se sustancie en español dado que las Partes son empresas domiciliadas en España conocedoras de este idioma y solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa.
Mediante comunicación posterior a la Demanda, de fecha 26 de noviembre de 2020, la Demandante aporta el Auto del Juzgado Mercantil 6 de Barcelona despachando ejecución provisional en base a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona alegada.
En contestación a la Orden de Procedimiento No. 1, la Demandante manifiesta:
- Que el titular registral del nombre de dominio en disputa Uno falleció el 26 de febrero de 2012, como se desprende de una nota necrológica publicada en prensa (que aporta), ostentado hasta dicho momento el cargo de administrador único de la Demandada. La Demandante no dispone de información hereditaria sobre los herederos del titular registral y la posible transferencia mortis causa del nombre de dominio en disputa Uno. El registrante del nombre de dominio en disputa Uno actuó como administrador único y representante legal de la Demandada cuando registró y mantuvo su vigencia, con finalidad vinculada a la actividad de la Demandada.
- Que la Demandante instó la resolución contractual por medio de requerimiento extrajudicial de fecha 28 de octubre de 2016 (con efecto a las 48 horas del mismo, el 2 de noviembre de 2016), seguido de otros posteriores (en diciembre de 2016 y enero de 2017), de los que se aporta copia. La resolución extrajudicial fue confirmada judicialmente por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona alegada.
B. Demandada
La Demandada sostiene en su Contestación a la Demanda:
Que la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona alegada por la Demandante no es firme, encontrándose recurrida en casación ante el Tribunal Supremo español, y no comprendía ninguna reclamación en relación a la denominación social de la Demandada ni a los nombres de dominio en disputa. La Demandada ostenta su denominación social de forma pacífica desde 1984, siendo conocida esta circunstancia, así como la existencia de los nombres de dominio en disputa por la Demandante en el momento de interponer su reclamación judicial en 2017. En base a la legislación procesal española, en virtud de la aplicación del efecto negativo del principio de cosa juzgada, la Demandante quedó vinculada por las pretensiones que fundamentaron su reclamación ante la jurisdicción española y aquellas que, pudiendo ser alegadas, fueron omitidas, no pudiendo iniciar procesos ulteriores en base a motivos que pudo alegar en su reclamación judicial. Tampoco cabe realizar una interpretación extensiva de la sentencia judicial alegada por la Demandante para extender su fallo a los nombres de dominio en disputa, pues ello sería contrario a los principios de contradicción y tutela judicial efectiva. Igualmente, el auto despachando ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona aportado por la Demandante, no debe ser tenido en consideración habiéndose formulado oposición a la ejecución provisional.
Que la disputa excede del marco establecido por la Política, pretendiendo que el Experto interprete los acuerdos entre las Partes y que realice una interpretación extensiva del fallo judicial recurrido alegado por la Demandante.
Que existe falta de legitimación pasiva con relación al nombre de dominio en disputa Uno debiendo ser desestimada la Demanda en cuanto al mismo, ya que se encuentra registrado a nombre de Ferran Roura Peracaula, que, al haber fallecido, no ostenta ya ningún cargo en la Demandada. No consta que haya sido transferida la titularidad del nombre de dominio en disputa Uno a la Demandada, que ostenta, conforme a la legislación española, personalidad jurídica distinta. El Reglamento indica que “Parte reclamada significa el titular de la registración de un nombre de dominio contra quien se inicia un reclamo”.
Que la denominación social de la Demandada y el nombre de dominio en disputa Uno son anteriores a las marcas de la Demandante, habiendo coexistido pacíficamente en el mercado durante casi 20 años (y 5 años respecto al nombre de dominio en disputa Dos), con tolerancia de la Demandante. El comportamiento de la Demandante anula cualquier riesgo de confusión, ya que, aunque registró de forma defensiva el nombre de dominio <rouracafes.com>, no lo utiliza desde su registro en 2009, operando únicamente a través de sus páginas web “www.tupinamba.com” y “www.capsulastupinamba.com”, así como correos electrónicos y páginas de redes sociales relativos a la denominación “tupinamba”. Además, la Demandante ha incrementado sus resultados entre 2017 y 2019, no resultado afectada por el registro y uso de los nombres de dominio en disputa, y ha consentido también la coexistencia pacífica de sus marcas con otras similares, como Cafés ROURE o ROURE TECTOSA. Ello demuestra que no existe riesgo de confusión, debiendo ser aplicada la figura de la prescripción por tolerancia.
Que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa. El término “roura” también es apellido familiar siendo la Demandada una empresa con historia en el sector del café que lleva operando en el mercado desde 1958, con su actual denominación social desde 1984 y utilizando el nombre de dominio en disputa Uno desde 2001. El nombre de dominio en disputa Dos también ha de quedar amparado por estas circunstancias. La familia Roura es querida y conocida dentro de su sector y en la sociedad. El uso de los nombres de dominio en disputa se vincula a sus cafeterías identificadas por la marca EL CAFETÍ, que se incluye de forma preminente en la página web ligada al nombre de dominio Uno, no habiéndose acreditado que se hayan desviado clientes de la Demandante hacia la página web de la Demandada. Además, las Partes se dirigen a sectores diferenciados de clientes, ya que la Demandada ofrece café tradicional artesano avalado por el sello de calidad “Girona Excelente Sello de Calidad Agroalimentaria”, mientras que la Demandante es una empresa multinacional cuyos productos son servidos al por mayor.
Que la Demandante no ha acreditado mala fe de la Demandada, no habiendo aportado ninguna evidencia de que se haya obstaculizado su actividad. Las renovaciones alegadas son insuficientes para basar la alegación de mala fe. Las circunstancias analizadas determinan que la Demanda ha sido presentada con la intención de hostigar a la Demandada.
La Demandada solicita la desestimación de la Demanda y que se declare la existencia de un intento de secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa.
En contestación a la Orden de Procedimiento No. 1, la Demandada manifiesta:
- Que el titular del nombre de dominio en disputa Uno falleció el 26 de febrero de 2012, aportando certificado de defunción. Se niega, sin embargo, a proporcionar el resto de información solicitada en cuanto a su titularidad material tras el fallecimiento del registrante, alegando motivos de orden público y vulneración de derechos constitucionales, entendiendo que tal petición de información provoca indefensión, vulnera el principio procesal alegado de cosa juzgada y otros principios procesales (el derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba, así como el principio procesal probatorio ‘actori incumbit probatio’). La Demandada alega así mismo, los epígrafes 50.11, 50.18 y 50.21 de los Comentarios a las Reglas de Arbitraje de OMPI y el articulo 3(5) de las Reglas Probatorias de la IBA, señalando el Árbitro no puede suplir la ausencia probatoria de la Demandante que es la que tiene la carga de la prueba en este asunto, ya que el ordenamiento jurídico español así lo preceptúa y no es aplicable a los arbitrajes OMPI la figura del ‘discovery’. Indica, además, que las disposiciones de carácter procesal y hereditarias forman parte del conjunto de valores y derechos indisponibles que la jurisprudencia española incluye dentro del marco del orden público, cuya violación conlleva la anulación de laudo.
- Que se niega igualmente a facilitar la información requerida en relación a la resolución de la relación comercial entre las Partes, ya que tal petición de información infringe igualmente el orden público “al pronunciarse sobre hechos que están siendo enjuiciados en otro procedimiento” recurrido en casación ante el Tribunal Supremo español (con efectos suspensivos confirme al artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española), siendo aplicable el principio negativo de cosa juzgada.
- Que existe un fraude procesal y abuso de derecho, al mantener vivos dos procesos sobre la misma cuestión, reservándose la Demandada “todas las acciones legales oportunas que pudieran amparar su derecho de defensa en este sentido” y citando una sentencia del Tribunal Supremo español (de 30 de julio de 1996) que considera ampara sus alegaciones.
6. Debate y conclusiones
A. Incumplimiento de la Orden de Procedimiento No. 1 por la Demandada
Los preceptos y principios procesales del ordenamiento jurídico español alegados por la Demandada para justificar su negativa a proporcionar la información solicitada en la Orden de Procedimiento No 1, no resultan aplicables al procedimiento que nos ocupa, salvo que el Experto, dentro de las facultades que le otorga la Política, considere acertado tomar en consideración éstos u otras normas o principios nacionales o internacionales. La Política es un procedimiento de distinta naturaleza e independiente respecto a cualquier procedimiento judicial entre las Partes y respecto a cualquier ordenamiento jurídico nacional o internacional, rigiéndose por sus propias normas, a saber, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables, siendo el Experto el que, con imparcialidad e independencia, procurando que las Partes sean tratadas con equidad y que ambas Parte tengan una oportunidad justa de presentar su caso, ha de valorar la manera que considere más adecuada para tramitar el procedimiento, conforme determina el párrafo 10 del Reglamento y, en concreto, respecto a la petición de información formulada a las Partes, el párrafo 12 del Reglamento, determina que el Experto puede solicitar, a su sola discreción, declaraciones o documentos adicionales de cualquiera de las Partes.
El Experto considera adecuado aclarar que la existencia de un procedimiento judicial entre las Partes (sea presente, pasado o futuro) así como que el mismo se encuentre en fase de tramitación o haya sido ya decidido, no afecta necesariamente al presente procedimiento, ni vincula al Experto que ha de analizar el caso desde la perspectiva y conforme a la Política con total independencia e imparcialidad. Ello no implica, como alega la Demandada, una nueva valoración del procedimiento judicial entre las Partes, ni una interpretación extensiva de las decisiones judiciales de los órganos jurisdiccionales españoles que puedan derivarse del mismo, sino que el Experto analiza lo que ante él se plantea con arreglo a las normas de la Política y dentro de su ámbito de aplicación, que no coincide con el ámbito de aplicación del procedimiento judicial entre las Partes, sino que se encuentra circunscrito o limitado al ámbito de la Política, quedando a la discreción del Experto determinar la relevancia que considere oportuno o no otorgar a otros procedimientos judiciales o administrativos entre las Partes, a la luz de las circunstancias del caso y en el contexto de la Política. Véase en este sentido la sección 4.14.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En este análisis el Experto está facultado por la Política para recabar la información o las evidencias que considere necesarias para valorar el caso que se le plantea, o, incluso, hacer por sí mismo una investigación básica o limitada del mismo, que considere necesaria para adoptar su decisión. Véase en este sentido las secciones 4.7 y 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto solicitó una información que considera relevante para la decisión del caso, dado que la propia Demandada había alegado una ausencia de legitimación pasiva respecto al nombre de dominio en disputa Uno, por no figurar en los datos de WhoIs del mismo, si bien indicaba, sin aportar evidencias de ello, que el registrante había fallecido. Sin embargo, cuando se le solicita información sobre quién es el titular del referido nombre de dominio en disputa Uno, dándole así oportunidad para completar con alguna evidencia sus alegaciones, con el simple objeto de poder constatar sus propias alegaciones, se niega a aportar ninguna luz al respecto, alegando toda una serie de principios procesales del ordenamiento jurídico español, normas de arbitraje internacional y de arbitraje del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, que no son aplicables al procedimiento de la Política que nos ocupa.
También se desprende del expediente y se ha alegado por las Partes, que ha existido una relación comercial prolongada en el tiempo entre ellas, que fue resuelta de forma extrajudicial por medio de requerimiento, del que no se había aportado fecha ni copia por ninguna de las Partes, estimado el Experto necesario para valorar el caso conocer la fecha del mismo y tener si fuera posible copia de éste, siendo pertinente, a juicio del Experto, dar oportunidad a las Partes para completar sus alegaciones y evidencias en relación a este punto, para salvaguardar que ambas tengan la oportunidad justa de presentar su caso. Sin embargo, de nuevo, la Demandada se niega a dar cumplimiento a la Orden de Procedimental alegando principios y normas no aplicables al caso que analizamos.
Resulta, por tanto, injustificado e incomprensible el incumplimiento por parte de la Demandada de la Orden de Procedimiento No. 1, encontrándose el Experto facultado para inferir de este incumplimiento lo que estime pertinente, en virtud del párrafo 14(b) del Reglamento, que determina que “[s]i una Parte, en ausencia de circunstancias excepcionales, no cumple con una cláusula o un requisito en virtud de estas Reglas o cualquier solicitud del Panel, el Panel hará las inferencias al respecto que considere pertinente”.2
El Experto considera, que, en un balance de probabilidades, el incumplimiento de la Demandada parece estar motivado, no por un intento de eludir o entorpecer la labor del Experto en el procedimiento, sino por el desconocimiento que demuestra la representación de la Demandada respecto a las reglas de la Política, al invocar normas y principios no directamente aplicables e, incluso preceptos que resultan contrarios a lo alegado por ella misma (como en su caso, de haber sido aplicable, el artículo 50 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, que en su apartado b) dispone que “en cualquier momento durante las actuaciones, el Tribunal, a solicitud de una de las partes o por propia iniciativa, podrá ordenar a cualquiera de las partes que presente los documentos u otras pruebas que considere necesarias o apropiadas y ordenar a cualquiera de las partes que ponga a disposición del Tribunal o de un experto designado por éste, o de la otra parte, cualquier bien en su posesión o bajo su control para someterlo a una inspección o examen”).
Por ello, entiende el Experto que tal incumpliendo, no debe afectar al análisis y resolución del caso. El Experto extraerá sus propias conclusiones, por tanto, respecto a las cuestiones sobre las que se ha ofrecido a las Partes la oportunidad de completar sus argumentaciones, en base a las circunstancias del caso, las alegaciones y prueba aportada obrante en el expediente, haciendo investigaciones limitadas que estime pertinentes bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.
B. Alegaciones sobre falta de legitimación pasiva en relación al nombre de dominio en disputa Uno
La legitimación pasiva a los efectos de la Política ha de ser valorada con arreglo a sus propias normas y principios, no siendo aplicables las normas jurídicas nacionales españolas alegadas por la Demandada.
En este punto, la Política considera como demandado a la persona o entidad que figure como registrante del nombre de dominio en disputa objeto del procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cabe la posibilidad de la existencia de un usuario o beneficiario efectivo del nombre de domino en disputa, que puede coincidir o diferir respecto al nombre concreto utilizado en los datos de WhoIs como registrante. De modo que, corresponde al Experto considerar la existencia y relevancia material de un usuario o beneficiario de un nombre de dominio en disputa así como si el mismo debe ser considerado como parte Demandada en el procedimiento (véase en este sentido, por ejemplo las decisiones de los expertos en los siguientes procedimientos bajo la Política, Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Shaminda Perera Caso OMPI No. D2019-1834; Kpark S.A.S. v. Domain Administrator, Optional, Caso OMPI No. D2018-1263). En este sentido el párrafo 10(d) del Reglamento deja a la discreción del Experto determinar la admisibilidad, relevancia e importancia material que se derive de las evidencias. Así, a la hora de determinar la procedencia de las demandadas formuladas con arreglo a la Política, se atiende a las circunstancias del caso concreto para valorar quien es el usuario o beneficiario efectivo del nombre de dominio en disputa, así como al concepto del control efectivo y evaluar las consecuencias que bajo la Política se derivan de la existencia de un usuario o beneficiario efectivo. En este sentido, el Experto ha de tomar en consideración no solo los datos formales que figuran en el WhoIs del nombre de dominio en disputa, sino, además, las circunstancias del caso y alegaciones de las partes, el uso del nombre de dominio en disputa, contenido de la página web a la que se encuentre en su caso ligado y todas las demás circunstancias que considere relevantes, para determinar su usuario o beneficiario efectivo.
El Experto nota que el registrante del nombre de dominio en disputa Uno es Ferran Roura Peracula (como ha confirmado el Agente Registrador Dinahosting s.l. a pesar de que, como se desprende del expediente y se ha podido confirmar mediante la información y documentación facilitada en contestación a la Orden de Procedimiento No. 1, dicho titular registral falleció el 26 de febrero de 2012. Asimismo, el Experto nota que, de conformidad con la verificación registral aportada por el Agente Registrador, en el campo organización del registrante figura Cafes Roura, lo que el Experto considera es una clara referencia a la Demandada Cafes Roura, S.A.
El Experto nota, además, que el nombre de dominio en disputa Uno se encuentra ligado a la página web corporativa de la Demandada, en la que se ofrece diversa información sobre su historia y sus productos con fines comerciales, y que, conforme a lo alegado por la Demandante, fue registrado por Ferran Roura Peracula cuando éste era socio y administrador de la Demandada, indicando en los datos de WhoIs como organización del registrante la denominación “CAFES ROURA”.
El Experto ha consultado el archivo de Internet WayBackMachine, en relación al nombre de dominio en disputa Uno, del que se desprende que: (i) las primeras capturas relativas al mismo datan del año 2004, albergando la página web en construcción de la Demandada; (ii) durante los años 2008 a 2011, estuvo ligado a la página web de la Demandada, presidida por la denominación “EL CAFETÍ Roura Cafes” con un logo consistente en una jarra de café encerrada en un círculo; (iii) entre los años 2012 y 2016, no albergaba contenido alguno según las capturas que obran en el archivo consultado; y (iv) a partir del 2 de junio de 2017, ha estado ligado a la misma página web corporativa de la Demandada a la que se encuentra ligado en la actualidad o una página muy similar.
Todas estas circunstancias determinan a juicio del Experto, que el nombre de dominio en disputa parece haber estado ligado durante toda su existencia, con la salvedad de los años señalados en los que el mismo estuvo inactivo, al negocio de la Demandada, siendo ésta la usuaria y beneficiaria efectiva del mismo. Incluso lo ha reconocido así la propia Demandada cuando afirma en su Contestación, de forma contradictoria con sus alegaciones sobre falta de legitimación pasiva, que “la reclamada lleva operando con el nombre de dominio ‘cafesroura.com’ desde 2001”.
Estas circunstancias determinan que el Experto considere que la Demanda fue bien planteada, no procediendo las alegaciones de falta de legitimación pasiva de la Demandada.
C. Ámbito de la Política
La Política tiene naturaleza independiente respecto a los procedimientos judiciales o administrativos nacionales de las Partes y cualesquiera otros procedimientos de resolución de controversias nacionales o internacionales como el arbitraje, siendo la Política de aplicación no a todos los procedimientos relativos a nombres de dominio, sino, en concreto, a los supuestos de ciberocupación.
Por ello, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso particular y, con independencia de que las Partes puedan estar involucradas en un litigio judicial, así como de las decisiones que puedan recaer en otros procedimientos judiciales o administrativos, nacionales o internacionales, en ciertos casos cabe denegar la Demanda al considerar que el caso excede del alcance relativamente limitado de la Política. Véase en este sentido la sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera que el presente caso excede del ámbito natural de la Política. El hecho de que las Partes hayan estado ligadas por diversos acuerdos contractuales (incluyendo por ejemplo la venta de un negocio, licencias de uso de diversas marcas, compromisos de no concurrencia, etc.), manteniendo una relación comercial durante aproximadamente 10 años (aunque ésta haya quedado extinguida y se encuentren las Partes envueltas en una contienda judicial en relación a la misma), determina, a juicio del Experto, que el presente caso quede fuera del ámbito objetivo de la Política, que circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupación de nombres de dominio. El caso que nos ocupa excede claramente el ámbito objetivo o el alcance de la Política, por lo que el Experto considera que no procede entrar a valorar su decisión.
Ello no implica la aprobación del registro y del uso de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada, sino, únicamente, que, el Experto considera que no puede entrar a valorar el presente caso, no por la existencia de procedimientos judiciales entre las Partes ni por los principios procesales y constitucionales alegados por la Demandada, sino, simplemente, porque el caso excede del ámbito de las Política y, por tanto, de las facultades que la misma otorga a este Experto.
Queda a salvo el derecho que asiste a las Partes para acudir a la jurisdicción competente u otros medios de resolución de conflictos, que no resultan afectados ni se encuentran vinculados por esta decisión, dada la distinta naturaleza y carácter independiente de la Política.
D. Secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa
Dado que el Experto no se considera facultado para entrar a valorar el fondo del asunto por exceder éste del relativamente limitado ámbito de la Política, no considera que proceda entrar a valorar la solicitud de la Demandada respecto a la declaración de la existencia de un intento de secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa. Ello, no obstante, el Experto considera importante precisar que, en atención a las circunstancias del caso y el carácter independiente de este procedimiento en relación a cualquier contienda judicial entre las Partes, estima que la Demandante tenía perfecto derecho a iniciar el presente procedimiento, no apreciando ninguna circunstancia que determine mala fe o abuso de derecho por parte de la Demandante.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 22 de enero de 2021
1 El Experto nota que la Demanda fue planteada contra la mercantil Cafes Roura, S.A. y que el registrante de uno de los nombres de dominio en disputa (<cafesroura.com>) es D. Ferran Roura Peracula, figurando como organización del registrante “CAFES ROURA”. A la vista de las circunstancias del caso y la documentación que obra en el expediente, el Experto considerará y se referirá a Cafes Roura, S.A. (o “Cafés Roura, S.A.”), D. Ferran Roura Peracula y “CAFES ROURA”, indistintamente como la Demandada (relevante), salvo que se indique otra cosa cuando se refiera individualmente a uno de ellos.
2 La referencia al “Panel” debe entenderse al Experto nombrado en el presente procedimiento.