Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO Banco Davivienda S.A. c. Edward Alfonso López Rodríguez
Caso No. D2020-2926
1. Las Partes
Banco Davivienda S.A. c. Edward Alfonso López Rodríguez
Caso No. D2020-2926
1. Las Partes
La Demandante es Banco Davivienda S.A, Colombia, representada por Muñoz Abogados, Colombia.
El Demandado es Edward Alfonso López Rodríguez, Colombia.
2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <davipay.co> y <davipay.com.co>, registrados con el Agente Registrador GoDaddy.com, LLC; y el nombre de dominio en disputa <davipay.com>, registrado con el Agente Registrador Dynadot, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de noviembre de 2020. El 5 de noviembre de 2020 el Centro envió a los Agentes Registradores por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 6 de noviembre de 2020 los Agentes Registradores enviaron al Centro, por correo electrónico, sus respectivas respuestas develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 10 de noviembre de 2020 suministrando los registrantes y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 10 de noviembre de 2020.
El Centro envió una comunicación a las Partes en español e inglés el 9 de noviembre de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 10 de noviembre de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento pero presentó la Contestación de la Demanda en español.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de diciembre de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de diciembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
1. La Demandante es una sociedad comercial prestadora de servicios financieros en Colombia.
2. La Demandante es titular en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de las marcas: APP DAVIPAY con certificado No. 562731 en las clases 35, 36 y 38 internacionales, solicitada el 11 de noviembre de 2016 y publicada en la gaceta del 13 de enero de 2017; DAVIPAY con certificado No. 562756 en las clases 35, 36 y 38 internacionales, solicitada el 11 de noviembre de 2016 y publicada en la gaceta del 13 de enero de 2017; DAVIVIENDA PAY con certificado No. 628302 en las clases 9, 16, 35, 36, 38 y 42 internacionales, solicitada el 29 de marzo de 2019 y publicada en la gaceta del 30 de abril de 2019, WWW.DAVIVIENDA.COM con certificado No. 239569 en la clase 38 internacional, solicitada el 28 de diciembre de 1999 y publicada en la gaceta del 28 de febrero de 2000, DAVIVIENDA con certificado No. 314434 en la clase 35 internacional, solicitada el 24 de octubre de 2005 y publicada en la gaceta del 30 de noviembre de 2005, DAVIVIENDA con certificado No. 314440 en la clase 35 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314438 en la clase 36 internacional, solicitada el 24 de octubre de 2005 y publicada en la gaceta del 30 de noviembre de 2005, DAVIPUNTOS con certificado No. 229754 en la clase 36 internacional, solicitada el 10 de febrero de 2000 y publicada en la gaceta del 27 de marzo de 2000, DAVITIENDA con certificado No. 434498 en la clase 36 internacional, solicitada el 30 de mayo de 2011 y publicada en la gaceta del 21 de julio de 2011, DAVILINEA EXPRESS con certificado No. 145406 en la clase 36 internacional, solicitada el 20 de marzo de 1990, DAVIGIRO con certificado No. 145408 en la clase 36 internacional, solicitada el 20 de marzo de 1990, DAVILINEA con certificado No. 145409 en la clase 36 internacional, solicitada el 20 de marzo de 1990 y DAVIRAPID con certificado No. 182050 en la clase 36 internacional, solicitada el 5 de julio de 1995 y publicada en la gaceta del 28 de septiembre de 1995.
3. La Demandante es titular de 251 nombres de dominio, de los cuales por lo menos 14 se componen del prefijo DAVI.
4. La Demandante tiene en Colombia una familia de marcas en la clase 36 internacional compuesta principalmente del prefijo DAVI.
5. El Demandado confesó haber adquirió el nombre de dominio en disputa <davipay.co> el 5 de marzo de 2019, el nombre de dominio en disputa <davipay.com.co> el 3 de marzo de 2019 y el nombre de dominio en disputa <davipay.com> el 17 de junio de 2020.
6. El Demandado confesó que los nombres de dominio en disputa no resuelven a ningún sitio web.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
1. La Demandante es una sociedad dedicada a la prestación de servicios financieros identificados principalmente con la marca DAVIVIENDA.
2. La Demandante tiene una familia de marcas a partir del prefijo DAVI que incluye las marcas DAVIPAY, DAVIPLATA, DAVIGIRO, DAVILINEA y DAVIPUNTOS entre otras.
3. La Demandante usa la marca DAVIPAY para identificar una aplicación para realizar pagos desde el teléfono móvil, que contiene sus tarjetas de crédito sin necesidad del documento físico.
4. Los nombres de dominio en disputa <davipay.co>, <davipay.com.co> y <davipay.com> reproducen totalmente la marca DAVIPAY de la Demandante.
5. El Demandando no tiene derecho sobre la marca DAVIPAY.
6. El Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para el uso de las marcas DAVIPAY.
7. El Demandado adquirió los nombres de dominio en disputa para vendérselos a la Demandante. El 28 de julio de 2020, el Demandado ofreció en venta el nombre de dominio en disputa <davipay.com> por un valor de USD 237.000, el nombre de dominio en disputa <davipay.com> por un valor de USD 12.700 y el nombre de dominio en disputa <davipay.com.co> por un valor de USD 15.700.
8. El Demandado había sido empleado de la Demandante.
9. El Demandado obstaculiza a la Demandante para reflejar sus marcas en los respectivos nombres de dominio en disputa.
B. Demandado
1. El Demandado tiene como actividad comercial el comercio al por menor por Internet, por lo que no compite con la actividad económica de la Demandante.
2. La actividad de la Demandante se limita a Colombia.
3. La Demandante no tiene derecho a reclamar propiedad exclusiva sobre el prefijo DAVI pues limitaría la libertad de expresión.
4. La Demandante sólo tiene 14 nombres de dominio con el prefijo DAVI.
5. El uso de la marca DAVIPAY como billetera digital no le otorga derechos sobre los nombres de dominio en disputa que incluyan la expresión DAVIPAY.
6. El uso internacional pretendido con los nombres de dominio en disputa, no tiene relación con una billetera digital y no se crea confusión.
7. Las marcas de la Demandante no son reconocidas internacionalmente.
8. El anterior titular del nombre de dominio en disputa <davipay.com> hacía uso del mismo para la compra y venta minorista.
9. El Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa <davipay.co> el 5 de marzo de 2019, el nombre de dominio en disputa <davipay.com.co> el 3 de marzo de 2019 y el nombre de dominio en disputa <davipay.com> el 17 de junio de 2020 y nunca los ha usado.
10. El Demandado trabajó para la sociedad Demandante desde el 1 de junio de 2003 hasta el 1 de marzo de 2016 y mientras estuvo en la compañía nunca conoció un producto o servicio que se identificara bajo el signo “davipay”, o que estuviera en proyecto.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
(iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrado y se utilizan de mala fe.
En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa, y por último, se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe los nombres de dominio en disputa.
Cuestión Preliminar: Idioma del procedimiento
El Experto nota que la Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma de los acuerdos de registro es inglés.
En virtud del párrafo 11(a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no se pronunció en relación con esa solicitud, si bien ha presentado la Contestación de la Demanda en español.
El Experto entiende que el idioma de las partes es el español dado que ambas Partes han presentado sus comunicaciones en español y, además, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, tanto la Demandante como el Demandado están domiciliados en Colombia, cuyo idioma oficial es el español, y por lo tanto, se presume que las partes de este procedimiento administrativo conocen éste idioma.
Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en dicho idioma.
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante alega ser la titular exclusiva de las marcas APP DAVIPAY con certificado No. 562731 en las clases 35, 36 y 38 internacionales, DAVIPAY con certificado No. 562756 en las clases 35, 36 y 38 internacionales, DAVIVIENDA PAY con certificado No. 628302 en las clases 9, 16, 35, 36, 38 y 42 internacionales, WWW.DAVIVIENDA.COM con certificado No. 239569 en la clase 38 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314434 en la clase 35 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314440 en la clase 35 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314438 en la clase 36 internacional, DAVIPUNTOS con certificado No. 229754 en la clase 36 internacional, DAVITIENDA con certificado No. 434498 en la clase 36 internacional, DAVILINEA EXPRESS con certificado No. 145406 en la clase 36 internacional, DAVIGIRO con certificado No. 145408 en la clase 36 internacional, DAVILINEA con certificado No. 145409 en la clase 36 internacional y DAVIRAPID con certificado No. 182050 en la clase 36 internacional, en Colombia desde 1993, la más antigua, siendo la más reciente registrada el 2 de mayo de 2017.
a) Existencia de una marca de titularidad de la Demandante
El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.
La Demandante aportó prueba (Anexo 3 de la Demanda) de su titularidad sobre los registros de marca colombianos APP DAVIPAY con certificado No. 562731 en las clases 35, 36 y 38 internacionales, DAVIPAY con certificado No. 562756 en las clases 35, 36 y 38 internacionales, DAVIVIENDA PAY con certificado No. 628302 en las clases 9, 16, 35, 36, 38 y 42 internacionales, WWW.DAVIVIENDA.COM con certificado No. 239569 en la clase 38 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314434 en la clase 35 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314440 en la clase 35 internacional, DAVIVIENDA con certificado No. 314438 en la clase 36 internacional, DAVIPUNTOS con certificado No. 229754 en la clase 36 internacional, DAVITIENDA con certificado No. 434498 en la clase 36 internacional, DAVILINEA EXPRESS con certificado No. 145406 en la clase 36 internacional, DAVIGIRO con certificado No. 145408 en la clase 36 internacional, DAVILINEA con certificado No. 145409 en la clase 36 internacional y DAVIRAPID con certificado No. 182050 en la clase 36 internacional, concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Los certificados de registro marcario incluidos en el Anexo 3 de la Demanda, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre las marcas DAVIPAY, DAVIVIENDA y la familia de marcas que se caracterizan por el prefijo DAVI.
b) Identidad o similitud confusa
La Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con sus marcas registradas por cuanto los nombres de dominio en disputa reproducen totalmente la marca DAVIPAY.
Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios de nivel superior genérico (“gTLDs”), como por ejemplo “.com”, “.biz”, “.edu”, “.org”, y los dominios de nivel superior de código de país (“ccTLDs”), como por ejemplo “.co”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos bajo la UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier gTLD y ccTLD en los nombres de dominio no son un factor diferenciador al analizar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante (sección 1.11. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Ello es así porque los gTLD y los ccTLD son simplemente un requisito técnico de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio.1
En el caso concreto se observa que los nombres de dominio en disputa <davipay.co>, <davipay.com.co> y <davipay.com> incorporan y reproducen en su totalidad la marca DAVIPAY de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento distintivo adicional, generando que los nombres de dominio en disputa sean idénticos con las marcas de la Demandante.
Contrario a la opinión del Demandado, la identidad o similitud confusa conforme a la Política, no corresponde a la confundibilidad marcaria, simplemente es una comparación entre el nombre de dominio y el elemento nominativo relevante de las marcas en cuestión. En efecto, el criterio de similitud confusa establece que si un nombre de dominio incluye una marca en su totalidad, éste será considerado idéntico o confusamente similar con la marca (sección 1.7. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas DAVIPAY de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
a) Caso Prima Facie
En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre los nombres de dominio en disputa son en los más de los casos una tarea casi imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado2 .
En el caso Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, el experto sostuvo:
“¿Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se encuentra el Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto” 3 (traducción libre del Experto).
Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos4 . Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.
La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa: i) el Demandado no tiene ningún derecho en las marcas DAVIPAY; ii) el Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada DAVIPAY en relación con los nombres de dominio en disputa; y iii) el Demandado conocía previamente a la Demandante y sus marcas.
De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.
b) Derechos o intereses legítimo del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa
De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias pueden servir para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa pues no tiene otro interés sobre los nombres de dominio disputa más allá de no permitir que la Demandante haga uso de este. En efecto, los nombres de dominio en disputa no redireccionan a ninguna página.
El Demandado alega que tiene interés en los nombres de dominio en disputa y justifica no haberlos usado en: “estudios de mercado a nivel Internacional que estoy realizando con el objetivo de darles el mejor uso a los dominios en disputa” (Página 9 de la Contestación a la Demanda).
Adicionalmente, el Demandado afirma que un nombre de dominio no es una marca y que la Demandante no tiene derecho a autorizar o desautorizar el uso de la palabra “davipay” por fuera del territorio colombiano. El Demandado, además, afirma haber verificado los registros marcarios en el Sistema de Madrid administrado por la OMPI y describe el registro de la sociedad BURUNELLO S.A.S. (una sociedad del Demandado), así como los usos que el anterior propietario le daba al nombre de dominio en disputa <davipay.com>.
El Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa bajo la Política.
Por lo tanto, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa, ni refutar el caso prima facie de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios. En efecto, el Demandado confiesa no estar usando los nombres de dominio en disputa.
Es más, la simple mención a que los nombres de dominio van a ser usados para la venta al pormenor de bienes no es prueba del interés legítimo del Demandado. Desde el registro el Demandado ha tenido suficiente tiempo para preparar y usar las páginas de los respectivos nombres de dominio en disputa, no obstante, no los ha usado ni demostrado que los esté preparando para usarlos.
(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo de los nombres de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la palabra “davipay” en la operación de su negocio, en especial cuando el nombre de su sociedad es BURUNELLO S.A.S. Además, la sociedad del Demandado puede tener por actividad el “comercio al por menor” o cualquier otra, pero esto no legitima a que el Demandado registre o adquiera los nombres de dominio en disputa que son idénticos a la marca DAVIPAY de la Demandante.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a el Demandado el uso de la marca DAVIPAY.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.
(v) No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con los nombres de dominio en disputa.
(vi) Los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca DAVIPAY de la Demandante. En este sentido, el Experto considera que la composición de los nombres de dominio en disputa, siendo idénticos a la marca DAVIPAY, conllevan un riesgo implícito elevado de confusión por la asociación de los nombres de dominio en disputa con la marca de la Demandante (ver sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
(vii) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Finalmente, los alegatos del Demandado en relación con la limitación territorial de la protección marcaria de la Demandante, así como el historial del uso por el propietario anterior del nombre de dominio en disputa <davipay.com> son irrelevantes para determinar los derechos o el interés legítimo del Demandado en los nombres de dominio en disputa.
En consecuencia, el Demandado no aportó evidencia de sus derechos o intereses legítimos en los nombrse de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
La Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado pues los nombres de dominio en disputa no dirigen a una página web activa, así como tampoco permiten que la Demandante los utilice.
El Experto considera que el hecho que el Demandando haya escogido DAVIPAY para registrar (o adquirir) los nombres de dominio en disputa son, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca reconocida en Colombia, país del Demandado y de pleno conocimiento del Demandado por haber trabajado para la Demandante sin que afecte a esta conclusión que los nombres de dominio en disputa fueran registrados o adquiridos luego de la terminación de su contrato laboral.
En consecuencia, la escogencia de los nombres de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que el Demandado conocía la marca de la Demandante. Por lo tanto, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte de los nombres de dominio en disputa y crear un negocio alrededor del reconocimiento ajeno.
Según las pruebas aportadas por la Demandante, el Demandado adquirió los nombres de dominio en disputa y se los ofreció en venta a la Demandante (Anexo 6 de la Demanda). El 28 de julio de 2020, el Demandado ofreció en venta el nombre de dominio en disputa <davipay.com> por un valor de USD 237.000, el nombre de dominio en disputa <davipay.com> por un valor de USD 12.700 y el nombre de dominio en disputa <davipay.com.co> por un valor de USD 15.700 (Anexo 7 de la Demanda).
El Demandando nunca niega que el email desde el cual se hizo la oferta a la Demandante sea suyo, simplemente afirma que: “los dominios en disputa nunca se han relacionado con esa dirección de correo electrónico. La dirección de correo relacionada con los dominios es […]@gmail.com” (Página 10 de la Contestación a la Demanda).
Lo que resulta curioso para el Experto, es que el mecanismo de pago ofrecido a la Demandante corresponde al mecanismo por el cual el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa <davipay.com>, que es el mismo mecanismo por el que el Demandado efectivamente está vendiendo el nombre de dominio en disputa como consta en la página web a la que el nombre de dominio en disputa redirige.
En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca de un tercero con conocimiento de esta y de la familia de marcas de la Demandante, dadas las circunstancias del caso y atendiendo a la composición de los nombres de domino en disputa, constituye un registro de mala fe a efectos de la UDRP5 . Al respecto el experto en Aktiebolaget Electrolux v. Jorgeariel Figueroa Rodríguez, Caso OMPI No. D2011‑1311, determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca” (traducción libre del Experto).
Por otra parte, el registro de los nombres de dominio en disputa impide que el titular de la marca refleje la marca en los nombres de dominio en disputa correspondientes, lo que se constituye en un patrón de conducta al tratarse de 3 nombres de dominio adquiridos en diferentes momentos.
Finalmente, el Experto concluye que el Demandado registró probablemente los nombres de dominios en disputa fundamentalmente con el fin de crear una confusión por asociación entre los nombre de dominio en disputa y la Demandante, pues como consta en el Anexo 10 de la Contestación de la Demanda, la marca DAVIPLATA de la Demandante, es entendida por los algoritmos de las redes sociales (Facebook® en este caso), como página relacionada. El hecho que los nombres de dominio en disputa no sean utilizados por el Demandado no impiden que el Experto concluya que el Demandado actuó de mala fe (ver la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Así, el Experto considera que el Demandado actuó con el propósito de perturbar la actividad de la Demandante impidiéndole que refleje su marca en los nombres de dominio en disputa, lo que constituye mala fe de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.
En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <davipay.co>, <davipay.com.co> y <davipay.com> sean transferidos a la Demandante.
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 12 de enero de 2021
1 Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. v. Carlos Andrés Montoya Osorio, Caso OMPI No. D2012-1110.
2 Ver Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2012-0875; Ver también F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services, Caso OMPI No. D2012-0474.
3 “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”
4 See Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, Caso OMPI No. D2000-0624.
5 Ver LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung, Caso OMPI No. D2012-2491.