Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Matmut c. Mariano maqlaoui

Caso No. D2020-2886

1. Las Partes

La Demandante es Matmut, con domicilio en Francia, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es Mariano maqlaoui, con domicilio en España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <matmutsec.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Acens Technologies, S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2020. El mismo 30 de octubre de 2020 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de noviembre, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de noviembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de noviembre de 2020.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de diciembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante en el presente procedimiento administrativo es MATMUT (Mutuelle Assurence des Travailleurs Mutualistes), una entidad francesa dedicada a los seguros.

La Demandante es titular de los siguientes registros para la marca MATMUT:

La Demandante es titular de los nombres de dominio <matmut.com> registrado el 16 de septiembre de 1998 y <matmut.fr> registrado el 24 de junio de 1997.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de octubre de 2020.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su demanda lo siguiente:

- Que es una empresa que participa en el mercado francés de los seguros, fundada en 1961.

- Que tiene cerca de 4 millones de miembros y más de 7.4 millones de contratos.

- Que cuenta con registros para la marca MATMUT en Francia y en los países miembros de la Unión Europea.

- Que otros Grupos de Expertos han reconocido que la marca de MATMUT se ha utilizado durante mucho tiempo y que la marca es distintiva.

- Que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En relación con este supuesto, la Demandante alega:

Que el nombre de dominio en disputa incorpora totalmente su marca registrada MATMUT.

Que la adición del término “sec” no constituye un elemento suficientemente distintivo que diferencie el nombre de dominio en disputa de la marca MATMUT.

Que la adición del dominio de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) es irrelevante para efectos de evaluar semejanza en grado de confusión.

II. Derechos o intereses legítimos

En relación con este supuesto, la Demandante alega:

- Que no guarda relación con el Demandado y que éste no ha sido autorizado para utilizar la marca MATMUT en modo alguno.

- Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa y que tampoco está relacionado en modo alguno con la marca MATMUT.

- Que el nombre de dominio en disputa está inactivo y que éste no se encuentra en uso en relación con la oferta de buena fe de bienes o servicios.

III. Registro y uso de mala fe

En relación con este supuesto, la Demandante alega:

- Que la marca MATMUT es una marca conocida, y que esa alegación que se ha convalidado por otro Grupo de Expertos.

- Que el término “matmut” no tiene otro significado salvo aquel que se le ha atribuido en relación con los servicios que ofrece la Demandante.

- Que no es concebible que el Demandado no tuviera conocimiento de la marca MATMUT cuando registró el nombre de dominio en disputa.

- Que al encontrarse inactivo el nombre de dominio en diputa, el Demandado no ha demostrado haber usado el nombre de dominio en diputa de manera legítima.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4.a de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en diputa.

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;

(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en diputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Debido a que el Demandado no ha presentado un Escrito de Contestación a la Demanda, el Experto puede tomar como ciertos los argumentos razonables que haya presentado la Demandante (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante es titular de varios registros para la marca MATMUT en Francia y en la Unión Europea.

El nombre de dominio en disputa incorpora totalmente la marca MATMUT de la Demandante.

La inclusión del término “sec” en el nombre de dominio en disputa no impide que la marca MATMUT sea reconocible en el nombre de dominio en disputa (véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).

Además, la inclusión del gTLD “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia a la hora de hacer el análisis de semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

Por lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandante argumentó que el Demandado no ha recibido licencia o autorización para utilizar la marca MATMUT. El Demandado no presentó pruebas que demuestren lo contrario.

El expediente del caso no contiene evidencia que indique que el Demandado haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. La marca MATMUT, totalmente incorporada en el nombre de dominio en disputa, no corresponde a una palabra comprendida en el idioma español. De hecho, las referencias existentes en línea en relación con el término “matmut” están directamente relacionadas con la Demandante.

Tomando en consideración lo anterior y en ausencia de pruebas presentadas por el Demandado, es dable deducir que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícita con la Demandante (ver sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

Por las anteriormente expresadas razones, no puede inferirse que el Demandado haya usado el nombre de dominio en disputa o que haya llevado a cabo preparativos para usarlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Debido a que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, se deduce que el Demandado no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del citado nombre de dominio en disputa (ver Caja Laboral Popular Coop. de Credito v. David Abete Berrade, Caso OMPI No. D2020-1136).

Por lo tanto, se actualiza el supuesto establecido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

La Demandante ha presentado pruebas que demuestran que cuenta con derechos exclusivos sobre la marca MATMUT en Francia y en la Unión Europea. España es un país integrante de la Unión Europea y la jurisdicción en la que el Demandado declaró tener su domicilio. Por tanto, y considerando que el término “matmut” no constituye una palabra de diccionario, el Experto considera que el Demandado registró el nombre de dominio con conocimiento de la existencia de la marca MATMUT y por ende de mala fe (ver sección 3.2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también TTT Moneycorp Limited v. Privacy Gods / Privacy Gods Limited, Caso OMPI No. D2016-1973, y Asda Stores, Ltd., Wal-Mart Stores, Inc. v. HC a/k/a Henry Chimanzi, Caso OMPI No. D2014-2256).

El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. La Demandante ha argumentado que éste es un caso de tenencia pasiva. Conforme a la doctrina de la tenencia pasiva establecida en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, se deben tener en cuenta las circunstancias del caso en particular para efectos de determinar si existe mala fe. Los siguientes hechos se derivan del expediente del caso:

- El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca MATMUT.

- El registro de Marca de la Unión Europea No. 003156098 MATMUT se otorgó el 26 de mayo de 2005. Este registro tiene validez en todos los países integrantes de la Unión Europea, y por tanto le ha surtido efectos al Demandado, quien ha declarado tener su domicilio en España.

- La marca MATMUT no corresponde a un término genérico o de diccionario, y está directamente relacionada con la Demandante.

- El nombre de dominio en disputa supone un riesgo de afiliación implícita con la marca MATMUT y con la Demandante.

- El Demandado no ha comparecido en el presente procedimiento y por tanto no ha presentado una explicación que justifique las razones por las que registró el nombre de dominio en disputa.

A la luz de anterior, no es posible concebir un uso activo real o potencial del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, que no tenga efectos ilegítimos conforme a la Política (ver la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Telstra, supra; así como “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc., Caso OMPI No. D2017-0246, y The Dow Chemical Company and E. I. du Pont de Nemours and Company v. Mario Rojas Serra, Caso OMPI No. D2016-0595).

Por ello, se cumplen los extremos del tercer supuesto de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <matmutsec.com> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 12 de enero de 2021