Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Google LLC c. Ibon Del Olmo
Caso No. D2020-2406
1. Las Partes
La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Ibon Del Olmo, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <imagenes-google.com>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es Nominalia Internet S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de septiembre de 2020. El 16 de septiembre de 2020 el Centro envió a Nominalia Internet S.L., por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de octubre de 2020, Nominalia Internet S.L. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 13 de octubre de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 14 de octubre de 2020.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de octubre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de noviembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de noviembre de 2020.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de diciembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, fundada en septiembre de 1998 por Serguéi Brin y Larry Page, es una empresa filial de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.
La Demandante es mundialmente conocida por su motor de búsqueda de contenido en Internet que lleva por nombre Google. El motor de búsqueda de la Demandante mantiene una de las recopilaciones de contenido indexado en línea más importantes del mundo.
La Demandante ofrece también otros productos y servicios como la suite ofimática Google Drive, el correo electrónico GMail, el navegador de Internet Google Chrome, las herramientas en línea Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube, entre otros.
La Demandante lidera también el desarrollo del sistema operativo basado en Linux, Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en gafas de realidad aumentada.
La Demandante tiene registrada la marca GOOGLE dentro y fuera de Europa, como acredita con los siguientes registros marcarios:
Marca de la Unión Europea (Reg. No. 1104306) que ampara el signo GOOGLE con relación a productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 del nomenclador internacional de marcas. Fecha de solicitud: 12 de marzo de 1999. Fecha de registro: 7 de octubre de 2005.
Marca de la Unión Europea (Reg. No. 4316642) que ampara el signo GOOGLE con relación a productos y servicios de las clases 16, 25 y 35 del nomenclador internacional de marcas. Fecha de solicitud: 29 de marzo de 2005. Fecha de registro: 18 de abril de 2006.
Marca Internacional (Reg. No. 881006) que ampara el signo GOOGLE (Marca figurativa) en España, la Unión Europea, Australia, Bulgaria, Belarús, China, Francia, República de Corea, Croacia, Islandia, Japón, Kenia, Montenegro, República de Moldova, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Federación de Rusia, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, y Ucrania, con relación a productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 del nomenclador internacional de marcas. Fecha de registro: 12 de enero de 2006.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de abril de 2020 y desde entonces redirige a sus visitantes a “www.googled.co”, un sitio Web donde se reproduce la marca GOOGLE (con su logotipo) junto con lo que parece ser un motor de búsqueda.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. El motor de búsqueda de contenido en Internet de la Demandante es uno de los más usados del mundo;
ii. GOOGLE es una marca de renombre en España y a nivel mundial como lo evidencian diversos rankings de marcas o empresas;
iii. El nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca GOOGLE de la Demandante;
iv. La adición del término genérico “imágenes” y el guión, no sirven para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca GOOGLE de la Demandante, como tampoco sirve para tal efecto la extensión “.com” al ser un requisito de registro estándar;
v. El nombre de dominio en disputa crea confusión visual y fonéticamente con la marca GOOGLE de la Demandante;
vi. La reputación mundial de la marca GOOGLE de la Demandante es evidencia inequívoca de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa;
vii. El Demandado incorporó al nombre de dominio en disputa la marca GOOGLE sin autorización o licencia de la Demandante;
viii. No existe prueba alguna de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa;
ix. Una búsqueda de la Demandante en la base de datos TMVIEW de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (por sus siglas en inglés “EUIPO”) no revela la existencia de marca alguna a nombre del Demandad;
x. Dada la importancia global de los productos de la Demandante, es de asumirse que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de que al usar la marca renombrada GOOGLE los usuarios que visiten la dirección electrónica “www.imagenes-google.com” asumirán que esta última es operada por la Demandante;
xi. La mala fe del Demandado es evidente también porque el nombre de dominio en disputa reproduce la página de búsqueda de la Demandante, lo que demuestra que el Demandado es plenamente consciente de la actividad y los productos y servicios de la Demandante;
xii. El sitio Web del Demandado reproduce la marca GOOGLE, incluyendo la misma elección de colores, sin autorización de la Demandante;
xiii. No es previsible que haya una explicación plausible por la que el Demandado hubiera adoptado el nombre de dominio en disputa, que no sea precisamente por la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio de la asociación del sitio Web del Demandado con la marca GOOGLE de la Demandante;
B. Demandado
El Demandado no contestó la Demanda.
6. Debate y conclusiones
A. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
B. Identidad o similitud confusa
De acuerdo con la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar a cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa, más no así con respecto a la forma en que dicho signo identificador se usa dentro del portal correspondiente.
La Demanda está fundada en registros de la marca de la Unión Europea GOOGLE concedidos por EUIPO el 7 de octubre de 2005 (Reg. No. 1104306) y el 18 de abril de 2006 (Reg. No. 4316642), así como en el registro de Marca Internacional No. 881006 de la marca GOOGLE otorgado el 12 de enero de 2006 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) que administra el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.
Al comparar los signos en pugna, el Experto reconoce de inmediato la marca GOOGLE de la Demandante dentro del nombre de dominio en disputa <imagenes-google.com>, aun cuando este último incluye el término descriptivo “imagenes”, lo que no evita una similitud confusa para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa se satisface el primer requisito de la Política, a pesar de que dicha marca esté acompañada de términos genéricos o descriptivos).
El sufijo “.com” es intrascendente a efectos del presente análisis de similitud confusa. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, donde se da cuenta que los dominios de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) son requisitos de registro estándar y por tanto no deben ser tomados en cuenta para determinar si el nombre de dominio en disputa es confusamente similar o no con la marca del demandante. Lo mismo puede decirse del guión, que no evita la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca GOOGLE de la Demandante.
De lo anterior se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca GOOGLE de la Demandante.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Ante la falta de contestación a la Demanda, el Experto está facultado para inferir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En todo caso, incumbe a la Demandante acreditar prima facie que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en términos de la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones de la Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan. Ver Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo, Caso OMPI No. D2017-0667 (la demandante requiere alegar que prima facie el demandado no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
La Demandante alega que la reputación mundial de su marca GOOGLE y la falta de autorización al Demandado para usar la marca GOOGLE en el nombre de dominio en disputa son pruebas inequívocas de que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos conforme a la Política.
La Demandante afirma también que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni existe una marca registrada del Demandado que tenga por objeto el nombre de dominio en disputa, como tampoco ha existido relación alguna entre el Demandado y la Demandante.
A juicio del Experto, estas alegaciones y afirmaciones se apoyan en las pruebas documentales anexas a la Demanda. Las pruebas, alegaciones y afirmaciones de referencia se estiman por tanto idóneas y suficientes para tener por satisfecha la carga mínima probatoria que le corresponde a la Demandante bajo este requisito.
El Demandado no desvirtuó las afirmaciones, alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante, y consecuentemente, este Experto presume que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a la evidencia, el Demandado no podría invocar derechos e intereses legítimos en la medida que su nombre de dominio en disputa redirige al nombre de dominio <googled.co> que alberga un sitio Web con la marca GOOGLE de la Demandante y un buscador de Internet como el de la Demandante. Asimismo, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la marca de la Demandante.
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone a la Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del demandante. Ver sección 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La marca GOOGLE fue inventada por la Demandante y en consecuencia goza del más amplio ámbito de protección contra su uso no autorizado.1
En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Demandado, quien está domiciliado en España, se apropió indebidamente de un nombre de dominio que reproduce íntegramente una marca renombrada en España como lo es GOOGLE. Ver Google LLC c. Ibon Del Olmo, Caso OMPI No. DES2020-0036 (GOOGLE es una marca de indudable carácter renombrado que es conocida ampliamente no solo en España sino también en una parte significativa del mundo).
Por otro lado, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para redirigir al nombre de dominio <googled.co> que resuelve un sitio Web que reproduce la marca GOOGLE de la Demandante, y bajo esa marca aparenta poner a disposición del público en general un motor de búsqueda como el de la Demandante. Este uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe porque se basa en una usurpación a los derechos de la marca GOOGLE de la Demandante para dirigir a los usuarios de Internet a un sitio web que aparenta ser de la Demandante sin serlo, aprovechándose de la confusión por asociación que causa.
En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, y se ha venido utilizando de mala fe.
La Demandante ha cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <imagenes-google.com> sea transferido a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 8 de enero de 2021
1 Una marca inventada se ubica en el extremo más fuerte del espectro (también llamado jerarquía de marcas) porque es intrínsecamente distintiva. Ejemplos de estas marcas son GOOGLE para servicios en línea, RELOX para relojes y XEROX para fotocopiadoras. Ver INTA’s Fact Sheet on “Trademark Strength” at “www.inta.org/fact-sheets/trademark-strength/”