Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi c. Contact Privacy Inc. Customer 0125542529 / Angel Barajas Nieves
Caso No. D2020-1841
1. Las Partes
La Demandante es Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Turquía, representada por Guell Intellectual Property, S.L.P., España.
El Demandado es Contact Privacy Inc. Customer 0125542529, Canadá / Angel Barajas Nieves, España, representado por Asesores Generales en Propiedad Industrial, S.L.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <kotonspain.com> (el “Nombre de Dominio en Disputa”). El Registrador del Nombre de Dominio en Disputa es Tucows Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de julio de 2020. El 15 de julio de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 15 de julio de 2020 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 20 de julio de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 23 de julio de 2020.
El Centro envió una comunicación a las Partes en español e inglés el 20 de julio de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 23 de julio de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento (si bien se presentaron Escritos de Contestación en español).
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de julio de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de agosto de 2020. Tras una solicitud de extensión, el plazo para contestar la Demanda se extendió hasta el 30 de agosto de 2020. El 28 de agosto de 2020 el representante del Demandado remitió al Centro un Escrito de Contestación por el Demandado, así como un Escrito de Contestación por Star Moda S.L. como usuaria del nombre de dominio en disputa.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de septiembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante fabrica y distribuye productos de prendas de vestir, textil y complementos, fundada en 1988 en Turquía con más de 300 tiendas alrededor del mundo.
La Demandante es titular de una gran variedad de signos distintivos respecto de la denominación KOTON. La Demandante cuenta con registros marcarios a nivel internacional, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
- Marca Internacional No. 777048 KOTON, registrada el 19 de marzo de 2002, designando varias jurisdicciones;
- Registro de marca turca No. 2001-07981 KOTON, registrada el 2 de mayo de 2001; y
- Registro de marca malasia No. 07012490 KOTON, registrada el 28 de junio de 2007;
En España, la Demandante es titular de la marca internacional No. 1171878 KOTON registrada el 25 de septiembre de 2019.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <koton.com> registrado desde 4 de marzo de 2002.
El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa <kotonspain.com> el 29 de mayo de 2008. El Nombre de Dominio en Disputa resuelve a un sitio web de venta de vestidos de novia, donde figura la marca KOTON (& Diseño) de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Los argumentos de la Demandante son los siguientes:
“El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos sobre la que la Demandante tiene derechos.”
La Demandante establece que si bien el registro marcario en España, es de fecha posterior al registro del Nombre de Dominio en Disputa, debe tenerse en cuenta por lo siguiente:
- El simple hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisición de derechos marcarios por parte de la Demandante no impide per se la concurrencia del primer elemento de la Política;
- los Tribunales españoles han establecido que el Demandado conocía la existencia de la marca KOTON con anterioridad al registro del Nombre de Dominio en Disputa, pues era cliente de la Demandante; y
- el concepto de “derechos previos” establecidos en el Reglamento es amplio e incluye nombre de comerciales y también otros derechos de propiedad industrial protegidos en España,
La Demandante, además manifiesta que el Nombre de Dominio en Disputa consiste en la denominación KOTON con el añadido del vocablo “spain”, que significa España en inglés. Por lo que el Nombre de Dominio en Disputa incorpora íntegramente la marca KOTON de forma inicial y distintiva, ya que el añadido del término “spain” no aporta fuerza diferenciadora al Nombre de Dominio en Disputa.
Por último, la Demandante sostiene que el añadido del término “spain” aumenta el riesgo de confusión pues induce a los usuarios a creer, erróneamente, que se trata de la página web española de la titular de la marca KOTON.
“El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa.”
La Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa. Asimismo, la Demandante no ha autorizado al Demandado a utilizar y/o registrar su marca KOTON, bajo cualquier forma.
Además, la Demandante manifiesta que ni el Demandado ni la usuaria del Nombre de Dominio en Disputa son titulares de la marca KOTON para productos de clase 25 ni para ninguna actividad de venta de vestimenta.
La Demandante alega que un tercero, Joaquín Nadal (quien pareciera estar detrás del registro del Nombre de Dominio en Disputa) con quien la Demandante mantuvo un litigio en España, por haber registrado marcas KOTON de mala fe, es titular de la marca de la Unión Europea KOTON, la cual es irrelevante puesto que no tiene relación con productos y servicios relacionados con el sector de la moda.
Por lo tanto, la Demandante establece que el Demandado carece de intereses o derechos legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa.
“El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe”
La Demandante manifiesta que la empresa Star Moda S.L., usuaria del nombre de dominio <kotonspain.es>, al que se encuentra redirigido del Nombre de Dominio en Disputa, era cliente del producto de la Demandante desde antes de solicitar el Nombre de Dominio en Disputa. Para ello, acompaña correspondencia intercambiada entre la filial europea de la Demandante y la empresa Star Moda S.L. y su administrador Joaquín Nadal Esteban. Este último ha sido identificado por el Registrador como beneficiario del Nombre de Dominio en Disputa y en consecuencia se le ha notificado la Demanda.
Asimismo, la Demandante manifiesta que en el año 2014, la Demandante interpuso demanda de nulidad de marcas españolas KOTON, que Joaquín Nadal Esteban había registrado de mala fe y sin autorización de la Demandante. Donde se concluyó que el demandado solicitó las marcas de mala fe.
B. Demandado
En el presente caso se recibieron dos contestaciones de demanda, una correspondiente al Demandado Ángel Barajas Nieves y otra correspondiente a la usuaria del Nombre de Dominio en Disputa Star Moda S.L.
Comenzaremos por la respuesta brindada por Star Moda S.L., quien en su contestación manifiesta ser usuaria del Nombre de Dominio en Disputa.
Respecto del primer elemento de la Política “[e]l Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos sobre la que la Demandante tiene derechos.” sostiene que la Demandante no ha acreditado tener presencia en España ni que sus marcas tengan al menos un mínimo de conocimiento por parte del público español. Por lo que es poco probable que un español confunda el Nombre de Dominio en Disputa con la marca de la Demandante.
Además, adjunta la sentencia No. 6/2016 del Juzgado de lo Mercantil No. 7 de Madrid donde se resuelve que los derechos previos de la Demandante en España caducan por falta de uso, la cual se encuentra apelada por la Demandante.
Por último, establece que el vocablo “koton” es un vocablo de fantasía que recuerda a la voz inglesa “cotton”, que significa algodón, un término totalmente genérico-descriptivo para la industria de la moda. Además, alega que este vocablo se podría asociar al nombre del perro pastor alemán protagonista de la comedia de acción de 1989 “Superagente K-9”.
Respecto del segundo elemento de la Política “[e]l Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa.”, Star Moda S.L., establece que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado por el Demandado el 29 de mayo de 2008 a fin de dar visibilidad en Internet al signo KOTON, que ya venía utilizando desde hace años.
Asimismo establece, que comenzó a utilizar el término KOTON en homenaje a “Don Algodón”, una marca icónica en los años 80 y 90 en España. Señaló, que a través del Nombre de Dominio en Disputa se distribuye productos textiles de fiesta y novia así como complementos hace más de doce años.
Por último alega que la Demandante intenta hace valer sus derechos de marca por el simple hecho de estar registrada en España desde el 2019, intentando de esta manera aprovecharse indebidamente del Nombre de Dominio en Disputa y aprovecharse del posicionamiento adquirido por el Demandado.
Respecto del tercer elemento de la Política “[e]l Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe”, Star Moda S.L., señala desconocer las comunicaciones enviadas por la sociedad alemana Koton Textil Group GmbH. Y establece que de la documentación presentada no se desprende que haya relación alguna entre la Demandante y el Demandado así como tampoco con Joaquín Nadal Villar.
Además alega que Star Moda S.L. ha ejercido un uso legítimo de sus derechos en calidad de empresa distribuidora del titular de la marca KOTON, bajo licencias otorgadas en fechas de 17 de diciembre de 2004 para la marca española M2578587 KOTON, 29 de abril para la marca española M2964895 KOTON y 10 de Junio de 2011 para la marca de la Unión Europea No. 009723792 KOTON otorgadas por Joaquín Nadal Esteban.
Asimismo, establece que el Nombre de Dominio en Disputa no ha sido registrado con el fin de vender, alquilar o ceder su registro a la Demandante o a un competidor de esta. Tampoco compiten entre sí, puesto que el Demandado trabaja en un nicho muy concreto del sector textil contrapuesto a las prendas juveniles de la Demandante.
Por último, establece que venía distribuyendo productos con la denominación KOTON ya hace varios años.
Ahora, corresponde hacer mención a la respuesta por parte del Demandado, Ángel Barajas Nieves. Quien indicó que su actividad se basa en el ofrecimiento de servicios diversos a terceros en materia de nombres de dominio, páginas web y redes sociales. Asimismo, manifestó que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 29 de mayo de 2008 en virtud de un contrato de prestación de servicios con su cliente Star Moda S.L. En dicho contrato figura que el titular del Nombre de Dominio en Disputa sería el Demandado, de cara a garantizar su privacidad a fin de que no pudiesen ser utilizados sus datos para fines no deseados.
Por último indica que nunca ha tenido relación con la Demandante ni le ha ofrecido servicios. Así como tampoco el Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandando.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y
(iii) acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
A. Cuestión preliminar: determinación sobre la identidad del Demandado
En el presente caso el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado por el Demandado, es decir, Ángel Barajas Nieves, quien fue consultado por la empresa Star Moda S.L. para registrar el Nombre de Dominio en Disputa. La Demanda hace alusión a Star Moda S.L. en repetidas oportunidades, como usuaria del Nombre de Dominio en Disputa. Ahora bien, de acuerdo a la Política y de conformidad con la información proporcionada por el Registrador, el Demandado es quien registró el Nombre de Dominio en Disputa, por lo tanto cuando se hace alusión al Demandado en la presente decisión se hará exclusiva referencia a Ángel Barajas Nieves salvo que se indique lo contrario (si bien en la información del Registrador se hace referencia a “Angel Barajas Nieves” sin tilde en la “a” de Ángel, en vista del Escrito de Contestación presentado por el Demandado, el Experto se referirá al registrante y Demandado como Ángel Barajas Nieves).
El párrafo 1 del Reglamento define como “Demandado” al titular del registro de un nombre de dominio contra quien se inicia una demanda. En este caso el registrante es Ángel Barajas Nieves.
Tal como surge del Escrito de Contestación presentado por el Demandado, el Demandado confirma que Ángel Barajas Nieves registró el Nombre de Dominio en Disputa en beneficio de Star Moda S.L., quien lo utiliza en su actividad comercial.
El Experto considera que el hecho de que el Demandado registrara el Nombre de Dominio en Disputa siguiendo las instrucciones o en beneficio de la usuaria Star Moda S.L., no impide al Experto considerar que el Demandado tiene ciertas obligaciones que se derivan de su condición de registrante.
En consecuencia, el Experto considera que la Demanda fue correctamente presentada contra el Demandado, en el sentido del párrafo 1 del Reglamento, por figurar Ángel Barajas Nieves como registrante. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto tomará en consideración en la presente decisión el Escrito de Contestación presentado por Ángel Barajas Nieves en tanto que registrante (y en consecuencia Demandado) y el Escrito de Contestación presentado por Star Moda S.L. en tanto que usuaria y beneficiaria del nombre de dominio en disputa.
B. Idioma del Procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
La Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, teniendo en cuenta la identidad, nacionalidad y lugar de residencia del Demandado. De igual manera, el Demandado contestó la Demanda en español.
De acuerdo con dichos antecedentes y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español. Teniendo en cuenta lo expuesto, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español.
A continuación, se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
C. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marca KOTON. La misma es confusamente similar con el Nombre de Dominio en Disputa <kotonspain.com> pues se reproduce en su integridad (véase la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición).
El Experto considera que el agregado del término geográfico “spain” al Nombre de Dominio en Disputa no impide un fallo de que el Nombre de Dominio en Disputa sea confusamente similar a la marca de la Demandante.
Asimismo, el dominio de nivel superior “.com” carece de relevancia para el análisis de este elemento.
Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo habría registrado y utilizado sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio en Disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio en Disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio en Disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
La Demandante manifestó la inexistencia de alguno de estos supuestos, aportando alegaciones y evidencias a tal efecto. Con la realización de esta presunción prima facie por parte de la Demandante, corresponde al Demandado rebatir la misma. El Demandado señala que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado en virtud de un contrato de prestación de servicios con su cliente Star Moda S.L. Por su parte Star Moda S.L. alegó que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado a fin de dar visibilidad en Internet al signo KOTON que ya utilizaban desde hacía varios años.
La Demandante sostiene, y el Demandado no lo refutó, que el Demandado no posee registro alguno para la marca KOTON, ni licencia de la Demandante para usarla. Star Moda S.L. indicó que ha ejercido un uso legítimo en calidad de empresa distribuidora del titular registral de la marca KOTON, bajo las licencias otorgadas por Joaquín Nadal Esteban. Sin embargo las marcas M2578587 y M2964895 han sido consideradas nulas, conforme a la Sentencia No. 594/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid del 30 de octubre de 2018, la cual estableció lo siguiente:
“Revocamos en parte dicha resolución y, en consecuencia, estimando la demanda interpuesta por Koton Magazacilic Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi contra Don Joaquín Nadal Esteban, declaramos la nulidad, por razón de la concurrencia de mala fe en la solicitud de registro, de las marcas españolas mixtas 2578587 “KOTON” y 2964895 “KOTON”, procediéndose a la práctica de los asientos correspondientes en la Oficina Española de Patentes y Marcas…”
Respecto de la marca de la Unión Europea 009723792 KOTON el Experto nota que, a la fecha de la presente decisión, una consulta en la base de datos pública de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea refleja que sobre dicha marca existe una “anulación de registro pendiente”. El Experto nota también que la marca de la Unión Europea 009723792 fue registrada el 16 de julio de 2014 (siendo posterior al registro del nombre de dominio en disputa), la similitud de la marca de la Unión Europea 009723792 con las marcas M2578587 y M2964895 que fueron declaradas nulas conforme se indicaba anteriormente, así como con las marcas de la Demandante (si bien la marca de la Unión Europea se encuentra registrada para los servicios de la clase 39, el Experto considera que los productos o servicios específicos para los que se encuentren registradas dichas marcas no tiene ningún impacto relevante para el análisis en el presente procedimiento bajo la Política).
Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anterior, el Experto considera que la mera tenencia de las marcas o de un derecho sobre ellas en base a una licencia no resulta suficiente para otorgar en todos los casos derechos o intereses legítimos bajo la Política, sino que resulta necesario un análisis de conjunto con las restantes circunstancias del procedimiento. En el presente procedimiento Star Moda S.L. además de alegar su condición de licenciataria señala la similitud de KOTON con el término inglés “cotton”, con el nombre de un perro en una comedia, y con un supuesto homenaje a la marca “Don Algodón”. Sin embargo, las explicaciones de Star Moda S.L. obvian el hecho objetivo de que existe una destacable similitud de las marcas de la Unión Europea 009723792, y las marcas españolas anuladas M2578587 y M2964895, con las marcas anteriores de la Demandante (registradas en diversas jurisdicciones).
Por otra parte, el Demandado no es conocido por el Nombre de Dominio en Disputa, dado que su nombre es Ángel Barajas Nieves. Como tampoco lo es la usuaria del Nombre de Dominio en Disputa, ya que su denominación social es “Star Moda S.L.”. De hecho, es importante destacar que en el sitio web del Demandado se reproduce un logo altamente similar al de la Demandante (que a su vez parecería ser coincidente con las marcas que fueron objeto de licencia a Star Moda S.L. y que se han analizado en los párrafos anteriores).
En este orden de ideas, la Demandante ha logrado acreditar que el Demandado carece de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa, dado que la Demandante no le ha concedido ninguna licencia o autorización al Demandado para utilizar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorpore la marca KOTON, ni se cumplen ninguno de los presupuestos del párrafo 4 (c) de la Política, sin que Star Moda S.L. o el Demandado hayan conseguido rebatir el caso prima facie de la Demandante.
Por ende el Experto encuentra que se ha cumplido de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que la Demandante debe demostrar que se ha registrado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe y que el mismo está siendo utilizado de mala fe.
El Experto opina que en el balance de las probabilidades el registro del Nombre de Dominio en Disputa se hizo con conocimiento de la marca KOTON y teniendo en mente la similitud con dicha marca (que se reproduce en su integridad en el Nombre de Dominio en Disputa). El Demandado es quien registró el Nombre de Dominio en Disputa pero lo hizo como consecuencia de los servicios que presta a su cliente, la usuaria del sitio web Star Moda S.L., por lo que el Experto considera razonable inferir que se conocía a la Demandante y su marca KOTON al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa. En este sentido, en el sitio web del Nombre de Dominio en Disputa se reproduce un logo altamente similar al que es de titularidad de la Demandante lo que apoya la conclusión de que el Nombre de Dominio en Disputa se registraba con la marca KOTON de la Demandante en mente y para aprovecharse de dicha similitud.
Asimismo, es dable destacar que conforme a la prueba aportada por la Demandante, donde constan comunicaciones aparentemente remitidas en 2003 y 2004 por la filial europea de la Demandante al Sr. Joaquín Nadal Esteban (con referencias a Star Moda S.L.), que parecerían ser clientes del grupo de empresas de la Demandante, y se puede observar que las comunicaciones era firmadas por Koton Textil Group, por lo que la usuaria del Nombre de Dominio en Disputa difícilmente puede alegar el desconocimiento de los derechos sobre el término KOTON de la Demandante. Si bien Star Moda S.L. presenta alegaciones arrojando dudas sobre la veracidad de las evidencias aportadas por la Demandante, el Experto no tiene motivos suficientes para dudar de la veracidad de dicha documentación. Tampoco tiene el Experto motivos para dudar sobre la veracidad de las facturas giradas por una empresa del grupo de la Demandante a la empresa Star Donna S.L., que hacen referencia a órdenes/pedidos de 2003 (algunas con un sello “Star Donna” y firma), y que resultan relevantes ya que en el año 2003 figuraba como apoderado de la misma Joaquín Nadal Esteban (actualmente administrador), siendo en la mayor parte del 2003 el administrador de la misma su hijo, y de las que se desprendería el conocimiento por ambos de las empresas del grupo de la Demandante y de sus productos. Pero aun cuando las anteriores evidencias no fueran tenidas en consideración, se desprende del propio Escrito de Contestación de Star Moda S.L., una relación de parentesco entre el licenciante Joaquín Nadal Esteban y el socio-administrador de Star Moda S.L., que junto con las similitudes con los signos de la Demandante, sirven para inferir en el balance de las probabilidades que la usuaria del Nombre de Dominio en Disputa no debía desconocer los derechos anteriores sobre el término KOTON de la Demandante. Además, esto se ve reforzado por la Sentencia No. 594/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid del 30 de octubre de 2018, mencionada en el apartado anterior, donde se dispuso que el Sr. Joaquín Nadal Esteban registró las marcas M2578587 y M2964895 KOTON de mala fe (siendo destacable en opinión del Experto que la marca M2578587 fue registrada de mala fe con anterioridad al registro del Nombre de Dominio en Disputa).
En conclusión, el Experto considera que en el balance de las probabilidades al momento de registrar el Nombre de Dominio en Disputa debía existir conocimiento de la marca KOTON de la Demandante y se habría registrado dado que el Nombre de Dominio en Disputa es precisamente similar a la marca de la Demandante.
En base a las alegaciones expuestas y a la documentación presentada, tanto de la Demandante como las del Demandado y Star Moda S.L, el Experto considera que el Nombre de Dominio en Disputa se registró y utilizó a sabiendas de que coincide con la marca de la Demandante y de mala fe a los efectos de la Política.
Además, este Experto considera que al utilizar el Nombre de Dominio en Disputa, Star Moda S.L. ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea, lo que constituye mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Nombre de Dominio en Disputa, <kotonspain.com>, sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 9 de Octubre de 2020