Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Novartis AG contre Sika Lawrence

Litige No. D2020-1785

1. Les parties

Le Requérant est Novartis AG, Suisse, représenté par BrandIT GmbH, Suisse.

Le Défendeur est Sika Lawrence, Burkina Faso.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Novartis AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 juillet 2020. En date du 9 juillet 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 juillet 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 juillet 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 juillet 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 juillet 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 août 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 août 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 août 2020, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Novartis AG, société suisse, qui détient ou contrôle directement ou indirectement toutes les entités du groupe pharmaceutique Novartis.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination “novartis” et notamment des marques suivantes :

- Marque verbale internationale NOVARTIS n° 663765, enregistrée le 1er juillet 1996, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 40, et 42.

- Marque verbale internationale NOVARTIS n° 666218, enregistrée le 31 octobre 1996, en classes 41 et 42.

- Marque verbale internationale NOVARTIS n° 1249666, enregistrée le 28 avril 2015, en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42 et 44, désignant notamment l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

- Marque verbale internationale NOVARTIS n° 1349878, enregistrée le 29 novembre 2016, en classes 9, 10, 41, 42, 44 et 45, désignant notamment l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

- Marque verbale de l’Union Européenne NOVARTIS n° 000304857, enregistrée le 25 juin 1999 en classes 1, 5, 9, 10, 29, 30, 31 et 32.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant la marque NOVARTIS, dont <novartis.com>, <novartis.fr>, <novartis.ch>, <novartis.tn> et <novartis.cm>.

Le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> a été enregistré le 4 novembre 2019 par le Défendeur.

Le Requérant a décidé de déposer une plainte UDRP auprès du Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> est semblable à sa marque NOVARTIS, au point de prêter à confusion car l’adjonction d’un terme géographique à la marque du Requérant, dans le nom de domaine litigieux, n’est pas de nature à écarter un risque de confusion. De même, à suivre le Requérant, l’extension de premier niveau “.com” ne peut ne pas être prise en considération lors de l’examen de la similarité entre la marque NOVARTIS du Requérant et le nom de domaine litigieux.

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il n’a pas octroyé de licence, ni consenti à ce que sa marque NOVARTIS soit utilisée par le Défendeur, ni autorisé ce dernier à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Il cherche ensuite à démontrer que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, ni sous les termes “novartis-france”, “novartis france” ou “novartis” et produit à cette fin des recherches sur Internet. Il ajoute que le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> a dirigé vers une page parking de l’Unité d’enregistrement jusqu’au 8 juillet 2020 inclus et qu’il est désormais inactif. Le nom de domaine litigieux serait donc détenu passivement et ne dirigerait pas vers un site Internet actif dont le contenu serait véritablement en lien avec une activité commerciale offrant de bonne foi des produits ou services. Par conséquent, le Requérant estime que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

En troisième lieu, Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi car il est intervenu de nombreuses années après l’enregistrement de la marque NOVARTIS, que le Requérant et le groupe Novartis jouissent d’une renommée mondiale dans le domaine pharmaceutique, y compris au Burkina Faso où est domicilié le Défendeur, et qu’enfin, la réunion du terme “france” et de la marque NOVARTIS, joints par un tiret, dans la portion de second niveau du nom de domaine litigieux, n’est pas un hasard. Cette combinaison pourrait faire référence à la présence des filiales et sociétés associées du Requérant sur le marché français des produits pharmaceutiques ainsi qu’à leur implantation sur le territoire français. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> est détenu de façon passive et que la “détention passive“ d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi de ce dernier.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques NOVARTIS ci-dessus rappelées.

Il existe une forte similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> et les marques susvisées du Requérant. En effet, l’adjonction du nom géographique “france”, en terme second, et du tiret n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques NOVARTIS du Requérant.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures NOVARTIS sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Rien ne démontre que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou à des fins non commerciales légitimes ou loyales.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que le Requérant et le groupe Novartis jouissent d’une renommée mondiale dans le domaine pharmaceutique. En conséquence, le Défendeur, ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque NOVARTIS du Requérant. Une simple recherche sur Internet, avec le terme “novartis” sur un moteur de recherche, aurait permis au Défendeur de savoir que cette désignation correspondait à la marque du Requérant.

En l’espèce, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le Défendeur ait dissimulé son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine (iii), que le nom de domaine dirige vers une page parking et soit détenu passivement (iv), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <novartis-france.com> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 9 septembre 2020