Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Comercializadora Farmacéutica IP, S.A.P.I de C.V. c. Juan Cruz
Caso No. D2020-1349
1. Las Partes
La Demandante es Comercializadora Farmacéutica IP, S.A.P.I de C.V., México, representada por Hedwig Adelheid Lindner Lopez, México.
El Demandado es Juan Cruz, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <fahorros.com>. El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de mayo de 2020. El 29 de mayo de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de mayo de 2020 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes en español e inglés el 8 de junio de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 9 de junio de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de junio de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de julio de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de julio de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa mexicana, que opera desde 1991 en el sector de la comercialización de productos farmacéuticos, con más de 1.300 sucursales en el país mexicano. La Demandante opera en el mercado bajo la marca FARMACIAS DEL AHORRO, comercializando productos farmacéuticos y ofreciendo servicios de orientación médica, tanto a través de tiendas físicas, como online a través de su página web oficial ligada al nombre de dominio <fahorro.com> (registrado el 27 de mayo de 2000).
La Demandante es titular de varias marcas mexicanas, que contienen la denominación “farmacias del ahorro”, sola o unida a otros elementos gráficos y/o denominativos, en concreto, son suficientemente representativas a los efectos de este procedimiento, la Marca Mexicana No. 1193692 FARMACIAS DEL AHORRO, denominativa, registrada el 8 de diciembre de 2010, para servicios de la clase 35; y la Marca Mexicana No. 1162289 A FARMACIAS DEL AHORRO, figurativa o mixta, registrada el 7 de junio de 2010, para servicios de la clase 35; y la Marca Mexicana No. 1122893 FARMACIAS AHORRO, figurativa o mixta, registrada el 28 de septiembre de 2009, para productos de la clase 5.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de mayo de 2020 y se encuentra ligado a una página web en español que contiene varios enlaces relacionados a páginas web de terceros en varias secciones relativas a productos financieros (en concreto, “cuenta ahorro”, “cuenta bancaria”, “inversiones prestamos”, “inversiones”, “autoahorro” y “abrir cuenta bancaria”), mostrando en su encabezamiento, de forma destacada, en color verde que contrasta con el resto de la página que se encuentra en color negro, un mensaje en inglés que indica que si alguien se encuentra interesado en el nombre de dominio en disputa, el “Domain Broker Service” podría obtenerlo para el interesado, invitando a averiguar cómo. Accionando sobre el mencionado mensaje se accede a la página web del servicio de compra de nombres de dominio de GoDaddy en español, que, por un precio de EUR 69,99 más comisión, oferta que uno de sus gestores se pondrá en contacto con el propietario del nombre de domino en disputa para averiguar si está dispuesto a venderlo, haciendo todo lo posible para conseguirlo “al menor precio posible” e indicando que sus tarifas “no incluyen el coste del nombre de dominio”.
Según acredita la Demandante, con anterioridad a la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa se encontraba ligado a una página web, en español, que, incluyendo en la parte izquierda de su encabezamiento, antes del contenido de la página web, la marca figurativa de la Demandante FARMACIAS DEL AHORRO de forma idéntica, reproducía, igualmente, el diseño o look and feel de la página web oficial de la Demandante, incluyendo las mismas secciones en idéntica posición, ofertando los mismos servicios ofertados por la Demandante, relativos a la venta de productos farmacéuticos y servicios de orientación médica. Esta página web, además, reproducía imágenes oficiales de la página web de la Demandante, así como, en su pie de página, la misma nota de reserva de derechos utilizada en la página web oficial de la Demandante, reproduciendo sus números de registro y licencia sanitaria (conteniendo, en letras mayúsculas, la nota “todos los derechos reservados por Comercializadora Farmacéutica de Chiapas A.A.P.I. de C.V., México D.F. 2016. COFEPRIS: 143300201 B1447, No. de licencia sanitaria: 09 011 09 0096”), y realizaba diversas redirecciones o vínculos a la página web oficial y a las redes sociales oficiales de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que, debido al uso continuado de la marca FARMACIAS DEL AHORRO durante cerca de 30 años, así como su presencia e implantación en México (con más de 1.300 sucursales), en redes sociales y en Internet, esta marca goza de reconocimiento y prestigio en México, donde ha sido reconocida como una de las cinco franquicias más exitosas y su Director General como uno de los 300 empresarios más reconocidos.
- Que el distintivo “fahorro” condensa los elementos principales de la marca FARMACIAS DEL AHORRO, siendo utilizado como identificador de la Demandante, tanto en el nombre de dominio que alberga su página web corporativa (<fahorro.com>), como en sus páginas oficiales en redes sociales, como Facebook (“https://es-la.facebook.com/FAhorro/”) y Twitter (“https://twitter.com/FAhorro”).
- Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, ya que incorpora los elementos principales de la marca FARMACIAS DEL AHORRO, la letra “f” incicial” y el término “ahorro”, añadiendo una “s” al final en alusión al plural de la palabra “ahorro”, así como el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, que es un mero elemento técnico sin valor distintivo. Además, los hechos y circunstancias del caso respaldan el riesgo de confusión, en particular, la similitud del nombre de dominio en disputa con el nombre de dominio de la Demandante (<fahorro.com>), así como la similitud de la página web ligada al nombre de dominio en disputa y la página web oficial de la Demandante.
- Que El Demandando no es conocido comúnmente por la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa ni es titular de ninguna marca relativa al mismo, careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y realizando un uso del mismo de mala fe. El Demandado ha utilizado sin autorización las marcas y logos de la Demandante, con la intención de engañar a los consumidores, suplantando la identidad de la Demandante, creando confusión, para atraer a los usuarios de Internet a la página web del Demandado.
- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe, apuntando a la Demandante y a su marca, con la intención de generar confusión en el público consumidor, para aprovecharse de su reputación en México para atraer de forma intencional a los usuarios de Internet a la página web del Demandado mediante confusión. El Demandado conocía la marca de la Demandante, pues la reproduce en la página web ligada al nombre de dominio en disputa. Además, el nombre de dominio en disputa puede ser potencialmente ser utilizado para obtener información sensible de los usuarios que ingresen por error en la página web ligada al mismo o intenten hacer uso de sus servicios digitales. El software de McAfee WebAdvisor7, que protege frente amenazas en Internet, como malware o intentos de phishing, identifica al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa como potencialmente peligroso.
La Demandante solicita que el procedimiento se sustancie en español dado que las Partes se encuentran domiciliadas en países de habla hispana y el contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa se encuentra en español.
La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Idioma del Procedimiento
De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, en atención a la petición de la Demandante y las circunstancias del caso, en particular, dado que ambas partes se encuentran domiciliadas en países de habla hispana (México y Argentina), la mayor parte de la prueba aportada se encuentra en español y la página web a la que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa antes de la presentación de la Demanda (según acredita la Demandante), así como la página web a la que se encuentra ligado en la actualidad el nombre de dominio en disputa, se encuentran también en lengua española, el Experto determina que el idioma de procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos sus elementos preponderantes son reconocibles en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar respecto a dicha marca relevante a los efectos de la Política. Además, en casos limitados específicos, un contexto más amplio del caso, como el contenido del sitio web que se aproveche de la reputación del demandante, puede respaldar la consideración de que existe similitud confusa. También es importante destacar que el gTLD “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política. Véase, las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En el caso que nos ocupa, a excepción del gTLD “.com”, el nombre de dominio en disputa reproduce los elementos principales de la marca FARMACIAS DEL AHORRO, la letra “f” inicial y el término “ahorro”, añadiendo una letra “s” al final, que convierte éste último término en plural (“ahorros” en lugar de “ahorro”). Estas variaciones no impiden, a juicio del Experto, que los elementos preponderantes de la marca de la Demandante sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa.
De las circunstancias del caso se desprende además que la denominación “fahorro” es comúnmente utilizada por la Demandante como su identificador en Internet, tanto en su sitio web de comercio electrónico (ligado al nombre de dominio <fahorro.com>), como en redes sociales, habiendo acreditado la Demandante, que, como el Experto ha podido comprobar a través del archivo de Internet Wayback Machine, el nombre de dominio en disputa estuvo ligado a una página web que reproducía íntegramente la marca de la Demandante, con el mismo diseño o look and feel, idénticas secciones, productos y servicios a los contenidos en la página web corporativa de la Demandante, que incluía vínculos a la página web oficial y redes sociales oficiales de la Demandante y contenía una nota de reserva de derechos o copyright idéntica a la incluida en la página web oficial de la Demandante.
Por tanto, en atención a las circunstancias del caso, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento de la Política, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, y éste no ha contestado a la Demanda, no alegando ni acreditando ningún tipo de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, mediante evidencias de las que se desprenda la concurrencia, entre otras, de las circunstancias indicadas de forma enunciativa en párrafo 4(c) de la Política.
El Experto, en el uso de las facultades que la Política le otorga, ha podido comprobar que no existe ninguna marca que contenga o consista en la denominación coincidente con el nombre de domino en disputa (“fahorros”) que se encuentre registrada, con efectos en México o en Argentina, a nombre del Demandado. Tampoco ha podido encontrar el Experto, ninguna referencia en Internet relativa a la denominación “fahorros” en conexión con el Demandado.
Un factor relevante para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Este factor no concurre en el presente caso, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce los elementos principales de la marca FARMACIAS DEL AHORRO y del nombre de dominio <fahorro.com> de la Demandante, y ha sido utilizado, según ha acreditado la Demandante y ha podido comprobar el Experto (mediante el archivo de Internet Wayback Machine), para albergar una página web de contenidos prácticamente idénticos a los incluidos en la página web corporativa de la Demandante, que reproducía la marca y logos de la Demandante, así como las imágenes y diseño de la página web corporativa de la Demandante, conteniendo links a las redes sociales y pagina web oficiales y reproduciendo la nota de reserva de derechos o copyright en favor de la Demandante; buscando claramente la confusión y afiliación con la Demandante y su marca. Tal uso del nombre de dominio en disputa, no puede calificarse como un uso legítimo de buena fe.
Igualmente, el uso actual del nombre de dominio en disputa, ligado a una página que contiene varios enlaces a páginas web de terceros dentro del sector financiero y un mensaje que invita a cualquier interesado en adquirir el nombre de dominio en disputa a negociar su compra a través del servicio de compra de nombres de dominio de GoDaddy, no puede ser calificado, a juicio del Experto, como un uso legítimo en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que el nombre de dominio en disputa contiene los elementos preponderantes de la marca de la Demandante FARMACIAS DEL AHORRO (la letra “f” inicial y la palabra “ahorro” en plural) siendo similar no solo a ésta marca sino prácticamente idéntico al identificador “fahorro” utilizado por la Demandante en Internet (en el nombre de dominio de la Demandante <fahorro.com> al que se encuentra ligada su página web oficial, así como en sus páginas oficiales de redes sociales), existiendo, por ello, un riesgo de confusión para los usuarios, que capitaliza o se aprovecha de la reputación de la Demandante y su marca.
Es destacable además la reacción del Demandado ante la Demanda, su falta de contestación, no habiendo alegado ningún derecho o intereses legítimos que pudieran contradecir las alegaciones de la Demandante, y la modificación del uso del nombre de dominio en disputa, retirando la página web a la que se encontraba ligado, para sustituirla por la mencionada página web de enlaces a páginas de terceros.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o haya utilizado en nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, no habiendo desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable en relación a este tercer elemento o requisito de la Política es el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas las circunstancias del presente caso evidencian, a juicio del Experto, que, en el balance de probabilidades, resulta probable el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe: (i) las alegaciones y documentación aportada por la Demandante, así como las búsquedas en Internet efectuadas por el Experto en el uso de las facultades que la Política le otorga, permiten concluir que la marca FARMACIAS DEL AHORRO goza de notable presencia en Internet y de reputación en el mercado mexicano, habiendo sido utilizada por la Demandante durante cerca de 30 años; (ii) la página web a la que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa reproducía la marca y logos de la Demandante, así como el diseño e imágenes de la página web corporativa de la Demandante; (iii) dicha página web a la que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa, contenía además links a la página web oficial y redes sociales de la Demandante y reproducía la nota de reserva de derechos de la página web oficial de la Demandante, incluyendo los números de registro sanitario y denominación social de la Demandante; (iv) el Demandando no ha contestado a la Demanda, no acreditando ningún tipo de derecho o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ni refutando las alegaciones de la Demandante en cuanto a su mala fe; (v) con posterioridad a la Demanda, ha sido modificado el contenido al que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa, vinculándolo a una página web que contiene enlaces a páginas de terceros relacionados con el sector financiero y oferta la posible transmisión a través de intermediarios del nombre de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias evidencian, a juicio del Experto, que en el balance de probabilidades resulta muy probable que el Demandado conociera la existencia de la marca de la Demandante, procediendo al registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, apuntando a la marca FARMACIAS DEL AHORRO, presuntamente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación para aumentar el tráfico de su página web con ánimo lucrativo, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante, o de ser la propia Demandante suplantando su identidad, para ofertar productos y servicios idénticos a los ofrecidos y prestados por la Demandante.
A juicio del Experto, en el balance de probabilidades resulta también muy probable que, tras tener conocimiento de la Demanda y, por tanto, de mala fe, el Demandado haya tratado de soslayar los efectos del presente procedimiento dando de baja la referida página web y ligando el nombre de dominio en disputa a una página de enlaces, presuntamente patrocinados a páginas web de terceros, comprendidos dentro del sector financiero, en un intento de vincular el nombre de dominio en disputa a una actividad que pudiera considerase referida al significado en el diccionario del término “ahorro” o “ahorros”, y, al mismo tiempo, haya tratado de ofertar la venta del nombre de dominio en disputa a través del intermediario GoDaddy.
En definitiva, todas las circunstancias cumulativas del caso, permiten, a juicio del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe a los efectos de la Política respecto del nombre de dominio en disputa. Por ello, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <fahorros.com> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 31 de julio de 2020