About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. c. Mattew Ohio

Caso No. D2020-1037

1. Las Partes

La Demandante es Gómez-Pinzón Abogados S.A.S., Colombia, representada internamente.

El Demandado es Mattew Ohio, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gomezplnzon.com> (el “nombre de dominio en disputa”). El registrador del citado nombre de dominio en disputa es NameCheap, Inc. (“Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2020. El 29 de abril de 2020 el Centro envió a NameCheap, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de abril de 2020 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que Mattew Ohio es la persona que figura como registrante, develando los datos del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 6 de mayo de 2020 suministrando los datos del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante rechazó presentar una enmienda a la Demanda en fecha 11 de mayo de 2020.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 6 de mayo de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 9 de mayo de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de mayo de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de junio de 2020.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de junio de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Cuestión Preliminar: Idioma del procedimiento

La Demanda ha sido presentada en español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. De conformidad con el párrafo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”

La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, mientras que el Demandado no presentó ninguna declaración al respecto. Por su parte, el Centro envió todas las comunicaciones a las partes en ambos idiomas.

El párrafo 11.a) del Reglamento permite que el experto determine el idioma del procedimiento teniendo en cuenta las circunstancias del caso. En relación con esta cuestión, la sección 4.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)), establece que al decidir sobre el idioma del procedimiento, el experto debe garantizar la equidad de ambas partes y procurar que se mantenga el carácter expedito y de bajo costo de la Política (Sbarro Franchise Co., LLC v. Kouwenbin, Caso OMPI No. D2019-0884; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. v. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. Ltd., Caso OMPI No. D2008-0293; Groupe Auchan v. Xmxzl, Caso OMPI No. DCC2006-0004).

La Demandante es una entidad que tiene domicilio y operaciones en Colombia, país donde el español es el idioma oficial. Además, la Demandante es titular de varios registros de marca GÓMEZ-PINZÓN en el mismo país. El Experto, también nota, que la Demandante ha demostrado el carácter notorio de su marca y de los servicios que presta utilizándola en Colombia.

De acuerdo con el expediente del presente caso, el Demandado ha señalado su domicilio en los Estados Unidos.

Como se discutirá más adelante, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio con objeto de perpetrar un fraude directamente dirigido en contra de la Demandante, sus empleados y sus clientes, lo cual demuestra que éste conocía a la Demandante y sus circunstancias, puesto que tal conocimiento era necesario para ejecutar su conducta (Groupe Auchan v. Yang Yi, Caso OMPI No. D2014-2094).

Como parte de ese esquema fraudulento, el Demandado interceptó e infiltró comunicaciones electrónicas de la Demandante. El Demandado también usurpó la identidad de algunos empleados de la Demandante, e hizo creer a los clientes de ésta, que los correos electrónicos apócrifos provenían de la firma legal de la Demandante. El idioma tanto de la Demandante como de sus empleados es el español.

El Centro envió sus comunicaciones a las partes tanto en inglés como en español. El Demandado no ha respondido a dichas comunicaciones, y no se ha pronunciado sobre la petición hecha por el Demandante para que el idioma del procedimiento fuera el español.

A la luz de lo arriba expuesto, de conformidad con el párrafo 11.a) del Reglamento, y toda vez que ha sido el propio Demandado quien, de manera consciente y voluntaria ha establecido puntos de contacto con la Demandante y la jurisdicción donde ésta se encuentra domiciliada y presta sus servicios, es decir, Colombia, un país hispanohablante, resulta razonable que el idioma del procedimiento sea el español. Además, tomando en cuenta las circunstancias del caso y de la conducta del Demandado, si se ordenara a la Demandante traducir la Demanda, se ocasionarían demoras y gastos indebidos en el presente procedimiento (Bayer Intellectual Property GmbH v. 刘金力(liujinli), Caso OMPI No. D2020-0910; Morellato S.p.A. v. Yi Ming Dong; Bo Fan, Caso OMPI No. D2018-1731).

En consecuencia, el Experto determina que el idioma del procedimiento será el español.

5. Cuestión Preliminar: Demandado

El Experto nota que la Demanda se presentó originalmente contra Namecheap, Inc. y WhoisGuard, Inc. que son, respectivamente, el Registrador del nombre de dominio en disputa y el servicio de privacidad. Dado que el Registrador ha revelado los datos del registrante del nombre de dominio en disputa (Mattew Ohio), el Experto considera que no es procedente mantener a Namecheap, Inc. y WhoisGuard, Inc. como Demandados en este caso. Por ello, el Demandado en este procedimiento es el Sr. Ohio, registrante y titular del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior, de acuerdo con la regla que establece que cuando el registrador actúa únicamente en su calidad de registrador, y no también de registrante, no es aplicable que sea nombrado demandado (ver sección 4.19 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

6. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una firma de abogados que presta servicios jurídicos en Colombia.

La Demandante ha demostrado ser titular de los siguientes registros de marca en Colombia:

Marca

Número de Registro

Fecha de Registro

Clase

GÓMEZ-PINZÓN
(DISEÑO)

643844

17 de abril de 2020

45

GOMEZ-PINZON ABOGADOS

480534

21 de octubre de 2013

45

GOMEZ-PINZON & ASOCIADOS

584064

20 de mayo de 2013

45

GOMEZ-PINZON (Y DISEÑO)

326754

27 de noviembre 2003

42

La Demandante es titular de los nombres de dominio <gomezpinzon.com.co>, <gomezpinzon.co>, <gomez‑pinzon.com>, <gomezpinzon.com> y <gomezpinzon.legal>, registrados el 13 de agosto de 1999, 25 de febrero de 2010, 14 de marzo de 2012, 5 de noviembre de 1997 y 12 de marzo de 2015, respectivamente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 22 de enero de 2020 y no existe evidencia de que haya resuelto a algún sitio web. Según la Demanda, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos supuestamente a nombre de la Demandante, suplantándola.

7. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega lo siguiente:

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la Demandante es una firma de abogados que tiene un amplio reconocimiento como prestador de servicios jurídicos en Colombia.

Que la Demandante tiene oficinas en las ciudades de Medellín y Bogotá, a través de las cuales presta asesoría en distintas áreas del Derecho.

Que la Demandante forma parte de Affinitas que es una alianza basada en América Latina, compuesta por cuatro firmas de abogados en Chile, Colombia, México y Perú.

Que la Demandante cuenta con numerosos aliados a nivel mundial, que le permiten prestar asesoría a escala internacional.

Que la Demandante cuenta con más de 100 abogados especialistas en diferentes ramas del Derecho, lo cual le ha permitido establecerse como una de las firmas más importantes del país y la región.

Que la Demandante lleva más de 25 años prestando servicios jurídicos de la más alta calidad, lo cual le ha permitido recibir innumerables reconocimientos.

Que la amplia, destacada y reconocida trayectoria de la firma de la Demandante, tanto a nivel nacional como internacional, le ha permitido convertirse en un referente de servicios legales en Colombia y Latinoamérica.

Que la Demandante cuenta con múltiples registros de la marca GÓMEZ-PINZÓN en Colombia con fechas anteriores a la del registro del nombre de dominio en disputa.

Que la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: <gomezpinzon.com.co>, <gomezpinzon.co>, <gomez-pinzon.com>, <gomezpinzon.com> y <gomezpinzon.legal>.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GÓMEZ-PINZÓN y al nombre de dominio de <gomezpinzon.com> de la Demandante.

Que el público, así como los consumidores y clientes de la Demandante, podrían entender que a través del nombre de dominio en disputa pueden ingresar a la página web de aquella.

Que la diferencia entre la marca GÓMEZ-PINZÓN de la Demandante y el término “gomezplnzon” incluido en el nombre de dominio en disputa es imperceptible.

Que el Demandado reemplazó la letra minúscula “i” del nombre de dominio del Demandante <gomezpinzon.com>, con una letra mayúscula “l” en el nombre de dominio en disputa, creando una impresión visual que dificulta en gran medida la diferenciación entre ambos términos.

Que, por lo tanto, existe riesgo de confusión y/o asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca GÓMEZ-PINZÓN de la Demandante.

Que el Demandado creó cuentas de correo electrónico con la extensión “[...]@gomezplnzon” 1, utilizando los nombres de algunos de los empleados de la Demandante.

Que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de generar una convicción errada en el público y, en especial, en los clientes de la Demandante.

Que la infracción y la usurpación de la marca GÓMEZ-PINZÓN y el nombre de dominio <gomezpinzon.com> de la Demandante, tienen como objetivo principal adelantar conductas criminales, dirigidas a engañar a los clientes de aquella, con la intención de desviar los pagos que ellos realizan hacía cuentas falsas.

Que es casi imposible notar la diferencia entre las direcciones de correos electrónicos infractores y los de los empleados de la Demandante, lo cual aprovechó el Demandado para iniciar comunicaciones con clientes de la Demandante e intentar manipularlos para ejecutar transacciones fraudulentas hacia cuentas que no son de la organización.

Que el Demandado adquirió un dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” con el fin de lograr la mayor similitud posible entre los nombre de dominio y generar la confusión pretendida.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Demandado no tiene derechos para registrar ni utilizar el nombre de dominio en disputa o alguno similar, debido a que dicha facultad corresponde en forma exclusiva a la Demandante, en su calidad de titular de la marca GÓMEZ-PINZÓN.

Que el registro y administración del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado es una conducta infractora de sus derechos de propiedad industrial puesto que contiene la marca GÓMEZ-PINZÓN de la Demandante.

Que la valoración conjunta de las referencias respecto de la reputación y renombre de la Demandante y su marca, por una parte, y los intentos de fraude contenidos en los correos electrónicos, por otra, prueban tanto la mala fe, como el carácter ilícito, consciente y determinado de la conducta consistente en solicitar el registro y utilizar el nombre de dominio en disputa de forma ilegal.

III. Registro y uso de mala fe

Que el nombre de dominio en disputa se está utilizando para engañar a los clientes de la Demandante y atentar en contra de ellos ejecutando conductas criminales enmarcadas en el engaño, la estafa y el fraude, la violación de la confidencialidad y el privilegio abogado-cliente.

Que el día 23 de enero de 2020, una persona que se identificó como Jimena […], desde la dirección del correo electrónico “jimena[...]@gomezplnzon.com”, irrumpió en una cadena de correos electrónicos preexistentes de la Demandante y respondió a algunos de los involucrados en ésta.

Que en dicho correo electrónico, la persona que se identificó como Jimena […] envió copias del mensaje, entre otros, a tres direcciones falsas de correo electrónico con la extensión “[…]@gomezplnzon.com”, a saber: Ricardo […] (r[...]@gomezplnzon.com); Adriana (a[...]@gomezplnzon.com) y Catalina […] (c[...]@gomezplnzon.com).

Que lo anterior evidencia que el registro del nombre de dominio en disputa solo tuvo por objeto perpetrar el ilícito denunciado.

Que el nombre de dominio en disputa ha sido usado para intentar desviar el pago de servicios de la Demandante a cuentas bancarias que no le pertenecen, lo cual conforma un uso contrario a la buena fe comercial y constituye una conducta delictiva.

Que el Demandado tiene como objetivo la utilización del nombre de dominio en disputa con fines criminales, fraudulentos y lucrativos, creando confusión con la marca de la Demandante.

Que, por lo anterior, el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

8. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

El Demandado no presentó un escrito de Contestación, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Demandante que considere razonables (ver Boris Johnson v. Belice Domain WhoIs Service Lt, Caso OMPI No. D2010-1954; Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante es titular de varios registros para la marca GÓMEZ-PINZÓN en Colombia, en la clase 45 de la clasificación de Niza.

La Demandante reclama que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca GÓMEZ-PINZÓN y a su nombre de dominio <gomezpinzon.com>, con la única diferencia de que aquel involucra la sustitución de una letra minúscula “i” por una letra mayúscula “I” en el término “pinzón”. El Experto considera que más bien la letra insertada es una “L” minúscula: “l”. En cualquier caso, el nombre de dominio en disputa es similar, hasta el punto de causar confusión, con la marca GÓMEZ-PINZÓN de la Demandante.

Ello es así, porque las únicas diferencias entre la marca GÓMEZ-PINZÓN de la Demandante y el nombre de dominio en disputa es la sustitución de la vocal “i” por la consonante “l”, que en la cadena alfanumérica que conforma a dicho nombre de dominio, asemeja una “i”, así como la ausencia de un guion entre los términos “GÓMEZ” y “PINZÓN”. La ausencia de tildes en el nombre de dominio en disputa obedece a una restricción técnica que, en este caso, hace imposible su inclusión, con lo cual esta variación es irrelevante.

El Experto opina que dichas diferencias no constituyen elementos que diferencien a la marca GÓMEZ‑PINZÓN de la Demandante frente al nombre de dominio en disputa.

Además, la configuración del nombre de dominio en disputa constituye un caso de typosquatting, ya que éste introduce una modificación de la marca GÓMEZ-PINZÓN que visualmente hace creer al usuario de Internet que dicho nombre de dominio está conformado en su totalidad por la citada marca (ver Instagram, LLC v. FBS Inc, Whoisprotection.biz / Mert Turan, Caso OMPI No. D2019-1472 <lnstagramcopyright.xyz>; Eurovia v. Card4Call.com INC, Caso OMPI No. D2019-2674 <eurovla.com>; Natixis v. Zhang Ming, Caso OMPI No. D2017-1125 <nalixis.com>; LinkedIn Corporation v. Daphne Reynolds, Caso OMPI No. D2015‑1679 <linkedlnjobs.com>).

La inclusión del gTLD “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de nombres de dominio y, por lo tanto, carece de relevancia al hacer un análisis de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Volkswagen AG v. Todd Garber, Caso OMPI No. D2015-2175; Dassault (Groupe Industriel Marcel Dassault) v. Ma Xiaojuan, Caso OMPI No. D2015-1733; Lego Juris A/S v. Chen Yong, Caso OMPI No. D2009-1611; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. zhanglei, Caso OMPI No. D2014-0080).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa, porque ésta es la única que tiene la facultad de usar la marca GÓMEZ‑PINZÓN. Esta afirmación no fue desvirtuada por el Demandado.

El nombre de dominio en disputa no resuelve a sitio web alguno. Sin embargo, según las pruebas aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para operar varias direcciones de correo electrónico subordinadas al nombre de dominio en disputa, con la finalidad de suplantar la identidad de empleados de la Demandante e interceptar las comunicaciones sostenidas entre éstos y sus clientes, para engañarlos con objeto de desviar los pagos de dichos clientes hacia cuentas de banco apócrifas.

Esta conducta no solamente es ilegítima y desleal de conformidad con el párrafo 4(c)(iii) de la Política, sino que es claramente ilegal (ver SOLTI c. WhoIsGuard Protected, WhoIsGuard, Inc. / king maker, Stockton Quality Laboratory Control, Caso OMPI No. D2020-0754; JEANOLOGIA, S.L. c. Bright, Brightmorgan Pty Ltd, Caso OMPI No. D2017-0848; Télévision Française 1 v. Kenechi Anene, Caso OMPI No. D2019-1578), y por ello no puede conferir derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa (ver The Swatch Group AG, Swatch AG v. thomas, thomas Bolton, Caso OMPI No. D2019-1771, International Business Machines Corporation v. Sadaqat Khan, Caso OMPI No. D2018-2476; Allen & Overy LLP v. Name Redacted, Caso OMPI No. D2019-1148).

Diversos precedentes emitidos por Grupos de Expertos conforme a la Política establecen que el uso de un nombre de dominio en disputa para actividades ilegales como el phishing, la suplantación de identidad u otros tipos de fraude nunca pueden dar lugar a derechos o intereses legítimos (ver sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming v. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc, Caso OMPI No. D2018-1692; Instagram, LLC v. Temp Name Temp Last Name, Temp Organization, Caso OMPI No. D2019-0249).

Por ello, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

La Demandante ha demostrado ser titular de derechos exclusivos sobre la marca GÓMEZ-PINZÓN en Colombia, y que dicha marca es notoriamente conocida en esa jurisdicción. Las fechas en las que se realizó el registro de las marcas de la Demandante significativamente preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La conducta del Demandado que ha sido anteriormente descrita revela que éste conocía a la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. La elección del nombre de dominio, que incorpora en su totalidad la marca de una firma legal reconocida, en donde se sustituye una “i” por una “l”, que hace extremadamente confundible al nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante, muestra que el Demandado deliberadamente registró dicho nombre de dominio de mala fe. Este esquema de typosquatting claramente demuestra la mala fe del Demandado (ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también JEANOLOGIA, S.L. c. Bright, Brightmorgan Pty Ltd, Caso OMPI No. D2017-0848).

La usurpación de las identidades de la Demandante y de sus empleados ha generado un riesgo de confusión por asociación (ver la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

El uso del nombre de dominio en disputa para interrumpir e infiltrar las comunicaciones electrónicas de empleados de la Demandante, suplantando su identidad con el fin de desviar el pago por servicios prestados por aquella a una cuenta bancaria apócrifa es un acto fraudulento y un aprovechamiento ilícito de la reputación de la Demandante. Al usar el nombre de dominio en disputa de esta manera, el Demandado ha intentado engañar intencionalmente a los receptores de dichos correos, creando una confusión sobre la fuente de las comunicaciones, lo que pone en evidencia la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

9. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <gomezplnzon.com> sea transferido a la Demandante.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 3 de julio de 2020


1 El Experto ha decidido editar los nombres para evitar la identificación de las personas afectadas.