Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Barceló Gestión Hotelera, S.L. c. Orlando Zunino, Sofia Projects
Caso No. D2020-0391
1. Las Partes
La Demandante es Barceló Gestión Hotelera, S.L., España, representada por Clarke, Modet & Co., España.
La Demandada es Orlando Zunino, Sofia Projects, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <occidentalcaribehotel.com> y <occidentalcaribehotel.website>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2020. El 20 de febrero de 2020 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2020 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió en español e inglés una comunicación a las partes el 21 de febrero de 2020 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 21 de febrero de 2020. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento, pero envió comunicaciones en ese idioma.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2020. La Demandada envió correos electrónicos el 24 de febrero de 2020 y el 6 de marzo de 2020. El Centro notificó el Comienzo del Nombramiento del Experto el 26 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Luca Barbero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 31 de marzo de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía integrada en la división hotelera del Grupo Barceló.
El Grupo Barceló fundado en 1931 en la isla de Mallorca, España, es un grupo turístico que está integrado por distintas líneas de actividad.
La sección hotelera, a la que pertenece la Demandante, cuenta con más de 250 hoteles y más de 55.000 habitaciones con presencia en 22 países, es la tercera cadena más grande de España y la número 29 a nivel internacional; la división de viajes Ávoris, dispone de más de 700 agencias de viajes en 4 continentes, varios touroperadores e incluso una compañía aérea.
Al cierre de 2017 el grupo, cuya plantilla está formada por casi 29.000 personas, obtuvo una cifra de negocios de EUR 4.313,4 millones y un EBITDA de EUR 495,6 millones.
Barceló Hotel Group, está integrada por 4 marcas principales: “Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts”, “Barceló Hotels & Resorts”, “Occidental Hotels & Resorts”, y “Allegro Hotels”
La Demandante ha recibido numerosos reconocimientos, incluidas las recientes nominaciones a “Mejor Marca Hotelera de Europa” y “Mejor Marca Hotelera de México y Centroamérica” en los World Travel Awards 2019. Además 26 de sus hoteles están nominados entre los mejores establecimientos de todo el mundo.
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marcas:
- Registro de marca internacional Nº 1327802, OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS (marca denominativa), registrada el 20 de abril de 2017 en las clases 16, 35, 39 y 43;
- Registro de marca de la Unión Europea Nº 009412446, OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS (marca figurativa), presentada el 30 de septiembre de 2010 y registrada el 21 de enero de 2011, en las clases 35, 41 y 43;
- Registro de marca de la Unión Europea Nº 015466345, OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS (marca figurativa), presentada el 23 de mayo de 2016 y registrada el 26 de septiembre de 2016 en las clases 16, 35, 39 y 43;
- Registro de marca de la Unión Europea Nº 015466378, OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS (marca denominativa), presentada el 23 de mayo de 2016 y registrada el 14 de septiembre de 2016 en las clases 16, 35, 39 y 43;
- Registro de marca de la República Dominicana Nº 232329, HOTEL OCCIDENTAL CARIBE (marca denominativa), registrada el 2 de agosto de 2016, en la clase 43;
Los nombres de dominio en disputa <occidentalcaribehotel.com> y <occidentalcaribehotel.website> se registraron el 29 de diciembre de 2019 y el 25 de diciembre de 2019, respectivamente, y resuelven a páginas de estacionamiento del Registrador con enlaces patrocinados.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa <occidentalcaribehotel.com> y <occidentalcaribehotel.website> son confusamente similares a sus marcas registradas, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa – que registró sin autorización – y que el Demandado registró y usó los nombres de dominio en disputa de mala fe.
La Demandante informa al Experto que ya mantuvo un caso de la UDRP contra el Demandado con respecto a otros nombres de dominio confusamente similares a sus marcas registradas, i.e. Barceló Gestión Hotelera, S.L. y Barceló Corporación Empresarial, S.A. c. Sofía Proyect, Caso OMPI No. D2019-1169. Dicho procedimiento se terminó a la luz de un acuerdo alcanzado entre las partes, en julio de 2019, por el cual el Demandado acordó transferir los nombres de dominio al Demandante y se comprometió a no registrar más nombres de dominio, incluidas las marcas del Demandante en el futuro. La Demandante señala que el posterior registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado en violación de dicho acuerdo es una evidencia adicional de mala fe.
B. Demandada
La Demandada no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, envió comunicaciones en las cuales manifestó su intención de transferir los nombres de dominio en disputa resultando las negociaciones infructuosas.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los nombres de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los nombres de dominio en disputa; y
(iii) acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
La Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, por cuanto ambas partes han mantenido en otras ocasiones contactos y negociaciones en dicho idioma. Incluso, la Demandante alega que se firmó un acuerdo en español entre las partes (situación a la que haré referencia en la sección D. de la presente Decisión).
Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, la Demandada guardó silencio sobre el idioma del procedimiento pero se comunicó con la Demandante en español.
Haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
El Experto determina que el Demandante ha demostrado que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas registradas en las cuales el Demandante tiene derechos de acuerdo con el párrafo 4(a)(i) de la Política, ya que los nombres de dominio en disputa incluyen el núcleo de la marca OCCIDENTAL del Demandante en combinación con el término “hotel”, el indicador geográfico “Caribe” y el dominio genérico de nivel superior “.com”, que pueden ignorarse a los efectos de esta evaluación.
El Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El Experto considera que el Demandante ha demostrado un caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa y que el Demandado, al no haber presentado un Escrito de Contestación, no ha demostrado derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa de conformidad con el párrafo 4(c) de la Política.
El Experto considera que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Con referencia al registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, el Experto considera que a la luz del registro previo y el uso de las marcas registradas del Demandante en relación con los servicios de hotel y, en general, el hecho de que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa después de haber firmado un acuerdo con el Demandante en el cual se comprometía a no registrar más nombres de dominio que incorporaran las marcas del Demandante, es una clara evidencia de que el Demandado conocía los derechos marcarios del Demandante al momento de su registro y que tenía la intención de apuntar al Demandante.
En vista de lo anterior y de la redirección del Demandado de los nombres de dominio en disputa a las páginas de estacionamiento con enlaces patrocinados del Registrador, el Experto considera que el Demandado intentó atraer intencionalmente a los usuarios de Internet a sus sitios web para obtener ganancias comerciales, al causar un riesgo de confusión con las marcas del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de sus sitios web de acuerdo con el párrafo 4(b)(iv) de la Política.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <occidentalcaribehotel.com> y <occidentalcaribehotel.website> sean transferidos a la Demandante.
Luca Barbero
Experto Único
Fecha: 14 de abril 2020