Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Consorci de Turisme de Barcelona c. Carlos Lozano, Tenabled S.L.
Caso No. D2020-0316
1. Las Partes
La Demandante es Consorci de Turisme de Barcelona, España, representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es Carlos Lozano, Tenabled S.L., España.1
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <barcelonavisit.com>. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Go Canada Domains, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de febrero de 2020. El 12 de febrero de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de febrero de 2020 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes en inglés y español el 2 de marzo de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 3 de marzo de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de marzo de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de marzo de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de abril de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de abril de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una entidad pública española, constituida en 1993, por el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y la Fundación para la Promoción de Barcelona, estando presididos sus órganos rectores por la propia alcaldesa del consistorio de Barcelona y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de esta localidad. La Demandante tiene encomendada de forma oficial la promoción y dinamización de la oferta turística, cultural y comercial de Barcelona y su entorno, que realiza de forma presencial mediante una amplia red de oficinas y cabinas de información turística, así como a través de Internet y las principales redes sociales, bajo diversas marcas entre ellas, VISIT BARCELONA.
La Demandante es titular de varias marcas españolas con las que identifica sus servicios, que contienen la denominación “visit barcelona”, unida a otros elementos gráficos y/o denominativos, en concreto:
La Marca Española No. 3603675 VISIT BARCELONA, mixta, registrada el 1 de agosto de 2016, para servicios de las clases 35 y 38;
La Marca Española No. 3603680 VISIT BARCELONA TICKETS, mixta, registrada el 1 de agosto de 2016, para servicios de las clases 35 y 38.
Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incluyen su marca VISIT BARCELONA, sola o unida a otros términos, entre otros, <visitbarcelona.com>, registrado el 19 de junio de 2001, e, igualmente, es titular del nombre de dominio <barcelonaturisme.com>, registrado el 19 de marzo de 2003, que se encuentra ligado a su web corporativa, mediante la cual presta sus servicios promocionales, y al que se encuentra redireccionado el nombre de dominio <visitbarcelona.com>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de abril de 2018 y, de conformidad con la evidencia presentada por la Demandante albergaba una página web en siete idiomas, entre ellos, español, si bien, en la actualidad se encuentra redireccionado al nombre de dominio <barcelonatourism.eu> que alberga dicha página web (con cambios menores). Esta página web incluye en su encabezamiento la denominación “barcelona tourism” unida a un elemento gráfico que parece representar el monumento de la Sagrada Familia, conteniendo información turística sobre la ciudad de Barcelona y ofertando la venta de entradas a monumentos u otras atracciones, tours y visitas guiadas, así como la reserva de vuelos, cruceros, hoteles y coches de alquiler, mediante links a diversos turoperadores. En esta página web se indica que el nombre de dominio <barcelonatourism.eu> y la propia página web pertenecen a una empresa domiciliada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (Emirates BPS), habiendo sido “fundada para proporcionar una guía de viaje independiente y local para los viajeros que desean experimentar la impresionante ciudad de Barcelona en España”. El diseño de la referida página web combina principalmente los colores negro, gris y rojo, sobre fondo blanco, presentando el menú de sus principales secciones en el encabezamiento, de forma horizontal correlativa debajo de la denominación indicada “barcelona tourism”, destacando la sección de “compra de boletos”, situada en el extremo derecho del menú, mediante su encuadre dentro de un rectángulo rojo.
La Demandante envío un requerimiento al Demandado de fecha 8 de enero de 2020 (entregado el 9 de enero de 2020, y con sello de recibido el 10 de enero de 2020) haciendo constar los derechos de marca de la Demandante y el riesgo de confusión por asociación con el nombre de dominio en disputa y la correspondiente página web que el mismo albergaba.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca VISIT BARCELONA, ya que incorpora idénticos términos alterando su orden, junto al dominio genérico de nivel superior “.com”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer elemento de la Política, siendo además utilizado en el mismo sector de la Demandante, por lo que existe un alto riesgo de confusión y de asociación.
Que el Demandando carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ya que no guarda relación alguna con la Demandante, no ha sido autorizado nunca para el uso de la marca VISIT BARCELONA, no es conocido ni ostenta ninguna marca que contenga o consista en la denominación “barcelona visit”, ni tampoco en las denominaciones “barcelona forbidden” y “barcelona tourism”, utilizando, sin embargo, estas denominaciones dentro del mismo sector que la Demandante, el sector turístico. La denominación social del Demandado Tenabled, S.L. tampoco guarda relación con el nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dada la notoriedad de la Demandante, al ser un ente público, así como la notoriedad de su marca VISIT BARCELONA dentro del sector turístico y dado que el Demandando opera dentro del mismo sector turístico, éste conocía o debía conocer a la Demandante y su marca. La naturaleza del nombre de dominio en disputa, integrado por términos idénticos a los que componen la marca de la Demandante, también evidencia la mala fe del Demandado. Además, la Demandante remitió un requerimiento previo al Demandado (mediante burofax de fecha 8 de enero de 2020 del que se aporta copia, así como de su comprobante de recepción), dando lugar a una conversación telefónica y a una reunión entre las Partes (el 31 de enero de 2020), en la que el Demandado ofreció la transferencia del nombre de dominio en disputa por la cantidad de EUR 20.000. Concurren las circunstancias indicadas en el párrafo 4.b) (i) y (ii) de la Política.
Que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de mala fe buscando la vinculación con la Demandante y su marca para aprovecharse de su reputación. La página web vinculada al nombre de dominio en disputa ofrece productos y servicios relacionados con el turismo en Barcelona, idéntica actividad a la prestada por la Demandante, siendo, además, su diseño muy similar al de la página web corporativa de la Demandante en combinación de colores, contenido y ubicación de sus secciones. Existe un innegable riesgo de confusión y de asociación, buscado de forma intencionada para aumentar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa.
La Demandante cita varias decisiones anteriores adoptadas bajo la Política que considera que apoyan su posición.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. El Experto ha tomado en consideración todas las evidencias, documentos aportados y alegaciones de las partes, realizando, además, algunas investigaciones limitadas e independientes bajo los poderes generales que se le reconocen inter alia en los párrafos 10 y 12 de la Política. Véase la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política.
A. Idioma del Procedimiento
De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, en atención a la petición de la Demandante y las circunstancias del caso, dado que ambas partes se encuentran domiciliadas en España, la mayor parte de la prueba aportada se encuentra en español y la página web a la que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa se encuentra también en lengua española entre otros idiomas, el Experto determina que el idioma de procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
En el caso que nos ocupa, a excepción del dominio genérico de nivel superior “.com”, que por su carácter técnico generalmente no se considera en el análisis del primer elemento de la Política, el nombre de dominio en disputa reproduce únicamente los mismos términos que constituyen la marca VISIT BARCELONA alterando su orden. Si bien la marca de la Demandante es mixta, el Experto nota que los elementos gráficos de la misma no son susceptibles de representación en el nombre de dominio en disputa y en el presente caso no impiden que la Demandante haya satisfecho, la titularidad de derechos en una marca confusamente similar a los efectos del primer elemento de la Política. Si se eliminan los elementos gráficos, el Experto nota que los términos denominativos son el término de diccionario “visit” (que en español significa “visita”) junto con el término geográfico “Barcelona”. En este sentido, el Experto nota que el amplio uso de la marca por la Demandante la separa del sentido puramente geográfico del término “Barcelona”, habiendo aportado la Demandante evidencia de la amplia y notoria presencia que tiene la marca VISIT BARCELONA en redes sociales y en Internet, donde se publicitan y prestan los servicios de turismo de la Demandante bajo la marca VISIT BARCELONA.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa reproduce los elementos denominativos que componen la marca VISIT BARCELONA de manera invertida respecto de la posición en la que aparecen reproducidos en la marca, lo que no impide que sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa. Además, el Experto nota que dicha posición de los términos “Barcelona” y “visit” en el nombre de dominio en disputa no es una posición común o habitual en el lenguaje (ni en idioma español ni en inglés), lo cual, teniendo en cuenta que la Demandante es titular del nombre de dominio <visitbarcelona.com>, junto con la apariencia que se le da a la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa, lleva a considerar al Experto que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante en mente, lo que apoya la conclusión de la similitud confusa entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que la marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, entendiendo, en consecuencia, que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante. Véanse en este sentido las secciones 1.6, 1.7 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Concurre, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento de la Política, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes, mediante evidencias de las que se desprenda la concurrencia, entre otras, de las circunstancias indicadas de forma enunciativa en párrafo 4(c) de la Política.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita al menos prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, que no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
El Experto nota que los términos que componen el nombre de dominio en disputa son el término geográfico Barcelona junto con la palabra “visit” (“visita” en español) incluida en el diccionario. Sin embargo, como han reiterado otras decisiones bajo la Política, para reconocer derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio basados en su significado en el diccionario, el nombre de dominio en cuestión ha de ser utilizado de forma genuina, o al menos existir una intención demostrable de uso genuino, en relación con su significado en el diccionario y no para aprovecharse de la reputación de la marca de un tercero. Véase la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Un factor relevante para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce, aunque alterando su orden, íntegramente, los elementos que componen la marca de la Demandante VISIT BARCELONA, existiendo un riesgo de asociación implícito, y, además, ha sido utilizado, según ha podido comprobar el Experto, para redireccionar al nombre de dominio <barcelonatourism.eu> que igualmente resulta muy similar al utilizado por la Demandante para albergar su página web corporativa en <barcelonaturisme.com>, mediante la cual presta a sus servicios promocionales relativos a la marca VISIT BARCEONA y a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio de la Demandante <visitbarcelona.com>, en un esquema de uso que contribuye a crear confusión y asociación, a través del nombre de dominio en disputa, con la Demandante y su marca.
El Experto nota que la Demandante utiliza el nombre de dominio coincidente con los elementos principales de su denominación social <barcelonaturisme.com> para ofertar los servicios de promoción prestados bajo la marca VISIT BARCELONA (y también los servicios prestados bajo la marca VISIT BARCELONA TICKETS), encontrándose redireccionado al referido nombre de dominio (<barcelonaturisme.com>) el nombre de dominio <visitbarcelona.com>. De forma similar, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente redireccionado al nombre de dominio <barcelonatourism.eu>, que salvo por algunas letras de su última palabra y el dominio de nivel superior “.eu”, en lugar de “.com”, resulta similar al referido nombre de dominio de la Demandante <barcelonaturisme.com>. Si bien el Experto no se pronuncia sobre el registro o el uso del nombre de dominio <barcelonatourism.eu> (que se rige por una política de resolución de controversias distinta a la Política), que además se corresponde con la Marca Española No. M4016906 BARCELONA TOURISM titularidad del Demandado Tenabled S.L y que por lo demás no es objeto del presente procedimiento, el Experto nota que el Demandado reproduce un esquema de uso muy similar al llevado a cabo por la Demandante respecto a su marca notoria y sus nombres de dominio, utilizando para ello el nombre de dominio en disputa y otro nombre de dominio que igualmente es similar al utilizado por la Demandante para albergar su página web corporativa. Conforme a la evidencia presentada junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa desplegaba una página web casi idéntica a la ahora alojada en <barcelonatourism.eu>, y el Experto nota que el nombre de dominio <barcelonatourism.eu> fue registrado nominalmente por una entidad distinta al Demandado, habiendo sido registrado el 10 de febrero de 2020.
Además, la página web a la que se encuentra actualmente redireccionado el nombre de dominio en disputa (albergada en el nombre de dominio <barcelonatourism.eu>), ofrece contenidos muy similares a los incluidos en la página web corporativa de la Demandante (albergada en el nombre de dominio similar <barcelonaturisme.com>), tanto en sus elementos gráficos o el denominado look and feel (incluyendo su diseño general con dos franjas iguales en el encabezado de color gris, formato, combinación de colores destacando un recuadro de color rojo ambos con el texto “Buy tickets” ubicados en la misma posición en la página web, etc.), como en su contenido y los títulos similares de sus secciones, encontrándose referida al mismo sector turístico en el que opera la Demandante.
Asimismo, el Experto nota que la combinación de los términos “Barcelona” y “visit” en el orden en el que se reproducen en el nombre de dominio en disputa, no es el orden lógico que seguirían los términos conforme al uso habitual del lenguaje (ya sea en idioma inglés o en español). Teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca de la Demandante, pero con el orden inverso de los términos, y que la Demandante es titular del nombre de dominio <visitbarcelona.com> que se corresponde íntegramente con su marca VISIT BARCELONA, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa en el presente caso apunta a que el Demandado tendría en mente la marca de la Demandante y lo habría registrado en el balance de las probabilidades para aprovecharse de la confusión por asociación con la misma y no por el valor geográfico y de diccionario que componen los términos de manera separada o en otro orden.
Las anteriores circunstancias, a juicio del Experto, no son indicativas de un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de crear las circunstancias necesarias para que se produzca un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página web a la que se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa es la propia de la Demandante, está ligada o ha sido autorizada por la Demandante.
Adicionalmente, es también destacable la reacción del Demandado ante el requerimiento previo a la Demanda, según ha alegado la Demandante, ofertando la transferencia del nombre de dominio en disputa por precio muy superior a sus costes de registro (EUR 20.000), así como la falta de contestación del Demandado a la Demanda, no habiendo alegado ningún derecho o intereses legítimos que pudieran contradecir las alegaciones de la Demandante.
Todas estas circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable en la Política es el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso. Véase la sección 4.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las alegaciones y documentación aportada por la Demandante, así como las búsquedas en Internet efectuadas por el Experto en el uso de las facultades que la Política le otorga, permiten concluir que la marca VISIT BARCELONA y la Demandante gozan de notable presencia en Internet habiendo alcanzado notoriedad, al menos, dentro del sector turístico nacional español y, por supuesto, en la ciudad de Barcelona, donde el Demandado se encuentra domiciliado según los datos de registro del nombre de dominio en disputa.
Otras circunstancias destacables son (i) que el Demandado opera dentro del mismo sector turístico al que se refiere la actividad de la Demandante y, en concreto, dentro del turismo referido a la ciudad de Barcelona, la misma ciudad en la que la Demandante y sus marcas centran sus actividades promocionales, (ii) la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, que utiliza idénticos términos a los que componen la marca notoria alterando su orden, y (iii) la naturaleza del nombre de dominio al que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa <barcelonatourism.eu>, también muy similar, al nombre de dominio que alberga la página web corporativa de la Demandante <barcelonaturisme.com>, así como (iv) la coincidencia en cuanto la forma similar de utilización ya mencionada en un principio en la página web a la que dirigía el nombre de dominio en disputa, y actualmente encontrándose redireccionado el nombre de dominio en disputa al nombre de domino <barcelonatourism.eu>, de forma similar a como se encuentra redireccionado el nombre de dominio de la Demandante relativo a la marca notoria <visitbarcelona.com> al nombre de dominio <barcelonaturisme.com>.
Es también particularmente relevante la similitud visual existente entre la página web a la que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa y la página web corporativa de la Demandante, que, a juicio del Experto, reproduce aspectos relevantes del look and feel de la misma, utilizando colores y composición similar, reproduciendo los mismos o similares títulos de secciones en la misma ubicación, en la parte superior de su página de inicio, de forma horizontal correlativa, destacando con igual elemento gráfico y en la misma ubicación la sección relativa a la compra de boletos o de tickets, encerrándola en un rectángulo de color rojo.
Es también destacable, la alegada oferta efectuada por el Demandado para la trasferencia del nombre de dominio en disputa a cambio de un precio muy superior a sus costes de registro (EUR 20.000), así como que el Demandado haya optado por no contestar a la Demanda, no ofreciendo ninguna justificación de su actuación ni rebatiendo las alegaciones de la Demandante.
Todas estas circunstancias permiten al Experto concluir que, en el balance de probabilidades, resulta probable que el Demandado conociera la existencia de la Demandante y de su marca notoria, apuntando a esta marca con la intención de aprovecharse de su reputación, buscando la confusión o asociación con un ánimo lucrativo, para ofertar servicios idénticos a los ofertados por la Demandante dando la impresión de tratarse de la misma entidad u otra ligada a la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política. El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página web a la que éste se encuentra asociado, corroboran esta conclusión.
En definitiva, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, todas las circunstancias cumulativas del caso, permiten al Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe a los efectos de la Política respecto del nombre de dominio en disputa, estimando cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <barcelonavisit.com> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 5 de mayo de 2020
1 El Experto nota que la Demanda se presentó contra Tenabled S.L. y el titular del nombre de dominio en disputa según la verificación registral es Carlos Lozano y la organización Tenabled S.L. (como ha confirmado el Registrador). Por ello, a la vista del expediente, el Experto considerará y se referirá a Carlos Lozano y Tenabled S.L., indistintamente, como el Demandado (a no ser que se indique otra cosa mediante una referencia individual a uno de ellos).