Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ternium Internationaal B.V. y Ternium México, S.A. de C.V. c. Shanon Jordania
Caso No. D2019-2996
1. Las Partes
Las Demandantes son Ternium Internationaal B.V., Países Bajos y Ternium México, S.A. de C.V., Mexico, representadas por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno Abogados, Argentina.
La Demandada es Shanon Jordania, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <terniumdemexico.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de diciembre de 2019. El 5 de diciembre de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de diciembre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las partes en inglés y español el 12 de diciembre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. Las Demandantes presentaron una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 12 de diciembre de 2019. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 23 de diciembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de enero de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de enero de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de enero de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes son empresas filiales, holandesa y mexicana, del grupo de empresas Ternium S.A, con sede en Luxemburgo, que opera a nivel internacional en el sector del acero, desde la extracción del mineral del hierro, hasta la fabricación de acero y de productos de este material destinados a diversas industrias (entre otras, automotriz, electrodomésticos, construcción, bienes de capital, contenedores, alimentaría y energética), con una producción anual de acero bruto en América Latina de 12,4 millones de toneladas. El grupo empresarial de las Demandantes se ha expandido internacionalmente mediante la adquisición de diversas empresas (como, en la región americana, Imsa e Hylsa en México, Ferrasa en Colombia y Panamá y la Companhia Siderúrgica do Atlântico, en Brasil), posee 17 centros de producción en diversos países (Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala) en los que se emplean 21.300 personas y, desde el 11 de febrero de 2006, sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Las Demandantes y su grupo empresarial operan en el mercado desde el año 2005 bajo la marca coincidente con el elemento principal de sus denominaciones sociales TERNIUM, que han registrado a nivel internacional, siendo titulares de diversas marcas con las que identifican sus productos, que contienen o consisten en esta denominación (“ternium”), así como también son titulares de diversas marcas graficas o figurativas que protegen un logo específico. Son suficientemente representativas de las mismas para el presente procedimiento:
La Marca Mexicana No. 917034 TERNIUM, denominativa, solicitada el 19 de diciembre de 2005 y registrada el 26 de enero de 2006, para productos de la clase 16;
La Marca Mexicana No. 917035 TERNIUM, denominativa, solicitada el 19 de diciembre de 2005 y registrada el 26 de enero de 2006, para productos de la clase 6;
La Marca Mexicana No. 922025 figurativa o gráfica, solicitada el 20 de octubre de 2005 y registrada el 27 de febrero de 2006, para productos de la clase 6;
La Marca Mexicana No. 917398 figurativa o gráfica, solicitada el 20 de octubre de 2005 y registrada el 27 de enero de 2006, para productos de la clase 16.
Asimismo, las Demandantes y su grupo empresarial son titulares de numerosos nombres de dominio relativos a sus marcas, entre otros, <ternium.com>, registrado el 29 de junio de 2005, que se encuentra ligado a su página web corporativa mediante la cual promocionan sus productos, así como, otros nombres de dominio como <ternium.net> (registrado el 29 de junio de 2005), <ternium.mx> (registrado el 6 de mayo de 2009), <ternium.com.mx> (registrado el 4 de julio de 2005), <terniumdemexico.mx> (registrado el 4 de abril de 2019), <terniumhylsa.net> (registrado el 19 de septiembre de 2005), <terniumhylsa.org> (registrado el 8 de julio de 2008), <terniumcompromisoverde.com.mx> (registrado el 12 de julio de 2018), <terniumhylsa.com> (registrado el 19 de septiembre de 2005), <terniumhylsa.com.mx> (registrado el 12 de noviembre de 2009), <terniumhylsa.com.ve> (registrado el 19 de septiembre de 2005) y <terniumhyl.com.mx> (registrado el 22 de septiembre de 2018).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de septiembre de 2019 y se encuentra sin contenido resolviendo a una página con un error del navegador de Internet que indica que no se puede acceder a ese sitio web al no haber sido posible encontrar la dirección IP del servidor. Según acreditan las Demandantes el nombre de dominio en disputa se encontraba ligado a una página web, en español, cuyo encabezamiento incluía de forma destacada el logo registrado como marca gráfica o figurativa por las Demandantes y su grupo empresarial, unido a la denominación “Ternium”, encerrada en un rectángulo, con idéntica combinación de colores (blanco, naranja, rojo y gris) a la utilizada por las Demandantes y su grupo empresarial en sus marcas gráficas. En esta página web se ofertaba la venta de diversos productos de acero supuestamente del grupo empresarial de las Demandantes, reproduciendo imágenes y contenidos de la página web oficial de las Demandantes. Los datos de contacto contenidos en esta página web se corresponden con los incluidos en otros dos nombres de dominio que han sido objeto de procedimientos previos bajo la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (“Política para “.MX””), en concreto, los nombres de dominio <terniumdemexico.mx> (Ternium Internationaal B.V., Ternium México, S.A. DE C.V. c. Natalivesna Ivanov, Caso OMPI No. DMX2019-0018) y <terniumhyl.com.mx> (Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia, Caso OMPI No. DMX2019-0010). La referida página web fue bloqueada a instancias de la Demandante, quien presentó una solicitud ante el Registrador instando el cese de toda actividad relacionada con el nombre de dominio en disputa.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que “ternium” es un término de fantasía acuñado por el grupo empresarial de las Demandantes en 2005. Este término hace referencia a la integración de las tres grandes fábricas de acero del grupo empresarial de las Demandantes, careciendo de significado en el diccionario. El uso de este término como marca de forma continua y extensa a nivel mundial, con fuertes inversiones promocionales y publicitarias, dando como resultado un elevado número de ventas, permite considerar a la marca y nombre comercial TERNIUM como notorios a nivel internacional, incluyendo México, donde el grupo empresarial de las Demandantes posee ocho centros productivos, once centros de distribución y una oficina de operación minera, desarrollando actividades de minería con yacimientos en diversas poblaciones (Colima, Jalisco y Michoacán) y en donde se produce y comercializa una amplia gama de productos de acero. Como acreditación de la notoriedad alegada, se aportan diversos artículos en los medios, la lista Forbes del año 2018 y varias páginas de Bloomberg y Business News Americas.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a la marca y los nombres comerciales de las Demandantes. Eliminando el dominio genérico de nivel superior “.com”, el nombre de dominio en disputa incorpora como elemento principal la marca TERNIUM y los elementos no distintivos “de Mexico”, que hace referencia al país donde las Demandantes operan una parte importante de su negocio, siendo similar al nombre comercial de una de las Demandantes y al nombre de dominio <terniumdemexico.mx> que fue recuperado por las Demandantes en un caso anterior bajo la Política para “.MX” (Ternium Internationaal B.V., Ternium México, S.A. DE C.V. c. Natalivesna Ivanov, Caso OMPI No. DMX2019-0018). La adición de los términos “de Mexico” incrementa las posibilidades de confusión con las Demandantes y su marca TERNIUM, ya que serán considerados por los usuarios de Internet como una simple indicación del lugar de actividad de las Demandantes.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ya que las Demandantes y su grupo empresarial son los únicos titulares de la marca TERNIUM, los nombres de dominio y nombres comerciales relacionados con la misma, no teniendo relación alguna con la Demandada ni habiendo autorizado a ésta para el uso de esta marca ni para el registro del nombre de dominio en disputa, constituyendo tal uso y registro una infracción de los derechos de propiedad industrial de las Demandantes. La Demandada no es conocida comúnmente por la denominación contenida en el nombre de dominio en disputa, como acredita una búsqueda en Internet, habiendo registrado y utilizado el nombre de dominio de mala fe con la intención de hacerse pasar por las Demandantes para vender productos de origen desconocido, pretendiendo que los mismos han sido fabricados por el grupo empresarial de las Demandantes. La Demandada crea confusión mediante la inclusión sin autorización en su página web de la marca y logo de las Demandantes, así como imágenes, videos e informes obtenidos de los canales oficiales de las Demandantes, de forma fraudulenta, con un fin lucrativo ilícito. Además, la inclusión del término “Mexico” en el nombre de dominio en disputa contribuye a generar confusión con las Demandantes, dado que este país es uno de sus principales centros de operaciones. Esta conducta no se corresponde con ninguna de las condiciones establecidas en el párrafo 4.c) de la Política.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Dada la notoriedad y fuerte presencia internacional, incluyendo México, de la marca TERNIUM y de los nombres comerciales de las Demandantes, habiendo sido registrado el nombre de dominio en disputa más de diez años después del registro y comienzo del uso de esta marca por las Demandantes, no es posible considerar que la Demandada registrara el nombre de dominio en disputa de buena fe, ignorando la existencia de esta marca y de las Demandantes. Además, el término “ternium” es distintivo y de fantasía, no siendo de uso común, sino carente de significado en el diccionario. Estamos ante un caso de ciberocupación, habiendo sido registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, conteniendo la marca notoria, para enriquecerse injustamente de su reputación mediante la confusión de los usuarios de Internet. La inclusión de la marca y logo de las Demandantes en la página web a la que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa, así como la reproducción en dicha página web del look and feel (misma combinación de colores y similar disposición de sus elementos) de los sitios oficiales de las Demandantes, incluyendo imágenes y contenidos pertenecientes a las Demandantes obtenidos sin autorización de sus páginas web oficiales, confirma que la Demandada conocía la existencia de estas marcas estableciéndolas como target para su actividad presuntamente fraudulenta, con daño, tanto para la reputación de las Demandantes y de sus marcas, como para los usuarios de Internet.
Que la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada o de sus productos o servicios, en el marco del párrafo 4(b)(iv) de la Política. La Demandada ha ofrecido presupuestos, a través de una dirección de correo electrónico indicada en la página web a la que estaba ligado el nombre de dominio en disputa, y ha facturado los productos servidos, de origen desconocido, haciéndose pasar por las Demandantes. Con ello, los usuarios de Internet son presuntamente estafados, corren el riesgo de proporcionar información personal y/o hacer transferencias o depósitos bancarios bajo la falsa impresión de estar adquiriendo productos de las Demandantes. Se aporta una factura abonada por uso de los clientes de las Demandantes que fue víctima del presunto fraude, que contiene el logo y marca de las Demandantes, así como referencias directas a los productos y al domicilio de una de las plantas de fabricación de las Demandantes.
Que existen motivos para considerar que el presente caso se encuentra vinculado con dos casos previos resueltos bajo la Política para “.MX”, relativos a los nombres de dominio <terniumhyl.com.mx> (Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia, Caso OMPI No. DMX2019-0010) y <terniumdemexico.mx> (Ternium Internationaal B.V., Ternium México, S.A. DE C.V. c. Natalivesna Ivanov, Caso OMPI No. DMX2019-0018), pues la página web a la que se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa coincide en su diseño y disposición de sus elementos, look and feel, estructura, información, datos de contacto, imágenes y fotografías utilizadas, con las páginas web a las que estaban ligados los referidos nombres de dominio. Además, el nombre de dominio en disputa fue registrado catorce días después de la notificación de la decisión relativa al nombre de dominio <terniumdemexico.mx>, que resulta casi idéntico al nombre de dominio en disputa. Estas circunstancias son indicios de una posible vinculación o conexión y un control común respecto a los tres nombres de dominio, corroborando la mala fe de la Demandada.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Idioma del Procedimiento
De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, en atención a la petición de la Demandante y las circunstancias del caso, dado que ambas partes se encuentran domiciliadas en un país de habla hispana junto a otras lenguas indígenas cooficiales (México), la mayor parte de la prueba aportada se encuentra en español y la página web a la que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa, antes de quedar sin contenido a instancias de la Demandante, se encontraba también en lengua española, el Experto determina que el idioma de procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
La Demandante funda su Demanda en la titularidad de varias marcas mexicanas que consisten en la denominación “ternium”, así como otras marcas gráficas que protegen el logo utilizado por las Demandantes. Todas ellas se encuentran registradas y vigentes, comprendiendo diversos productos relacionados con la actividad de la Demandante en el sector de la industria siderúrgica del acero.
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar respecto a dicha marca relevante a los efectos de la Política. En tales casos, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos o sin significado) no evitaría considerar que existe similitud confusa bajo el primer elemento, si bien la naturaleza de tal(es) término(s) adicional(es) puede influir en la evaluación de segundo y tercer elementos. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
También es importante precisar que el dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política, si bien su significado puede ser relevante en el análisis de los restantes elementos. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca TERNIUM de las Demandantes, como primer elemento, añadiendo, a continuación, los términos “de Mexico”. La adición de los términos “de Mexico” a la marca TERNIUM en el nombre de dominio en disputa no evita, a juicio del Experto, la similitud confusa con esta marca, resultando fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y el gTLD “.com” es un requisito técnico generalmente carente de relevancia en el análisis del primer elemento. Por tanto, en conclusión, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es similarmente confuso a las marcas de la Demandante. Concurre, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento de la Política, se requiere que las Demandantes acrediten que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por las Demandantes prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes.
En el presente caso, la prueba presentada por las Demandantes acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto ésta no ha sido autorizada para el uso de las marcas de las Demandantes ni guarda relación alguna con las mismas.
Corresponde por lo tanto a la Demandada acreditar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, mediante evidencias de las que se desprenda la concurrencia, entre otras, de las circunstancias indicadas de forma enunciativa en párrafo 4(c) de la Política. En cambio, la Demandada no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
El Experto, en el uso de las facultades que la Política le otorga, ha podido comprobar que no existe ninguna marca que contenga o consista en la denominación coincidente con el nombre de domino en disputa (“ternium” o “ternium de México”) que se encuentre registrada, con efectos en México, a nombre de la Demandada. Tampoco ha podido encontrar el Experto, ninguna referencia en Internet relativa a la denominación “ternium” en conexión con la Demandada.
Conforme ha demostrado la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encontraba ligado a una página web en la que se alegaba ofertar productos de las Demandantes, hasta que se solicitó que su contenido fuera bloqueado, sin que conste al Experto que la Demandada haya recurrido tal bloqueo del nombre de dominio en disputa.
Para los supuestos de distribuidores o revendedores de productos o prestadores de servicios relativos a la marca a la que alude el nombre de dominio en disputa, las decisiones adoptadas en el marco de la Política han definido los requisitos cumulativos que han de concurrir para considerar que se realiza un uso legítimo. Es la doctrina que se deriva del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903 (el llamado “Oki Data test”). Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Básicamente, es preciso que concurran los siguientes requisitos cumulativos:
(i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(ii) que el demandado utilice la página web para vender únicamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(iii) que se indique en la página web de forma adecuada y prominente la relación o falta de relación con el titular de la marca; y
(iv) que el demandado no trate de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca.
Las Demandantes han negado que los productos ofertados en la página web a la que se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa hayan sido producidos por su grupo empresarial. El Experto considera que, si la Demandada ofertara productos legítimos de las Demandantes como se indicaba en su página web, hubiera sido fácil acreditar esta circunstancia mediante la aportación de la documentación pertinente relativa a los productos y su adquisición. Por ello, en atención a las circunstancias cumulativas de este caso, el Experto considera que, como afirman las Demandantes y no ha desvirtuado mediante ninguna evidencia la Demandada, es probable que ésta última ofertaba productos que no eran originales de las Demandantes.
A la vista de la página web que alojaba en el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que parecería existir la intención de crear las circunstancias necesarias para que se produzca un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página web a la que estuvo temporalmente asociado el nombre de dominio en disputa se encontraba ligada o autorizada por las Demandantes, siendo los productos ofertados a través de la misma propios del grupo empresarial de las Demandantes. Por tanto, a juicio del Experto, no concurren en el caso que nos ocupa los mencionados requisitos cumulativos, siendo también especialmente relevante la presencia prominente del logo y marca TERNIUM en la página web, así como la inclusión de diverso material gráfico y contendido ligado a las Demandantes, obtenido sin autorización de sus sitios web oficiales, lo que, lejos de indicar de forma preminente la falta de relación con las Demandante, fomenta asociación con las mismas.
Un factor relevante para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de las Demandantes. Sin embargo, a juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de las Demandantes y el elemento principal de sus denominaciones sociales, y ha sido utilizado para albergar una página web que incluía en su encabezamiento de forma destacada la marca y logo de las Demandantes así como contenidos iguales o muy similares a los incluidos en la página web corporativa de las Demandantes, ofreciendo los mismos productos, dando a entender que su titular era el propio grupo empresarial de las Demandantes o las propias Demandantes o de una empresa ligada o filial de las mismas, sin incluir ninguna información que evitara esta confusión.
Las Demandantes ha presentado además evidencias que apuntan a un uso ilegal o fraudulento del nombre de dominio en disputa, habiendo sido presuntamente utilizado para ofertar como legítimos productos no producidos por las Demandantes, tratando presuntamente de suplantar la identidad de las Demandantes en su facturación, en un esquema de estafa o fraude, que ha sido denunciado por las Demandantes ante el ante el Registrador del nombre de dominio en disputa, habiendo solicitado y obtenido el bloqueo del nombre de dominio en disputa y la retirada de sus contenidos.
Ante esta situación, llama la atención del Experto la falta de contestación de la Demandada, no habiendo alegado ningún derecho o intereses legítimos que pudieran contradecir las alegaciones de la Demandante, y permitiendo el bloqueo del nombre de dominio en disputa, así como la retirada de contenidos, sin recurrir tales medidas.
La propia composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que la Demandada haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o haya utilizado en nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, no habiendo desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
La documentación aportada por las Demandantes sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca TERNIUM, permite concluir que la misma gozaba de notable presencia en Internet y dentro de su sector, siendo notoria dentro del sector de la industria siderurgia del acero a nivel internacional, incluyendo México, en la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior y la fuerte presencia en México de las Demandantes, siendo este país uno de sus principales centros operativos y de negocio, y encontrándose domiciliada en este mismo país la Demandada, según los datos de registro del nombre de dominio en disputa, sería posible presumir que ésta pudiera conocer la existencia de la marca TERNIUM y de las Demandantes en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida a los términos “de México”, así como el contenido incluido en la página web a la que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa, que incluía la marca y el logo de las Demandantes así como fotos de sus productos y diverso contenido extraído (sin autorización) de los sitios oficiales de las Demandantes, ofertando la venta de productos supuestamente fabricados por el grupo empresarial de las Demandantes.
Estas circunstancias evidencian, a juicio del Experto, que la Demandada conocía la existencia de la marca TERNIUM procediendo al registro del nombre de dominio en disputa apuntando a la misma, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación para aumentar el tráfico de su página web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de las Demandantes. Dada la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y la denominación social de una de las Demandantes, en concreto la entidad Ternium Mexico, S.A., es igualmente probable que la Demandada conociera la existencia de esta empresa, filial mexicana del grupo empresarial de las Demandantes, apunado a la misma, buscando confusión o asociación con esta entidad. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
Corroboran esta conclusión el uso del nombre de dominio en disputa y el contenido de la página web a la que éste se encontraba ligado hasta que fue bloqueado a instancia de las Demandantes, que incluía, en el encabezamiento de la página, la marca y el logo de las Demandantes, mostrando un diseño y combinación de colores que reproducía el look and feel del sitio web de las Demandantes (en aquel momento), así como la emisión de una factura por parte de la Demandada que, igualmente, reproduce en su encabezamiento la marca TERNIUM y el logo de las Demandantes, figurando emitida por una entidad con una denominación muy similar a la de la Demandante Ternium Mexico, S.A., “Ternium de Mexico, S.A. de C. V.”.
También llama la atención, a juicio del Experto, la falta de reacción de la Demandada ante la notificación de la Demanda, no contestando ni ofreciendo justificación alguna de su actuación, así como su falta de reacción ante el bloqueo por el Registrador del nombre de dominio en disputa dando de baja el sitio web de la Demandada.
Igualmente llama la atención del Experto las similitudes existentes entre el contenido y datos de contacto del sitio web al que estuvo ligado el nombre de dominio en disputa y aquel al que estaban ligados los nombres de dominio objeto de procedimientos previos bajo la Política para “.MX” <terniumdemexico.mx> y <terniumhyl.com.mx>, recuperados por las Demandantes en los Casos de OMPI Ternium Internationaal B.V., Ternium México, S.A. DE C.V. c. Natalivesna Ivanov, Caso OMPI No. DMX2019-0018 y Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia, Caso OMPI No. DMX2019-0010. La similitud de diseño y contenidos, incluidos los datos de contacto indicados en los referidos sitios web, y la proximidad temporal, con solo días de diferencia, entre el registro del nombre de dominio en disputa y la notificación de la decisión de transferencia en favor de las Demandantes del nombre de dominio <terniumdemexico.mx>, así como la similitud de este nombre de dominio y el nombre de dominio en disputa, hacen suponer que es probable la existencia de un control común de los referidos nombres de dominio y del nombre de dominio en disputa, siendo probable, a juicio del Experto, que el registro del nombre de dominio en disputa se haya producido en un intento de eludir las consecuencias de la decisión previa en virtud de la Política respecto al nombre de dominio <terniumdemexico.mx>.
Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de los términos que lo componen da a entender que existe relación o afiliación con las Demandantes y su marca, dando la impresión de ser una página web perteneciente a las Demandantes o a su grupo empresarial, en concreto, parece ser propia de la empresa filial mexicana Demandante Ternium Mexico S.A., creando por tanto una suerte de asociación con la marca TERNIUM y con las Demandantes, que, al contrario, operan y comercializan sus productos en México sin ninguna relación con la Demandada.
Todas estas circunstancias cumulativas, permiten, a juicio del Experto, concluir que la Demandada ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando mediante la página web a la que estaba ligado al nombre de dominio en disputa, la existencia de un probable riesgo de confusión y de asociación, para comercializar así el mismo tipo de productos de acero fabricados por las Demandantes y su grupo empresarial, como si se tratara de productos de éstas, incluyendo una referencia clara y destacada a la marca TERNIUM y el logo de las Demandantes, así como a una denominación social muy similar a la filial mexicana del grupo empresarial de las Demandantes (Ternium Mexico S.A.), tanto en el encabezamiento del sitio web de la Demandada como en la facturación emitida, todo ello, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad mercantil de las Demandantes.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <terniumdemexico.com> sea transferido a las Demandantes.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 12 de febrero de 2020