Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Agrosuper S.A. c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Sopraval Juan
Caso No. D2019-2793
1. Las Partes
La Demandante es Agrosuper S.A., Chile, representada por Alessandri & Compañia Abogados, Chile.
La Demandada es WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc., Panamá / Sopraval Juan, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (“Nombre de Dominio en Disputa”) <faenadorasvlimitada-cl.com>.
El registrador del Nombre de Dominio en Disputa es NameCheap, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2019. El 14 de noviembre de 2019 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 14 de noviembre de 2019, NameCheap, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio en Disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 27 de noviembre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 27 de noviembre de 2019.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 27 de noviembre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 27 de noviembre de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de diciembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de diciembre de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de enero de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante Agrosuper S.A. es un holding de empresas alimentarias chilenas, dedicadas, en especial, a la producción, distribución y comercialización de alimentos frescos y congelados de aves, cerdo, salmones y productos procesados.
Durante la última década, el Demandante abrió oficinas en Brasil, China, Estados Unidos, Italia, Japón y México.
El Demandante es titular de la marca FAENADORA SAN VICENTE, Registro No. 1215667, registrada el 3 de agosto de 2016, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.
El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa <faenadorasvlimitada-cl.com> el 6 de abril de 2018. El Nombre de Dominio en Disputa es utilizado para comercializar servicios y productos similares a los de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Los argumentos de la Demandante son los siguientes:
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos y servicios sobre la que la Demandante tiene derechos.
El Demandante sostiene que el Nombre de Dominio en Disputa <faenadorasvlimitada-cl.com> contiene la primera palabra y las iniciales de las otras dos palabras (San Vicente) de la marca del Demandante. Es decir, que el Nombre de Dominio en Disputa incluye gran parte de la marca del Demandante sin adicionar ningún elemento distintivo.
Asimismo, el Demandante indica que el Nombre de Dominio en Disputa tiene una fisionomía global y una cadencia fonética que en la especie es congruente a la marca del Demandante.
Por último, el uso que se le está dando al Nombre de Dominio en Disputa es coincidente con el rubro al cual se dedica el Demandante.
En consecuencia, el Demandante alega que el Nombre de Dominio en Disputa se asemeja a la marca del Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa:
El Demandante no autorizó, licenció, permitió o consintió al Demandado el uso de la marca FAENADORA SAN VICENTE en el Nombre de Dominio en Disputa.
Asimismo, el Demandante sostiene que no mantiene ninguna relación con el Demandado o sus representantes.
Además, el Demandado no es conocido por el Nombre de Dominio en Disputa o por la marca FAENADORA SAN VICENTE.
Por último, el Demandante establece que el Demandado no está haciendo un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio en Disputa, dado que con su actuar, busca desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre del Demandante.
El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe:
El Demandante establece que el uso que se le da a la página web asociada al Nombre de Domino en Disputa es precisamente el rubro al cual se dedica el Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de las marcas sobre las que el Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Idioma del Procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
El Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, teniendo en cuenta que la dirección de contacto que se encuentra en la página web a la que dirige el Nombre de Dominio en Disputa es una ciudad de Chile y el Nombre de Dominio en Disputa está dirigido a un público ubicado en Chile por cuento tiene en si contenido la expresión CL.
Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandado guardó silencio.
De acuerdo con dichos antecedentes teniendo en cuenta, el hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa se compone de términos en idioma español, y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español. Teniendo en cuenta lo expuesto y en ausencia de respuesta por parte del Demandado a estos efectos, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
El Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marca FAENADORA SAN VICENTE.
Dado que el Nombre de Dominio en Disputa incluye la totalidad de la primera palabra y las iniciales “sv” correspondientes a San Vicente que conforman la marca del Demandante en su totalidad sin añadir ningún otro elemento adicional, salvo el término “limitada”, que hace referencia a un tipo de sociedad y el conjunto de letras “cl”, el Experto considera que ello es suficiente para que el Nombre de Dominio en Disputa sea considerado confusamente similar a la marca del Demandante.
Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del demandante con ánimo de lucro.
El Demandante manifestó la no concurrencia de alguno de estos supuestos, aportando alegaciones y evidencias a tal efecto. Con la realización de esta presunción prima facie por parte del Demandante, corresponde al Demandado rebatir la misma, quien no se ha presentado a refutar las afirmaciones del Demandante.
En este orden de ideas, el Demandante ha logrado acreditar que el Demandado carece de autorización por parte del Demandante para hacer uso de la marca y/o registrar a su favor el Nombre de Dominio en Disputa.
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4 (a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto considera que es evidente por la combinación de los términos utilizados que el Demandado conocía al Demandante y a sus marcas al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa.
La inclusión del término “cl” no hace más que aumentar la apariencia de conexión entre el Nombre de Dominio en Disputa y las marcas del Demandante, creando así la impresión de que se trata del sitio Web del Demandante. El conjunto de letras “cl” es la sigla con la que se conoce internacionalmente a Chile, por lo tanto acerca aún más al Nombre de Dominio en Disputa a la Demandante y a sus marcas, dado que el Demandante es Chileno.
Es importante destacar que el Nombre de Dominio en Disputa fue registrado el 6 de abril del 2019, es decir, casi 3 años después de haber sido registradas, usadas y publicitadas las marcas de propiedad del Demandante en Chile, con lo cual es poco factible que el Demandado desconozca tal situación al momento de solicitar el registro del Nombre de Dominio en Disputa. Asimismo, no hay que perder de vista, que conforme a la evidencia aportada por el Demandante, el Demandado en el sitio Web perteneciente al Nombre de Dominio en Disputa comercializa los mimos productos que el Demandante. Esto refuerza el hecho de que el Demandado conocía las marcas del Demandante a la hora de registrar el Nombre de Dominio en Disputa.
Con lo que refiere al uso, el Experto sostiene que el Demandado utiliza de forma ilegítima las marcas del Demandante con el fin de atraer al Nombre de Dominio en Disputa a los usuarios de Internet y de esa manera confundir a los consumidores y obtener un lucro al que no tiene derecho.
El uso del Nombre de Dominio en Disputa fue con el único fin de generar confusión entre las marcas del Demandante y el Nombre de Dominio en Disputa con el fin de atraer tráfico comercial, dando la impresión de ser un sitio oficial del Demandante o guardar algún tipo de relación con el Demandante.
En conclusión, el Experto entiende que al registrar y utilizar el Nombre de Dominio en Disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web, lo que constituye evidencia del registro y uso del Nombre de Dominio en Disputa de mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Nombre de Dominio en Disputa <faenadorasvlimitada-cl.com> sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 23 de enero de 2020