Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
AB Electrolux c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot
Caso No. D2019-2547
1. Las Partes
La Demandante es AB Electrolux, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.
La Demandada es Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Estados Unidos de América .
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <electroluxmedellin.top>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Dynadot, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de octubre de 2019. El 17 de octubre de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de octubre de 2019, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales no se encontraban disponibles en el WhoIs del nombre de dominio en disputa al momento de la presentación de la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 29 de octubre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 30 de octubre de 2019.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 29 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 30 de octubre de 2019. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de noviembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de noviembre de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de diciembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es la empresa sueca AB Electrolux dedicada a la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos de uso doméstico y profesional.
La Demandante es titular de numerosos registros de marca a nivel mundial, como consta en la WIPO Global Brand Database que no se reproducen en esta decisión por su gran extensión. Las fechas de estas marcas abarcan desde principios del siglo XX hasta 2018. Un gran número de estas marcas se denomina ELECTROLUX.
La marca ELECTROLUX tiene carácter de notoria.
El nombre de dominio en disputa es <electroluxmedellin.top> y fue registrado el 4 de mayo de 2019. Resuelve a una página web en la que se ofrece servicio técnico de reparación de electrodomésticos de marca Samsung en el departamento colombiano de Antioquia cuya capital es Medellín.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega ser una empresa sueca fundada en 1901, líder mundial en la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos, tanto de uso doméstico como profesional que vende sus productos en más de 150 países.
La Demandante expone la titularidad de un gran número de marcas registradas a nivel mundial, bajo la denominación ELECTROLUX, incluyendo Colombia, país en el que aparentemente debe residir la Demandada.
Afirma la Demandante que por la importancia que su marca ha adquirido a nivel mundial, gracias a la inversión y publicidad realizadas, puede considerarse renombrada, como han reconocido diversas decisiones de la OMPI. Es, además, titular de varios nombres de dominio de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) así como bajo códigos de país.
Respecto a la identidad o confusa similitud, afirma la Demandante que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca ELECTROLUX en su totalidad, añadiendo la combinación del término geográfico Medellin, lo cual no tiene cualidad distintiva sino que más bien refuerza la asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, ya que ésta ofrece también servicios de instalación, reparación y mantenimiento de electrodomésticos, a nivel mundial.
Y en cuanto al gTLD “.top”, la Demandante alega que no afecta al análisis comparativo.
La Demandante argumenta que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa porque no tiene autorización para el uso de las marcas de la Demandante ni relación legal o comercial con ella. Tampoco es conocida por el nombre de dominio en disputa. Por ello la Demandada no está realizando una oferta de productos o servicios de buena fe a través de su sitio web sino que el usuario de Internet al teclear el nombre de dominio en disputa se encontrará con una página que hace referencia a los productos de marca Samsung, que es uno de los mayores competidores de la Demandante. De esta forma, el nombre de dominio en disputa crea una falsa impresión de asociación con la Demandante.
La Demandante asegura que cuando la Demandada registró el nombre de dominio en disputa conocía perfectamente la existencia y popularidad de la marca de la Demandante, que ha sido reconocida en varias decisiones bajo la UDRP. Por tanto, afirma que no cabe duda que la Demandada eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web y aumentar el número de visitas a su negocio, aprovechándose indebidamente del prestigio de la marca de la Demandante para, luego, ofrecer servicios de un competidor de ésta.
La Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe porque su finalidad es obtener un beneficio comercial al crear una confusión con la Demandante y desviar a los usuarios hacia un competidor de ésta.
La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa <electroluxmedellin.top> le sea transferido.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o confusamente similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario o se especifique otra cosa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto para determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.
En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El Centro envió una notificación a la Demandante advirtiendo que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre acreditar la existencia de un acuerdo entre las Partes respecto al español como idioma del procedimiento; traducir la Demanda al inglés; o bien, presentar una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español y exponer las razones y evidencias para ello. A la vez, envió notificación a la Demandada para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento, advirtiéndole de que si no hacía ningún comentario, se entendería que no tenía inconveniente en que el español fuera el idioma del procedimiento.
La Demandante contestó al Centro solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento ya que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español, la clientela a la que se dirige la Demandada es de habla hispana y la inclusión geográfica de la ciudad de Medellín en el nombre de dominio en disputa parece indicar que ésta tiene su residencia en Colombia.
La Demandada no contestó a la notificación del Centro. Por ello, el Centro notificó a las Partes que, a falta de respuesta de la Demandada, aceptaría la Demanda en español tal y como fue presentada, aceptaría la contestación a la Demanda, tanto en español como en inglés e intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.
En la Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) sección 4.5, se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro. Entre ellos se encuentra el hecho de que la Demandada pueda entender el idioma de la Demanda, o bien que el nombre de dominio en disputa contenga elementos en el idioma de la Demanda.
El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el español debe ser el idioma del procedimiento.
En efecto, el nombre de dominio en disputa está en lengua española, el contenido de la página web a la que resuelve está en español y la Demandada podría tener su residencia en Colombia, país de habla hispana.
Además, la Demandada no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto Zappos.com Inc. v. Zufu, Caso OMPI No. D2008-1191, René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa, Caso OMPI No. D2018-0001 o Volkswagen AG v. Song Hai Tao, Caso OMPI No. D2015-0006, en los que se consideró que una falta de respuesta a una decisión preliminar del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el Experto decida proceder a favor del idioma de la Demanda.
Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés y el tiempo necesario para ello representarían una carga excesiva para la Demandante y dilataría indebidamente este procedimiento cuando la Demandada ni siquiera se ha presentado en el procedimiento. En este sentido se pronuncia también Volkswagwn AG v. Nowack Auto und Sport - Oliver Nowack, Caso OMPI No. D2015-0070.
Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
El nombre de dominio en disputa <elctroluxmedellin.top> comprende como elemento principal la marca ELECTROLUX de la Demandante. La expresión “medellin” no evita la similitud confusa con la marca de la Demandante porque es un término geográfico que, además, en este caso se refiere a la capital del departamento de Antioquía (Mexico) lugar donde la Demandada desarrolla su actividad a través de su página web. Como indica la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.8, cuando la marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos descriptivos y geográficos, entre otros, no evita la similitud confusa bajo este primer elemento.
Además, también han de tenerse en cuenta las decisiones anteriores bajo la UDRP en las que se ha considerado sistemáticamente que tanto la reproducción de la marca registrada como la mera adición de un término descriptivo a una marca registrada permite calificar el registro como confusamente similar. Así, Universal Services of America, LP d / b / a Allied Universal v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundación Comercio Electrónico, Caso OMPI No. D2019-0156.
Por otra parte, el gTLD “.top” no ofrece diferenciación alguna entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante ya que se trata de la identificación técnica en el sistema de los nombres de dominio.
En conclusión, el Experto considera que entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante existe similitud confusa, cumpliéndose así con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que la Demandada carece de autorización para usar la marca ELECTROLUX y tampoco tiene una relación comercial con ella ni es conocida por el nombre de dominio en disputa.
A la Demandante no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de derechos o intereses legítimos, por eso, razona los indicios que prima facie hacen pensar en esa falta de derechos o intereses legítimos. Es la Demandada la que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro. Sin embargo, en este caso, la Demandada no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes.
Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en la Demandada la existencia de derechos o intereses legítimos puesto que la propia Demandada ha declinado la posibilidad de defenderse. Muy al contrario, la Demandada en su sitio web hace referencia a un servicio técnico de electrodomésticos de la marca Samsung que es una de las competidoras de la Demandante.
Asimismo, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa tiene implícito un riesgo de confusión por asociación, tal y como se señala en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Con estos antecedentes, el Experto considera que no existen pruebas de que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y, en consecuencia, ha de entenderse que concurre el segundo requisito establecido en el artículo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante basa la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa en el hecho de que éste reproduce íntegramente la marca de la Demandante, añadiendo el término geográfico “medellin”. Y añade que en el momento del registro de dicho nombre de dominio en disputa, la Demandada conocía la marca de la Demandante al ser evidente su notoriedad y estar registrada con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Por tanto, afirma que no cabe duda que la Demandada eligió deliberadamente el nombre de dominio en diputa para atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet a su sitio web, generando así un mayor número de visitas a su negocio, aprovechando la fama de la Demandante y su marca para ofrecer servicios de un competidor de ésta.
En la Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 3.1.4, se establece que los Expertos han considerado que el mero registro de un nombre de dominio en disputa que es idéntico o confusamente similar (especialmente añadiendo un término descriptivo) a una marca famosa o renombrada por una empresa que no tiene relación con la Demandante puede, en sí mismo, crear una presunción de mala fe.
Y añade que son circunstancias que permiten establecer una presunción de mala fe, entre otras, (i) el mero registro de un nombre de dominio en disputa que sea idéntico o similar, como es el caso de nombres de dominio que incorporen la marca de la Demandante más un término descriptivo, siendo la marca de la Demandante famosa, (ii) el hecho de que no existan derechos o intereses legítimos en el Demandado (iii) que el nombre de dominio en disputa dirija a un competidor.
Por tanto, el Experto considera que en el balance de posibilidades, cabe afirmar que la elección del nombre de dominio en disputa por la Demandada no es debido a la casualidad sino que conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa y que lo hizo para aprovecharse de la fama de ésta con el fin de atraer a los consumidores hacia su negocio. Además, la Demandada, en la elección del nombre de dominio en disputa crea una impresión de afiliación o asociación con la Demandante.
En conclusión, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.
En cuanto al uso de mala fe, la Demandante manifiesta que es evidente que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para atraer a usuarios de Internet a su página web con el fin de obtener un beneficio económico, desviando a los consumidores hacia un servicio técnico en el que se publicita la marca de un competidor.
El Experto considera que es cierta la afirmación de la Demandante de que el uso que hace la Demandada del nombre de dominio en disputa que resuelve a una web en la que se ofrece un servicio técnico de electrodomésticos de otra conocida marca, competidora de la Demandante, no puede calificarse de uso de buena fe. En efecto, la Demandada pretende valerse del buen nombre de la Demandante y su marca para confundir a los usuarios de Internet que creen estar accediendo al sitio web de la Demandante y se encuentran con unos servicios para productos de la marca de una competidora de ésta, llevando a una posible confusión en cuanto a la relación, asociación o afiliación con la Demandante.
Por ello, el Experto entiende que el nombre de dominio en disputa está siendo usado de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <electroluxmedellin.top> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 11 de diciembre de 2019