Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Comercial e Industrial SILFA S.A c. Rocha Ecom
Caso No. D2019-2324
1. Las Partes
El Demandante es Comercial e Industrial SILFA S.A, Chile, representada por Alessandri & Compañía Abogados, Chile.
El Demandado es Rocha Ecom, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <infanti.shop>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de septiembre de 2019. El 25 de septiembre de 2019 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de septiembre de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante con fecha 9 de octubre de 2019, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada con fecha 11 de octubre de 2019.
El Centro envió una comunicación a las partes el 9 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 11 de octubre de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El 11 de octubre de 2019, el Centro recibió por correo electrónico una comunicación electrónica por parte del Demandado notificando su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a favor del Demandante.
El Demandante procedió a solicitar la suspensión del procedimiento a fin de llevar a cabo las conversaciones necesarias para alcanzar un acuerdo en relación con el nombre de dominio en disputa. De este modo, el 16 de octubre de 2019 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento hasta el 15 de noviembre de 2019. El Demandante solicitó el 15 de noviembre de 2019 la reanudación del procedimiento, siendo notificada la reanudación por el Centro el 18 de noviembre de 2019.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente en inglés y en español la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de noviembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de diciembre de 2019. El Titular envió por correo electrónico una comunicación el 11 de octubre de 2019. El Centro notificó el Inicio del Proceso de Nombramiento del Grupo de Expertos el 10 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Comercial e Industrial SILFA S.A. fue fundada el año 1982. Por más de treinta años la empresa se ha especializado en la representación de marcas importantes a nivel mundial.
El Demandante ha desarrollado en los últimos años tiendas propias como Baby Infanti Store, BrickStore y BIS Outlet, convirtiendose en un operador multiformato de locales a nivel nacional e internacional, con la cadena de tiendas de artículos de bebé más grande de Latinoamérica. Hoy opera en más de 17 países y tiene presencia internacional con sus marcas. El Demandante opera hoy en día en países como Chile, Perú, Colombia y Panamá, con agentes y distribuidores en Argentina, Bolivia y Uruguay, entre otros países de Latinoamérica.
El Demandante tiene registrada, entre otras, la marca chilena No. 1230049, INFANTI, registrada el 13 de noviembre de 2016. Asimismo, el Demandante es titular del nombre de dominio <infanti.cl>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de junio de 2019 y actualmente resuelve a una página web que ofrece la creación de una tienda virtual. Asimismo, el Demandante ha probado que se ha utilizado para dirigir a una página web que compite con la del Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante tiene registrada y usa la marca INFANTI para productos y servicios relacionados con bebés, aparte de tener otras marcas similares a ésta. Existe una directa vinculación entre la expresión INFANTI y el Demandante, de manera tal que la mera enunciación de la marca entrega inmediatamente información al público consumidor respecto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos bajo ella. El Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos. Registrar el nombre de dominio en disputa <infanti.shop> atenta contra la distintividad de la marca INFANTI, usándose de mala fe para crear una confusión con la marca del Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante. Sin embargo, el Demandado ofreció transferir el nombre de dominio en disputa al Demandante.
6. Debate y conclusiones
En vista de la falta de respuesta efectiva por parte del Demandado, según los párrafos 5(e), 14(a) y 15(a) del Reglamento, el Experto debe resolver el caso en base a las alegaciones no controvertidas del Demandante. En este sentido, el Experto hace las siguientes consideraciones, que son un reflejo de lo afirmado por el Demandante en su Demanda.
A. Idioma del procedimiento
El Demandante ha solicitado que el procedimiento sea en español. El idioma del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa es el inglés.
El párrafo 11 del Reglamento establece que el Experto podrá decidir sustanciar el procedimiento administrativo en un idioma distinto al del acuerdo de registro, teniendo en cuenta las circunstancias de dicho procedimiento.
En este caso, el Demandante ha argumentado y ha aportado evidencias de que el domicilio del Demandado se encuentra en Chile, por lo que el Demandado debe ser de habla hispana.
En virtud de lo anterior, puede inferirse que el Demandado es capaz de entender y expresarse en español. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y con el fin de mantener el objetivo de la Política, es decir, sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, el Experto determina que el idioma del procedimiento será el español.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante es titular, en Chile, de numerosas marcas INFANTI o similares. El nombre de dominio en disputa incluye la marca registrada INFANTI del Demandante, sin adicionar elemento extra alguno. INFANTI es una marca creada y utilizada por el Demandante, al menos en Chile, la cual se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, a excepción del dominio de nivel superior genérico “.shop” (“gTLD”, por sus siglas en inglés) que funciona como un requisito técnico.
Por ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico con la marca del Demandante.
C. Derechos o intereses legítimos
El Demandante es dueño de las marcas INFANTI o similar y no ha autorizado o licenciado el uso de las mismas al Demandado. Desde hace varios años que el Demandante es titular de derechos sobre la marca INFANTI y es titular de los nombres de dominio <infanti.cl> y <babyinfanti.cl> que la contienen y se encuentran activos para una plataforma que ofrece productos y servicios en Internet.
El Demandante no mantiene ninguna relación con el Demandado. El nombre de dominio en disputa no se relaciona con ni está afiliado al Demandante. Por lo tanto, el uso de la marca INFANTI en el nombre de dominio en disputa sólo provocará confusión entre los usuarios de Internet, haciéndoles creer que este nombre de dominio está asociado a o tiene el mismo origen empresarial que los sitios web “www.infanti.cl” o “www.babyinfanti.cl”.
No le consta al Demandante que el Demandado haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha adquirido ningún derecho sobre la marca INFANTI, en relación con el nombre de dominio en disputa.
El Demandado no está haciendo un uso legítimo ni leal del nombre de dominio en disputa, ya que busca desviar a los consumidores de manera equivocada y de aprovecharse del buen nombre de la marca INFANTI con ánimo de lucro, lo que evidentemente afecta al Demandante.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado actualmente usa el nombre de dominio en disputa para ofrecer la creación de una tienda virtual con ese nombre y, según el Demandante, antes ofrecía los mismos productos y servicios que él. Incluso, el Demandante indicó que anteriormente, al ingresar al sitio web contenido en el nombre de dominio en disputa <infanti.shop>, se apreciaba un número de teléfono chileno, por lo que los servicios de comercialización ofrecidos estaban dirigidos a los consumidores de Chile. Aún cuando el sitio ya no esté activo de esa forma, el domicilio del Demandado sí está ubicado en Chile, por lo que supo o debió haber sabido acerca de la importancia de la marca INFANTI en el mercado nacional. A juicio de este Experto, la adopción de la marca INFANTI en el nombre de dominio en disputa, por parte del Demandado, es un claro signo de mala fe.
El Demandado pretende beneficiarse de la fama de las marcas del Demandante. Es indudable que el demandado ha intentado de mala fe atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un sitio web destinado a operar bajo gTLD “.shop”, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante.
El Demandante dice haber recibido numerosos reclamos por incumplimientos en la entrega de productos vendidos en el sitio web contenido en el nombre de dominio en disputa, lo que afecta el prestigio y marca del Demandante, quien estaría siendo perjudicado por la confusión que el Demandado produce. Al día de hoy ese sitio no ofrece más que la posibilidad de crear una tienda virtual, lo cual también es reprobable, ya que la famosa marca INFANTI no puede ser apropiada por un tercero, en este caso por un connacional, para ofrecer una tienda online.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <infanti.shop> sea transferido al Demandante.
Felipe Claro
Experto Único
Fecha: 3 de enero de 2020