Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Los Demandados ofrecían un servicio para mejorar el posicionamiento de sus clientes en Internet a través de un enlace corto y personalizado hacia los negocios de los mismos en Google. El servicio utilizó los nombres de dominio en disputa para crear más de 1.000 subdominios, por ejemplo: <sagradafamilia.googlemaps.cat>, <castillodebutron.googlemaps.eus>, <torredehercules.googlemaps.gal> y <lagiralda.googlemaps.link>. Esos subdominios tenían redirección automática a sitios y negocios en la utilidad web “Google Maps” de la Demandante. Los Demandados ofrecían un “servicio anual avanzado de Google Maps” asociado con los nombres de dominio en disputa por distintas tarifas cotizadas en EUR. Esos servicios estaban publicitados en sitios web en las direcciones “www.serviciosgooglemaps.com”, “www.serviciogooglemaps.cat”, “www.serviciogooglemaps.es” y “www.serviciogooglemaps.link“ bajo el título “Servicios Google Maps.com” y con los números de teléfono y la dirección del sitio web de los Demandados. Los sitios webs mostraban la marca mixta GOOGLE en la misma selección de colores reivindicada por la Demandante. En julio de 2019, los Demandados ya habían iniciado el proceso de cancelación de los nombres de dominio que resolvían a esos sitios web.

Las Partes intercambiaron correspondencia a partir del 23 abril de 2019. Los Demandados pedían la cancelación anticipada de otros nombres de dominio y eliminaba los subdominios. Los Demandados afirmaron el 5 de julio de 2019 que no iban a intentar vender los nombres de dominio en disputa, a menos que la Demandante quisiera comprarlos para proteger su marca. El 12 de julio de 2019, los Demandados ofrecieron vender los cuatro nombres de dominio en disputa (más un quinto que no está en disputa en este procedimiento) a la Demandante por EUR 25.000 para de esta manera compensar parte del perjuicio que, según aducían, les estaba ocasionando esta disputa. El 15 de septiembre de 2019 los Demandados afirmaron que cualquiera podía comprar los nombres de dominio en disputa por EUR 6.

Durante este procedimiento, los nombres de dominio en disputa no resolvían a ningún sitio activo, es decir, los Demandados los retienen pasivamente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas registradas GOOGLE de la Demandante. Los nombres de dominio en disputa incorporan completamente esa marca. La adición del término descriptivo “maps” para servicios de mapeo o localización – un término que también es utilizado por la Demandante para referirse a su famoso servicio de mapeo web Google Maps - aumenta el riesgo de confusión. Los identificadores de dominio “.cat”, “.eus”, “.gal” y “.link” son un requisito de registro estándar que, como tal, no tiene importancia legal y no confiere distinción alguna a los nombres de dominio en disputa.

Los Demandados no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. La reputación mundial de las marcas GOOGLE de la Demandante es evidencia inequívoca de la ausencia de derechos por parte de los Demandados al registrar los nombres de dominio en disputa. Los Demandados no pueden ser conocidos legítimamente por “google” para identificar sus servicios en el mercado. Nunca ha habido relación entre la Demandante y los Demandados, y actualmente no hay ninguna. La Demandante no le ha otorgado a los Demandados ninguna licencia o autorización para usar o registrar “google” ni “googlemaps”. Los Demandados no han hecho preparativos demostrables para usar los nombres de dominio en relación con una oferta de servicios de buena fe.

La Demandante aduce que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. La relevancia e importante difusión de las marcas GOOGLE de la Demandante, en España y en todo el mundo, constituye una indicación muy clara de que los Demandados tenían conocimiento previo de la existencia de dichas marcas antes de registrar los nombres de dominio controvertidos. Los Demandados han intentado atraer intencionalmente, para fines comerciales, a los usuarios de Internet a sus sitios web, creando un riesgo de confusión con las marcas registradas de GOOGLE de la Demandante. Los Demandados intentaron vender los nombres de dominio en disputa a la Demandante por un valor mayor que los costos directos documentados directamente relacionados con dichos nombres de dominio.

B. Demandados

Los Demandados alegan que la Demandante se precipitó en iniciar este procedimiento. Antes de cancelar los nombres de dominio en disputa, los Demandados estaban intentando ampliar el plazo para poder trasladar los numerosos subdominios a otro dominio. Los Demandados no estaban dispuestos a cancelarlos, sí a trasladarlos a la Demandante, pero sospechaban que la representante de la Demandante trabajaba para otra empresa y quería apropiarse de los nombres de dominio en disputa a través de una falsa maniobra jurídica. Los Demandados abandonan el conflicto aunque no hay fundamentos.

Asimismo, los Demandados sostienen que no es cierto que estén ofreciendo servicios idénticos y similares a los comercializados y proporcionados por la Demandante. El servicio que ofrecen los Demandados es muy claro, sencillo y no perjudica a la Demandante. Con su servicio, da soporte personalizado a pequeños negocios que están en Google Maps, resuelve sus problemas y dudas, ya que la Demandante no tiene un teléfono destinado a ello y hacerlo a través de Google Business no es tan fácil para personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías. La Demandante no ha valorado sus aportaciones a Google Maps. Con sus servicios, los Demandados incluyen un link corto y personalizado que nadie hasta la fecha lo estaba ofreciendo, ni siquiera la Demandante, y que sus clientes ponen en todas sus comunicaciones comerciales y publicitarias, dado que con ello aumentará el número de visitas y proporcionalmente mejorará su posicionamiento. Los nombres de dominio en disputa carecen de página web y cuentas de correo y jamás las han tenido. Los Demandados sólo utilizan los nombres de dominio en disputa para crear subdominios, por ejemplo <negocio.googlemaps.link>. No hay ningún tipo de suplantación de identidad, siempre se han presentado como comercial de Villamática, aunque Juan Manuel Bonillo Diaz es el gerente y única persona que trabaja en la empresa.

En virtud de lo expuesto, los Demandados aducen que no ha habido ningún acto de mala fe. El Sr Bonillo Diaz ha hecho 7.497 contribuciones [a Google Maps]; ha subido 4.915 fotos con 11.801.549 visualizaciones; y es un Local Guide de Nivel 8 con 36.370 puntos. Las 142 reseñas de sus clientes gozan de una media de 4,9 estrellas y no hay ni una sola queja por el servicio ofrecido o por suplantación de identidad. Queda demostrado que los Demandados no están perjudicando a la Demandante, todo lo contrario, pero en vez de recibir alguna felicitación, recibieron una demanda.

Los Demandados piden que se retire la Demanda ya que las Partes estaban negociando la cancelación de los nombres de dominio en disputa. Los Demandados lo hicieron anteriormente con cinco de ellos inmediatamente después de recibir el burofax [de la Demandante] sin poner objeciones. Pero los nombres de dominio en disputa tienen asociado un servicio y los clientes no tienen culpa de este malentendido del servicio que los Demandados están ofreciendo a sus clientes y la solución no es una demanda. Los Demandados se dicen dispuestos a abandonar su peculiar servicio con los nombres de dominios en disputa y a facilitar a la Demandante los correspondientes códigos de autorización, no sin antes rogarle que los deje mantener el nombre de dominio en disputa <googlemaps.link> hasta que trasladen el último subdominio, pues les cuesta mucho informar y contactar con sus clientes en las fechas de vacaciones.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestiones procedimentales

A. Consolidación

La Demanda inicia este procedimiento contra las distintas entidades que formalmente aparecen como registrantes de los nombres de dominio en disputa. El Demandado Hiper Spain SL es la organización registrante de los nombres de dominio en disputa <googlemaps.cat> y <googlemaps.link> mientras que el Demandado Villamática S.L. es la organización registrante de los nombres de dominio en disputa <googlemaps.eus> y <googlemaps.gal>. El Demandado Juan Manual Bonillo Díaz es la persona física registrante de los nombres de dominio en disputa <googlemaps.cat>, <googlemaps.eus> y <googlemaps.gal>. Véase los antecedentes de hecho expuestos supra. en la sección 4.

De acuerdo al párrafo 10(e) del Reglamento, la Demandante solicita la consolidación de las disputas contra todos los registrantes. Los Demandados no hicieron comentarios con respecto a esta solicitud.

El párrafo 3(c) del Reglamento dispone que la demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular. Sin embargo, el Experto no considera que el párrafo 3(c) está encaminado a permitir que una misma persona o entidad obstaculice un procedimiento, creando una carga indebida para un demandante por obligarlo a iniciar múltiples procedimientos contra registrantes que formalmente aparecen distintos, en particular, cuando cada registro implica las mismas cuestiones. Al considerar la solicitud de consolidación presentada por la Demandante, el Experto tomará en cuenta (i) si los nombres de dominio en disputa o sitios web relacionados están sujetos a control común; y (ii) si la consolidación sería justa y equitativa para todas las Partes. Véase Speedo Holdings B.V. c. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, Caso OMPI No. D2010-0281y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0), sección 4.11.2.

El Experto toma nota que, según extractos del Registro Mercantil Central español de los Demandados Hiper Spain S.L. y Villamática S.L., suministrados por la Demandante, el Sr. Juan Manuel Bonillo Díaz es el administrador único de ambas compañías. Además, los cuatro nombres de dominio en disputa comparten los mismos servidores y URL de registro. Por su parte, el Sr. Bonillo Díaz confirma de manera explícita en el escrito de Contestación que él tiene registrado los cuatro nombres de dominio en disputa. El Experto considera que queda debidamente acreditado el control común de todos los nombres de dominio en disputa y concluye que la consolidación de las disputas es justa y equitativa para todas las Partes.

Tomando en cuenta esas circunstancias, el Experto decide consolidar las disputas contra todos los Demandados (denominados de aquí en adelante “el Demandado”).

B. Idioma del procedimiento

El párrafo 11(a) del Reglamento dispone que a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. El Registrador Nominalia Internet S.L. confirmó que el idioma de los acuerdos de registro de los nombres de dominio en disputa <googletemaps.cat>, <googlemaps.eus> y <googlemaps.gal> es el español. El Registrador eNom, Inc. confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa <googletemaps.link> es el inglés.

La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español. Las principales razones en que se basa la solicitud son las siguientes:

El párrafo 10(b) y (c) del Reglamento disponen que el Experto garantizará que las Partes sean tratadas con equidad, que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso y que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con la debida celeridad. Según decisiones anteriores en el marco de la Política, la determinación del idioma del procedimiento no debería crear una carga indebida para las partes. Véase, por ejemplo, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Caso OMPI No. D2006-0593; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd., Caso OMPI No. D2008-0293.

El Experto toma nota que la Demanda en el presente caso se presentó en español y en inglés y que la Contestación se presentó en español. Toda la correspondencia anterior al procedimiento intercambiada entre las Partes es en español. Dado que ambas Partes entienden el español, el Experto considera que emitir esta Decisión en español es justo y equitativo para las dos.

Tomando en cuenta esas circunstancias, en conformidad con el párrafo 10(a) del Reglamento, el Experto determina que el idioma de este procedimiento es el español.

C. Comunicación suplementaria

La Demandante envió al Centro una comunicación suplementaria no solicitada el 10 de octubre de 2019, poco antes de la presentación de la Contestación. La comunicación suplementaria adjunta la decisión del caso Google LLC c. Antonio Mesa García, Caso OMPI No. D2019-1837, que fue emitida el 7 de octubre de 2019. El Demandado sostiene que el Google LLC c. Antonio Mesa García, Caso OMPI No. D2019-1837 no es comparable con el suyo por los motivos expuestos en la Contestación.

El párrafo 10(d) del Reglamento dispone que “[e]l Panel determinará la admisibilidad, la relevancia, la importancia y el peso de la evidencia.”. A pesar de que el párrafo 12 del Reglamento faculta al Experto solicitar, a su sola discreción, declaraciones o documentos adicionales de cualquiera de las Partes, eso no impide que el Experto acepta comunicaciones no solicitadas. Véase Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner, Caso OMPI No. D2001-1447.

Tomando en cuenta que la decisión en el Google LLC c. Antonio Mesa García, Caso OMPI No. D2019-1837 se emitió posteriormente a la Demanda en este procedimiento, y que el Demandado ya tomó la oportunidad de aportar sus comentarios al respecto, el Experto determina que la comunicación adicional es admisible, y la tomará en cuenta según su relevancia.

6.2 Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;

(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y

(iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca GOOGLE.

Los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente la marca GOOGLE como sus respectivos elementos iniciales. Aunque los nombres de dominio en disputa reproducen también la palabra inglesa “maps”, que significa “mapas”, dicha palabra no descarta la similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y la marca. Véase, por ejemplo, Ansell Healthcare Products Inc. c. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., Caso OMPI No. D2001-0110.

Por lo demás y de manera general, en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer elemento de la Política, no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel, en este caso “.cat”, “.eus” y “.gal”, para las comunidades catalana, vasca y gallega, respectivamente, y “.link”.

En consecuencia, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, un demandado podrá demostrar sus derechos y sus intereses legítimos al responder a la demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:

“(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o

(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para crear y ofrecer subdominios como enlaces o hipervínculos hacia sitios y negocios en la utilidad web Google Maps de la Demandante. Los nombres de dominio en disputa no solo incorporan la marca GOOGLE de la Demandante sino también incorporan el nombre “Google Maps” de la utilidad web de la Demandante (sin el espacio por razones técnicas). Eso da la impresión errónea que el servicio del Demandado está patrocinado, afiliado o aprobado por la Demandante cuando la Demandante no le ha otorgado al Demandado ninguna licencia o autorización para usar o registrar ni “google” ni “googlemaps”. Estas circunstancias llevan a la conclusión que el Demandado no utiliza los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa, que se ofrecen con pago, tampoco constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal.

Según los datos proporcionados por el Registrador, los nombres del Demandado son “Hiper Spain SL”, “Villamática S.L.”, y “Juan Manuel Bonillo Diaz”, los cuales no corresponden a los nombres de dominio en disputa. Nada en el expediente indica que el Demandado sea conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa.

En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante demostró de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

El Demandado sostiene que su servicio no perjudica a la Demandante y lamenta que la Demandante no haya valorado sus aportaciones a Google Maps. El Experto toma nota que el servicio del Demandado es un servicio comercial ofrecido para su propio beneficio que aprovecha la fama de la marca de la Demandante. Siendo propiedad de la Demandante, le corresponde a ella, y no al Demandado, decidir a quienes conceder licencias y autorizaciones para usar la marca GOOGLE.

El Demandado alega que no hay ningún tipo de suplantación de identidad. Sin embargo, a pesar del uso de la dirección del sitio web del Demandado Villamática S.L. en alguna publicidad del Demandado, los nombres de dominio en disputa y la publicidad de ellos daban la impresión errónea que la Demandante había autorizado el servicio del Demandado.

En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa y, por tanto, declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4 a) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La cuarta circunstancia es la siguiente:

“(iv) al utilizar el nombre de dominio, [el demandado] ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

El Demandado registró los nombres de dominio en disputa en 2015 y 2019, varios años después del registro de la marca GOOGLE. Los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente la marca GOOGLE y la combina con la palabra “maps” para reproducir el nombre de la utilidad web “Google Maps” de la Demandante. El Demandado registró los nombres en dominio en disputa para ofrecer un servicio de enlaces a esa misma utilidad. No cabe duda de que el Demandado era consciente de la Demandante y de su marca GOOGLE al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, y que los registró sin licencia o autorización de la Demandante de mala fe.

El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa, que incorporan la marca GOOGLE de la Demandante y combinan “googlemaps” con un dominio de primer nivel, en relación con un servicio con pago que ofrece enlaces hacia sitios y negocios en la utilidad web Google Maps de la Demandante. La Demandante no ha autorizado este servicio. En estas circunstancias, el Experto considera que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web u a otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de un servicio que figura en su sitio web o en su sitio en línea de conformidad con lo que determina el párrafo 4(b)(iv) de la Política.

El Demandado sostiene que no hay ningún acto de mala fe. Sin menospreciar las numerosas contribuciones que ha hecho el Demandado a Google Maps por otros medios aprobados por la Demandante, el Experto considera que otros actos de buena fe no pueden justificar el uso indebido y sin autorización de la marca de la Demandante.

Por otra parte, el Demandado llama la atención sobre el hecho que los nombres de dominio en disputa carecen de página web y cuentas de correo. Sin embargo, esto representa en sí un uso no autorizado por la Demandante y un riesgo para los intereses de la misma ya que no puede impedir otros eventuales usos activos o transferencias a terceros.

En consecuencia, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercero requisito del párrafo 4(a) de la Política.

El Demandado pide que se retire la Demanda ya que las Partes estaban negociando la cancelación de los nombres de dominio en disputa. Al Experto le consta que la Demandante no ha retirado la Demanda y que la misma cumple los tres requisitos del párrafo 4(a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <googlemaps.cat>, <googlemaps.eus>, <googlemaps.gal> y <googlemaps.link> sean transferidos a la Demandante.

Matthew Kennedy
Experto Único
Fecha: 7 de noviembre de 2019