Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. c. Blue Touring Group, S.L.
Caso No. D2019-1814
1. Las Partes
La Demandante es Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., con domicilio en Av. del Professor López Piñero, 7, 46013 Valencia, España, representada por EMME & PI, España.
La Demandada es Blue Touring Group, S.L., con domicilio en Avenida de les Corts Valencianes, 41 – Piso 1 G, 46015 Valencia, España, representada internamente.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <entradasoceanograficvalencia.com>, <hoteloceanografic.com>, <oceanograficonline.com>, <oceanograficvalenciaworld.com>, y <oceanograficworld.com>.
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de julio de 2019. El 30 de julio de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 31 de julio de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 5 de agosto de 2019 la Demandante envió al Centro una Demanda enmendada.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de agosto de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de septiembre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres, Alejandro Touriño y María Baylos como Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de octubre de 2019. El Grupo Administrativo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Cada uno de los Expertos ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia es un complejo arquitectónico dedicado a la divulgación científica y cultural. Dentro de este complejo se ubica el Oceanogràfic, considerado actualmente como el mayor acuario de Europa.
La Demandante es titular de las siguientes marcas:
Marca mixta número 2.838.298 L’OCEANOGRÀFIC VALENCIA, concedida con fecha de 5 de diciembre de 2008.
Marca nacional mixta número 3.733.140 OCEANOGRÀFIC VALENCIA concedida el 21 de mayo de 2019.
La Demandante ha aportado indicios suficientes que permiten calificar L’OCEANOGRÀFIC VALENCIA o su expresión abreviada, OCEANOGRÀFIC, como marca notoria.
El nombre de dominio en disputa <oceanograficworld.com> dirige a un sitio web estático en el que aparece un botón de venta de entradas no operativo. Aparecen igualmente otros botones ofreciendo información sobre, entre otros, hoteles en Valencia, grupos, blog así como tarifas y horarios. Tampoco se encuentran éstos operativos. No consta aviso sobre la relación entre las partes.
El nombre de dominio en disputa <entradasoceanograficvalencia.com> dirige a una web de venta de entradas del OCEANOGRÀFIC. De forma escasa y con letra pequeña se informa sobre la relación entre las partes en el aviso legal.
El nombre de dominio en disputa <oceanograficvalenciaworld.com> dirige a un sitio web que permite adquirir entradas del OCEANOGRÀFIC. No existe un aviso legal aparente sino a pie de la página. Al final del mismo se informa de la condición de Agencia de viajes de la Demandada así como de no ser un sitio web oficial.
El nombre de dominio en disputa <oceanograficonline.com> dirige a un sitio web en el que aparecen fotografías de los edificios de la Demandante. Deslizando hacía abajo en el sitio web con el ratón se identifica al operador de la misma y hoy Demandada. El aviso legal ofrece la información sobre la Demandada como responsable de la web y declara no ser un sitio oficial de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa <hoteloceanografic.com> dirige a un sitio web en el que se ofrecen servicios de agencia de viajes en la búsqueda de hotel y entradas para el OCEANOGRÀFIC. Aparece la marca del operador en el sitio web pero no se describe la relación o falta de relación entre la partes.
Los nombres de dominio en disputa <oceanograficvalenciaworld.com> y <oceanograficworld.com> se registraron con fecha de 5 de junio de 2016. El nombre de dominio en disputa <entradasoceanograficvalencia.com> se registró con fecha de 1 de julio de 2016. El nombre de dominio en disputa <oceanograficonline.com> se registró con fecha de 5 de julio de 2016 y el nombre de dominio en disputa <hoteloceanografic.com> se registró con fecha de 20 de diciembre de 2016.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que existe una practica identidad entre los nombres de dominio y el elemento distintivo y dominante de la marca de su titularidad OCEANOGRÀFIC. Por ello entiende que la comparación debe realizarse sin tener en cuenta el elemento gráfico de la marca, ni el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”). Además, considera que tampoco deben tenerse en cuenta en el proceso comparativo las palabras genéricas “world”, “entradas”, “online” u, “hotel”. Por cuanto antecede, concluye la Demandante que existe un riesgo de confusión entre los dominios y su marca que determina el cumplimiento de este primer requisito.
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Fundamenta la Demandante su alegación en el hecho de que la Demandada no es titular de marca alguna que incorpore el término “oceanografic”. Tampoco es conocida corrientemente la Demandada por los nombres de dominio en disputa. Y rechaza que pueda existir licencia alguna a favor de la Demandada que le permitiera utilizar la marca OCEANOGRÀFIC, ni contrato alguno que avalara dicho uso. Que el fin perseguido con el registro de los nombres de dominio en disputa es el de desviar a los consumidores de forma equívoca a la web de la Demandada con aprovechamiento de la reputación de la Demandante y con persecución de un beneficio económico.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos de la Política la Demandante lo fundamenta en los párrafos 4(b)(ii) y (iii) de la Política. Es decir, considera que existe un intento de la Demandada de impedir a la Demandante pueda reflejar su marca en un nombre de dominio en disputa además de entender que con tales registros la Demandada persigue perturbar la actividad de la Demandante. A este respecto entiende que para la Demandante es “primordial que las entradas sean vendidas únicamente por los distribuidores o agentes autorizados, no siendo la sociedad demandada uno de ellos”.
Además, considera que se da igualmente el supuesto del párrafo 4 (b)(iv) en virtud del cual, con el registro la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro a usuarios de internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web. Considera que habida cuenta del renombre de la marca de la Demandante, la Demandada registró los nombres de dominios en disputa con pleno conocimiento de las mismas.
B. Demandada
La Demandada considera que si bien las webs pudieran dar lugar a confusión todo queda aclarado con los avisos legales que constan en las mismas. Además, la Demandada sólo actúa como motor de reservas en la medida de que es una Agencia de viajes.
Defiende la existencia de interés legítimo en los nombres de dominio en disputa en tanto que desde el año 2002 viene realizando la actividad de reserva de entradas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias a través de sus webs “www.valenciainfo.com” y “www.olevalencia.com” propiedad de Valencia Incoming Services,S.L.
Que desde 2006 y a través de la mercantil Creative Lúdica Valencia,S.L. y por medio del portal "www.bookingpark.com" distribuyen toda la oferta de entradas y servicios promovidos por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aporta copia de una póliza de contragarantía firmada con una entidad financiera.
Mantiene que como agencia de viajes la Demandada puede ofertar los productos de la Demandante incluso sin tener contrato alguno suscrito. Y por ello mantiene disponer de interés legítimo en su actividad comercializadora de las entradas de los servicios que ofrece la Demandante.
Que la Demandante nunca ha gestionado directamente sus servicios. Dice que la Demandante los comercializó en una primera fase con Parques Reunidos,S.A. y posteriormente con Savia Amadeus. Que con este operador Bookingpark suscribió un acuerdo de comercialización.
Con todo manifiesta que la Demandada ha realizado un esfuerzo inversor en la plataforma de reserva y venta de entradas así como un esfuerzo comercializador con campañas en Google Adwords y otros medios.
Reconoce haber mantenido recientemente contactos con representantes de la Demandante a los efectos de solucionar el incidente. Sin embargo, no se alcanzó ninguna solución satisfactoria.
Por otra parte, sostiene que el oceanográfico es más que un distintivo comercial sino una obra emblemática de la ciudad de Valencia por lo que excede al mero signo distintivo.
Finalmente, la Demandada denuncia que desde 2014 existe un intento de deslegitimar su actividad comercial por la Demandante. Además, considera que con estos procedimientos se intenta diluir la competencia además de intentar la transferencia de dominios activos con cierto tráfico en un intento de canalizar dicho tráfico en el dominio <oceanografic.org> y así fomentar sus actividades comerciales.
Por lo que se refiere al registro de los nombres de dominios en disputa hace notar que los mismos se encontraban libres y sin uso alguno. Que la Demandada únicamente ha intentado ejercer el libre comercio de acuerdo con la legalidad vigente.
La Demandada hace ver el plazo de tres años desde que se registraron los nombres de dominio en disputa hasta el presente procedimiento y que durante ese plazo los nombres de dominio en disputa han sido utilizados con pleno conocimiento de la Demandante y sin que conste oposición.
Y hace notar que el portal de la Demandante “www.oceanografic.org” se encuentra operativo desde febrero de 2016 cuando con anterioridad se realizaba a través del portal genérico de la Demandante. Además la Demandada presta servicios profesionales desde 2002 en Valencia por lo que añadir el topónimo es lógico. Que la Demandante es titular de numerosos nombres de dominio sin uso alguno o meramente aparcados, todos ellos en relación al término OCEANOGRÀFIC. Así por ejemplo: <tiendasoceanografic.com>, <oceanografic.club>, <oceanografic.online> u <oceanografic.tienda> .
6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrados y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado a satisfacción del Grupo Administrativo de Expertos la titularidad de derechos marcarios. A continuación, procede la comparación entre los nombres de dominio en disputa con tales derechos. Sin embargo, habida cuenta del número de nombres de dominio en disputa procedemos como sigue: respecto de los dominios <entradasoceanograficvalencia.com>y <oceanograficvalenciaworld.com> existe una reproducción prácticamente total de la marca a salvo del artículo y su apóstrofe. Y respecto del resto, es decir, <oceanograficonline.com>, <oceanograficworld.com> y <hoteloceanografic.com>, la reproducción se limita al término “oceanografic” junto con un término descriptivo. Nota el Grupo Administrativo de Expertos que el término “oceanografic” es la parte más significativa del signo distintivo frente al topónimo “Valencia”.
Además, se tiene en cuenta que en decisiones anteriores bajo la UDRP se ha considerado sistemáticamente que tanto la reproducción de la marca registrada como la mera adición de un término descriptivo a una marca registrada permite calificar el registro como confusamente similar. Ver Universal Services of America, LP d / b / a Allied Universal v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundación Comercio Electrónico, Caso OMPI No. D2019-0156.
Por cuanto antecede, existe una similitud confusa en los nombres de dominio en disputa con las marcas de la Demandante. Y, en consecuencia, considera el Grupo Administrativo de Expertos que queda cumplido el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos
Con respecto al párrafo 4(a)(ii) de la Política, el Grupo Administrativo de Expertos considera que la Demandante con sus alegaciones ha demostrado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Siendo esto así es admitido corresponda a la Demandada.
La Demandada presenta unas alegaciones que sostienen y defienden sus intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Para ello se remonta al año 2002 cuando aparentemente otras sociedades mercantiles comenzaron con la venta de entradas al Hemisfèric y Museo de las Ciencias y posteriormente a Oceanogràfic.
Asimismo, mantiene que la Demandada presta unos servicios a clientes web, a otras agencias de viaje, a centrales de reservas y a empresas turísticas. Que los servicios de venta de entradas que realiza son lícitos en la medida de que la Demandante es una entidad de carácter público, financiada con fondos públicos cuyo finalidad última es la dinamización de la oferta turística de Valencia. Que por ello no es necesario tener un contrato firmado con la Demandante para comercializar sus entradas al oceanografic.
Tiene en cuenta el Grupo Administrativo de Expertos el contenido de las distintas páginas webs a las que resuelven los nombres de dominio en disputa.
Asimismo tienen en cuenta el punto 2.8.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) que dice: “Los expertos han reconocido que los revendedores, distribuidores o proveedores de servicios que utilizan un nombre de dominio que contiene la marca registrada del demandante para realizar ventas o reparaciones relacionadas con los bienes o servicios del demandante pueden estar haciendo una oferta de buena fe de bienes y servicios y, por lo tanto, tienen un interés legítimo sobre ese nombre de dominio. Esbozado en el caso Oki Data (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903) como test, fija los siguientes requisitos acumulativos que podrán ser aplicados en determinadas condiciones concretas de un caso UDRP:
(i) el demandado debe estar ofreciendo los bienes o servicios en cuestión;
(ii) el demandado debe usar el sitio para vender sólo los productos o servicios de marca registrada;
(iii) el sitio debe revelar de manera precisa y destacada la relación del titular del dominio con el titular de la marca comercial; y
(iv) el demandado no debe tratar de ‘arrinconar el mercado’ con nombres de dominio que reflejan la marca registrada”1 .
En el presente caso el nombre de dominio en disputa <oceanograficworld.com> resuelve a una web estática, siendo imposible acceder a las opciones que da la misma y, por ello, debemos considerar que no se cumple el primer requisito. Es decir, no existe una oferta efectiva de servicios de la Demandante y tampoco se informa de la relación entre las partes por lo que cabe apreciar un riesgo de confusión.
Respecto del nombre de dominio en disputa <entradasoceanograficvalencia.com> la impresión general al acceder al sitio web es de encontrarnos ante la Demandante. Existe un aviso legal que incluye un disclaimer o descargo de responsabilidad pero que no puede calificarse ni como claro, ni preciso ,sino más bien como un aviso confuso o difuso a los efectos de la Política. Es decir, no es prominente a los efectos del test bajo el segundo elemento de la Política.
Por lo que se refiere al nombre de dominio en disputa <oceanograficvalenciaworld.com> nos llevaba al sitio web donde no es fácil ni prominente la identificación del responsable del mismo. Es menester realizar una búsqueda tanto dentro del sitio como del propio aviso legal, por lo que de nuevo el disclaimer o descargo de responsabilidad incluido en el aviso legal resulta insuficiente a los efectos de la Política. Tampoco podemos calificar como destacado el aviso legal.
Por su parte, el nombre de dominio en disputa <oceanograficonline.com> nos lleva a un sitio de venta de entradas de las actividades desarrolladas por la Demandada. La valoración que merece la advertencia o leyenda legal al pie de la página web es que la misma es insuficiente para evitar la confusión del usuario de Internet. Al acceder al sitio web el usuario tendrá la impresión de encontrarse ante una web de la Demandante o de un representante de ella. Asimismo, el Grupo Administrativo de Expertos nota que el aviso legal al que redirige el nombre de dominio en disputa en el momento de emisión de la presente decisión no es suficiente a los efectos de la Política.
Hacemos notar que la falta de disclaimer o descargo de responsabilidad preciso y prominente aboca a sugerir al usuario de Internet una posible suplantación o un posible patrocinio del titular de la marca al propietario del sitio web y de los nombres de dominio en disputa (atendiendo además a la composición de los nombres de dominio en disputa). Sin embargo dicha relación no ha quedado probada y por tanto, no existe. Confusión que queda reforzada cuando se genera una apariencia de sitio oficial.
Y, finalmente, cuando se accede al nombre de dominio en disputa <hoteloceanografic.com> nos dirige a un sitio web donde aparece en primer lugar el logotipo de la Demandada (Blue Valencia Tourism Services). Sin embargo, hacemos notar que el sitio carece de “disclaimer” o descargo de responsabilidad que advierta sobre la inexistencia de relación entre la partes. Y, tampoco el aviso legal alerta al consumidor de la falta de relación entre las partes que evite la asociación. Estas circunstancias llevan al Grupo Administrativo de Expertos a entender que existe un potencial riesgo de confusión por asociación con la Demandante (teniendo además en cuenta la composición del nombre de dominio en disputa). Y, por ello, entiende el Grupo Administrativo de Expertos que es probable que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa para desviar a los consumidores a un sitio web que sugiera efectivamente una afiliación o asociación con la Demandante. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sección 2.5.1.
Por cuanto antecede, este Grupo Administrativo de Expertos considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación a los nombres de dominio en disputa <entradasoceanograficvalencia.com>, <oceanograficvalenciaworld.com>, <oceanograficonline.com> , <oceanograficworld.com> y <hoteloceanografic.com>, por la composición de los mismos y por no cumplir unos mínimos criterios de transparencia en su uso frente a los consumidores y al titular de la marca.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política requiere que la Demandante demuestre que los nombres de dominio en disputa se han registrado y se están utilizando de mala fe.
El Grupo Administrativo de Expertos considera que la Demandada debería haber sabido que el registro de los nombres de dominio en disputa era confusamente similar a la marca de la Demandante. La marca OCEANOGRÀFIC es notoria. Apoyan este conocimiento previo los hechos posteriores al registro. Es decir, la Demandada utilizó los nombres de dominio en disputa aprovechándose de la marca de la Demandante sin lograr evitar una posible confusión sobre el origen, relación con la Demandante o patrocinio del sitio web (véase también el análisis bajo el segundo elemento).
En estas circunstancias, el Grupo Administrativo de Expertos determina que las pruebas demuestran que la Demandada debió haber tenido en cuenta a la Demandante y sus marcas registradas al seleccionar los nombres de dominio en disputa. Ver Philip Morris Products S.A. v. Contact Privacy Inc. Cliente 0150128648 / Chen Yu Chen, HeatShopUSA, Caso OMPI No. D2018-0601.
Por lo demás, con las pruebas presentadas por la Demandante, el Grupo Administrativo de Expertos considera que la Demandada ha utilizado los nombres de dominio en disputa para atraer, con fines comerciales, a los usuarios de Internet a sus sitios web creando confusión en la mente del público en cuanto a una asociación entre los sitios web y la Demandante. Esta conclusión queda avalada por el análisis del segundo requisito anteriormente expuesto.
En consecuencia, el Grupo Administrativo de Expertos determina que los nombres de dominio en disputa se han registrado y se están utilizando de mala fe a los efectos de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio, <entradasoceanograficvalencia.com>, <oceanograficonline.com>, <oceanograficvalenciaworld.com>, y <oceanograficworld.com> y <hoteloceanografic.com> sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Alejandro Touriño
Experto
Maria Baylos
Experto
Fecha: 24 de octubre de 2019
1 Traducción del ponente de la Sección 2.8.1 de la Sinopsis elaborada de la OMPI 3.0