Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Jafer Enterprises R&D, S.L.U. c. Domains by Proxy LLC / Asl Model, ASLMODEL; Mundo Web – Desarrollo e Innovación SAS
Caso No. D2019-1382
1. Las Partes
La Demandante es Jafer Enterprises R&D, S.L.U., España, representada por Gómez-Pinzón Asemarcas S.A., Colombia.
El Demandado es Domains by Proxy LLC, Estados Unidos de América / Asl Model, ASLMODEL, Colombia; Mundo Web – Desarrollo e Innovación SAS, Colombia, representada internamente.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <yanbal.online> (el “Nombre de Dominio en Disputa”). El Registrador del Nombre de Dominio en Disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2019. El 17 de junio de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 17 de junio de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio en Disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 20 de junio de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 25 de junio de 2019 y una enmienda a la Demanda el 8 de julio de 2019.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 20 de junio de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 21 de junio de 2019. El Demandado (Asl Model, ASLMODEL) no contestó a la comunicación del Centro. El 20 y el 30 de junio de 2019, el representante de Mundo Web – Desarrollo e Innovación SAS envió comunicaciones en español por correo electrónico al Centro.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de julio de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de julio de 2019. Un Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de julio de 2019 por Mundo Web – Desarrollo e Innovación SAS y confirmado el 27 de julio de 2019 como la respuesta completa en el presente procedimiento.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de agosto de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía que fabrica, distribuye y comercializa productos de belleza y cosméticos a nivel mundial.
La Demandante es titular de una gran variedad de signos distintivos respecto de la denominación YANBAL. La Demandante cuenta con registros marcarios a nivel internacional, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
- YANBAL (& Diseño) marca registrada en Colombia, N° de Registro 265760, registrada el 30 de abril de 2003;
- YANBAL (& Diseño) marca registrada en Colombia, N° de Registro 283369, registrada el 26 de julio de 2004; y
- YANBAL marca registrada en la Unión Europea, N° de Registro 008307951, registrada el 22 de febrero de 2010.
Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:
- <yanbalcolombia.com> registrado el 27 de octubre de 1999,
- <yanbal.com.co> registrado el 10 de febrero de 2010,
- <yanbal.net.co> registrado el 10 de febrero de 2010, y
- <yanbal.net> registrado el 19 de abril del 2006.
El Demandando registró el Nombre de Dominio en Disputa el 26 de diciembre de 2016.
Actualmente, el Nombre de Dominio en Disputa resuelve a un sitio web de pago por clic (“PPC” por sus siglas en inglés), y se encuentra a la venta a través de GoDaddy. Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante presentó pruebas de que el Nombre de Dominio en Disputa fue utilizado por una revendedora de Yanbal quien utilizó el Nombre de Dominio en Disputa para poner en venta los productos de la Demandante.
En el presente caso el Nombre de Dominio en Disputa aparece registrado a nombre de Asl Model, ASLMODEL (“Asl Model”) quien figuraría como registrante (o “titular nominal”). Sin embargo, de las evidencias que aparecen en el expediente (incluyendo una comunicación de Mundo Web – Desarrollo e Innovación SAS en la que se adjunta una captura de pantalla de la interfaz de “administrador de dominios” del Registrador con la configuración del Nombre de Dominio en Disputa) parecería desprenderse que los datos del registrante del Nombre de Dominio en Disputa no se encuentran actualizados y que el titular real del Nombre de Dominio en Disputa sería Mundo Web – Desarrollo e Innovación SAS (“Mundo Web”). Mundo Web fue consultado por una revendedora de Yanbal, la Sra. Toro (la “Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa”), a los fines de crear una tienda virtual para vender los productos de la Demandante. Es por ello que el Experto considera que se puede referir indistintamente a Asl Model y a Mundo Web como si se tratasen de la misma entidad a los efectos del presente procedimiento.
La Demanda hace alusión a la revendedora en repetidas oportunidades, como Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa e incluso señala que es la madre del representante legal de Mundo Web. La Demanda narra todas las interacciones que la Demandante tuvo con la Sra. Toro.
El artículo 1 del Reglamento establece que el demandado es el titular del registro de un nombre de dominio contra quien se inicia una demanda.
Tal como surge del Escrito de Contestación de la Demanda, Mundo Web afirma que es el dueño del Nombre de Dominio en Disputa.
Siendo Asl Model quien figura como registrante del Nombre de Dominio en Disputa de conformidad con el WhoIs, y atendiendo a las consideraciones del Experto sobre la identidad común entre el titular nominal (esto es Asl Model) y el titular real del Nombre de Dominio en Disputa (esto es Mundo Web), cuando se hace alusión al Demandado en la presente Decisión se hará exclusiva referencia a Mundo Web o a Asl Model (sin que sea necesaria distinción entre ambos para este procedimiento).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Los argumentos de la Demandante son los siguientes:
“El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos sobre la que la Demandante tiene derechos.”
La Demandante alega que el Nombre de Dominio en Disputa <yanbal.online> es idéntico y similarmente confundible con la marca YANBAL de la Demandante. Razón por la cual, los consumidores podrían entender que a través del Nombre de Dominio en Disputa pueden ingresar al canal de ventas de la Demandante.
Asimismo, la Demandante establece que el uso del Nombre de Dominio en Disputa tuvo como fin principal generar la errada convicción en el consumidor, de creer que se encontraba en el sitio web oficial de la Demandante para comercializar productos YANBAL.
Por último, la Demandante sostiene que tanto el administrador del Nombre de Dominio en Disputa tanto como la Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa, incorporaron al sitio web vinculado al Nombre de Dominio en Disputa lo siguiente:
- catálogos oficiales de la Demandante;
- pestañas donde se reproducen las marcas de la Demandante; y
- afirmaciones como “Copyright Yanbal de Colombia”.
“El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa.”
Por un lado, la Demandante declara que una directora independiente, con un contrato comercial de ventas multinivel suscripto por Yanbal Colombia S.A.S. (“Yanbal Colombia”), contrató con una empresa colombiana “Mundo Web” para crear una tienda virtual para la venta de los productos de la Demandante.
Por otro lado, el contrato firmado por la directora y Yanbal Colombia establece que se encuentra prohibido que el Director Independiente, emplee, utilice o exhiba bajo cualquier título, forma o modalidad, a través de cualquier medio conocido o por conocerse, los signos distintivos (estén o no registrados) pertenecientes al portafolio de marcas UNIQUE y/o YANBAL (…).
Además, la Demandante sostiene que ni el Demandando, ni la Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa, tienen derechos para registrar ni utilizar nombres de dominio con la marca YANBAL de la Demandante. Asimismo, la utilización de la marca YANBAL por parte de la directora independiente, es una conducta que excede las facultades del contrato subscrito.
“El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe.”
La Demandante presentó prueba de las cartas enviadas a la directora independiente por el uso indebido de la marca YANBAL.
El 16 de noviembre de 2018 Mundo Web envía una carta proponiendo una prueba piloto en la que la Demandante debía aportar la suma de USD 18.000.
Mientras que el 15 de febrero de 2019 Mundo Web presentó una propuesta de venta del Nombre de Dominio en Disputa por un valor de USD 58.800.
La Demandante alega que la directora independiente, con el conocimiento del carácter ilícito de su conducta, utilizó el Nombre de Dominio en Disputa para generar la errada convicción en el consumidor que al ingresar a la página web “www.yanbal.online” se encontraba en la página oficial de YANBAL.
Asimismo, tanto la directora independiente como Mundo Web ejecutaron una conducta tendiente a extender los efectos de sus actos de infracción y pretender obtener un provecho económico indebido.
Por último, según las comunicaciones del 27 de marzo y 8 de abril de 2019 la directora independiente excluyó de la página web “www.perfumesycosmeticos.online” los contenidos que reproducen de forma idéntica la marca de la Demandante. Sin perjuicio de ello, el Nombre de Dominio en Disputa no fue cedido ni transferido a la Demandante en calidad de titular de la marca YANBAL.
B. Demandado
El Demandado contestó la Demanda con los siguientes argumentos:
El Demandado establece que la Demandante no vende directamente sus productos, sino que lo hace a través de consultoras y directoras YANBAL, razón por la cual no se presta a confusión, dado que es de público conocimiento por sus clientes.
Además, el Demandado alega que hay varios perfiles, cuentas y sitios promocionando los productos de la Demandante.
El Demandado sostiene que el Nombre de Dominio en Disputa no se utiliza desde el 21 de diciembre de 2018 estando en vigencia el nombre de dominio <perfumesycosmeticos.online>. Asimismo, afirma que en el sitio web se anuncia expresamente que son un grupo de consultoras. Por lo que no podría haber confusión alguna.
El Demandado invoca que la tienda desarrollada jamás ha sido o será una competencia ilegal para la Demandante, sino que al contrario las ventas generadas son en beneficio de la Demandante.
Por un lado, el Demandado menciona que la directora de la Demandante fue la que solicitó la creación del canal virtual a los fines de promocionar los productos. Por otro lado, establece que en ningún momento la solicitante le solicitó un nombre de dominio especifico, el cual fue una iniciativa propia del Demandado. También, menciona que en ningún momento se le indicó a las directoras y consultoras expresamente que no podían utilizar el nombre YANBAL en un canal virtual de ventas.
El Demandado sostiene que el abogado de la Demandante los contactó luego de dos años de tener en funcionamiento el sitio web vinculado al Nombre de Dominio en Disputa, el cual se trabajaba de buena fe.
Asimismo, el Demandado alega que la Demandante no vende directamente sus productos, sino que son directoras y consultoras el medio y la cara de la compañía ante sus clientes.
Por lo tanto, el Demandado afirma que hace un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio en Disputa, haciendo las aclaraciones pertinentes en el mismo y acatando las indicaciones y recomendaciones establecidas por la Demandante, sin empañar en ningún momento el buen nombre de la Demandante.
Por último, el Demandado menciona que es el dueño legítimo del Nombre de Dominio en Disputa, el cual adquirió de manera legal, honesta y honrada en una compra transparente y respaldada por el vendedor de dominios GoDaddy.
El Demandado afirma que el Nombre de Domino en Disputa no fue adquirido con el fin de vendérselo a la Demandante, sino que todo lo contrario, su intención fue aportarle a la Demandante ventas y crecimiento de la directora.
Además, el Demandado sostiene que actuó de buena fe al crear la tienda virtual y con la mejor de las intenciones en pro de abrir un nuevo canal de ventas para el grupo comercial de la directora que lo solicitó y por ende, la Demandante se beneficia directamente.
El Demandado indica que no compite con la Demandante dado que la compañía no vende sus productos de manera virtual, sino que lo hace a través de directoras y consultoras.
Asimismo, el Demandado afirma que el Nombre de Dominio en Disputa no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante sino que fue con el fin de enriquecerla.
Por último, el Demandado alega que la adquisición, el manejo del Nombre de Dominio en Disputa y el potencial que tiene el Nombre de Dominio en Disputa en el mundo digital tiene un costo que como tal debe ser reconocido.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y
(iii) acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
A. Idioma del Procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
La Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, teniendo en cuenta la identidad, nacionalidad y lugar de residencia del Demandado. Asimismo, la Demandante sostiene que las comunicaciones previas con el Demandado fueron en español.
De igual manera, el Demandado contestó la Demanda en español.
De acuerdo con dichos antecedentes y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español. Teniendo en cuenta lo expuesto y en ausencia de respuesta por parte del Demandado a estos efectos, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español.
A continuación, se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
B. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de la marca YANBAL. La misma es confusamente similar con el Nombre de Dominio en Disputa <yanbal.online>, dado que reproduce en su totalidad la marca de la Demandante sin agregar ningún elemento adicional, generando que el Nombre de Dominio en Disputa sea idéntico con la marca de la Demandante.
El Experto considera que el dominio de nivel superior “.online” carece de relevancia para el análisis de este elemento.
Consecuentemente, el Experto entiende que se cumple con el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio en Disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio en Disputa, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio en Disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
La Demandante manifestó la inexistencia de alguno de estos supuestos, aportando alegaciones y evidencias a tal efecto. Con la realización de esta presunción prima facie por parte de la Demandante, corresponde al Demandado rebatir la misma, quien alegó que la Demandante no vende directamente sus productos sino que son sus consultoras y directoras las encargadas de hacerlo. Con lo cual la Demandante se beneficia por las ventas realizadas a través del Nombre de Dominio en Disputa.
La Demandante sostiene, y el Demandado no lo refutó, que el Demandado no posee registro alguno para la marca YANBAL, ni licencia para usarla en el Nombre de Dominio en Disputa. De hecho, el Demandado reconoce implícitamente en su Escrito de Contestación a la Demanda, la popularidad de la marca YANBAL y alega que fue contratado por la directora independiente (la Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa) – quien estuvo relacionada con la Demandante – con el fin de abrir un nuevo canal de ventas.
Por otra parte el Demandado no es conocido por el Nombre de Dominio en Disputa, dado que su nombre comercial es “Mundo Web – Desarrollo e Innovacion SAS”.
En este orden de ideas, la Demandante ha logrado acreditar prima facie que el Demandado carece de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa, dado que la Demandante no le ha concedido ninguna licencia o autorización al Demandado para utilizar sus marcas o registrar un nombre de dominio que incorpore la marca YANBAL ni parecerían concurrir ninguno de los supuestos del párrafo 4(c) de la Política.
Asimismo, el Experto ha podido ver a través de “web.archive.org” el uso que se ha hecho del Nombre de Dominio en Disputa (al menos a 25 de noviembre de 2018) donde se reproducía claramente la marca YANBAL (y diseño) y se ofrecían a la venta diversas fragancias y productos. El Demandado aporta evidencia de una sección “Quiénes somos” en la que se identifican como “un grupo de consultoras […] desarrollando el multinivel Yanbal”. Asimismo, el Demandado alega que la Demandante no vende sus productos al cliente final y que por tanto no se puede generar ningún tipo de confusión.
Sin embargo, el Experto nota que la composición del segundo nivel del Nombre de Dominio en Disputa idéntico a la marca YANBAL conlleva un riesgo implícito elevado de confusión con la Demandante en cuanto al origen, afiliación o patrocinio con el titular de la marca YANBAL. Esta confusión se produce atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa sin que el modelo de negocio o la existencia de una sección “Quiénes somos” sirvan para evitar dicho riesgo de confusión.
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el párrafo 4(a) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que la Demandante debe demostrar que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe y que el mismo está siendo utilizado de mala fe.
El Experto opina que es evidente que tanto el Demandado como la Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa, conocían a la Demandante y su marca YANBAL al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa.
Esto surge de los hechos del caso, que no fueron controvertidos por las partes: La directora independiente (y Usuaria del Nombre de Dominio en Disputa, quien estuvo relacionada con Yanbal Colombia), solicitó al Demandado la creación de una tienda virtual para vender los productos de la Demandante. Razón por la cual crearon el sitio web bajo el Nombre de Dominio en Disputa. El Experto considera que tanto la directora independiente como el Demandado conocían la marca YANBAL de la Demandante al momento de registrar el Nombre de Dominio en Disputa dado que el Nombre de Dominio en Disputa fue utilizado para albergar una tienda online referida a productos de la Demandante. De hecho, en la Contestación de la Demanda el Demandado reconoce implícitamente la popularidad de la marca YANBAL de la Demandante.
En base a las alegaciones expuestas, tanto de la Demandante como las del Demandado, el Experto considera que el Nombre de Dominio en Disputa se registró y se utilizó de mala fe a los efectos de la Política, a sabiendas y por el motivo de que coincide de manera idéntica en su segundo nivel con la marca de la Demandante.
Por otra parte, el Experto también considera que una posible razón por la cual el Demandado retiene la titularidad del Nombre de Dominio en Disputa fue con la intención de obtener un beneficio económico ilícito por la venta del Nombre de Dominio en Disputa, por un valor superior a los costos directos documentados directamente relacionados con dicho Nombre de Dominio en Disputa. Ello es así pues en las tratativas previas al inicio de la Demanda, con fecha 15 de febrero de 2019 ofreció en venta el Nombre de Dominio en Disputa a los letrados de la Demandante por la suma de USD 58.800. Se trata de un monto superior a “los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio”.
Es decir, que el hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa haya sido objeto de una oferta de venta por un precio superior a sus costos de registro, esto es la suma de USD 58.800 evidencia la mala fe del Demandado de conformidad con el Párrafo 4(b)(i) de la Política.
Además, este Experto considera que al utilizar el Nombre de Dominio en Disputa, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea, lo que constituye mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
De las circunstancias previamente mencionadas se concluye que el Nombre de Dominio en Disputa se ha registrado y se utiliza de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio en Disputa <yanbal.online> sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 30 de septiembre de 2019