Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Atlanterra AG. c. Jose Fernández, Almadraba Playa 2017, S.L.
Caso No. D2019-1321
1. Las Partes
La Demandante es Atlanterra AG., Suiza, representada por J & A Garrigues, S.L.P., España.
La Demandada es Jose Fernández, Almadraba Playa 2017, S.L., España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <urbanizacionatlanterra.com>.
El Registrador del nombre de dominio disputa es Acens Technologies, S.L.U.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2019. El 11 de junio de 2019 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2019. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 17 de junio de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 21 de junio de 2019.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de junio de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de julio de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de julio de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de julio de 2019. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa suiza fundada en 1984 que opera en el sector inmobiliario español, siendo su objeto social la “adquisición y comercialización de inmuebles en España”. Asimismo, proporciona servicios inmobiliarios de alquiler de inmuebles, servicios de construcción, asesoramiento técnico, legal y administrativo, así como diversos servicios relativos a la gestión integral (mantenimiento, cuidado, rehabilitación, limpieza, etc.) de las viviendas que construye y/o comercializa. La Experta en el uso de las facultades que la Política le otorga ha visitado la página web de la Demandante.
La Demandante opera en el mercado e identifica sus servicios mediante la marca ATLANTERRA, que incluye el elemento principal de su denominación social unido a otros elementos gráficos, habiendo sido registrada como Marca de la Unión Europea No. 000344127 ATLANTERRA, figurativa, registrada el 5 de octubre de 1998, para servicios de la clase 36.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <atlanterra.com>, registrado el 8 de octubre de 1997, que identifica su página web corporativa, mediante la cual promociona sus servicios.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de agosto de 2018 por la Demandada. Se encuentra ligado a una página web de la Demandada en la que se ofertan servicios inmobiliarios relativos al alquiler de diversas viviendas y apartamentos turísticos localizados en playas del municipio costero Zahara de los Atunes, situado en la provincia de Cádiz, España. En la misa página web se contienen también enlaces a páginas web de terceros relativas a diversas opciones de entretenimiento en la zona, como kitesurf, autogiro, actividades de aventura, golf, hípica, avistamiento de cetáceos, visitas a una ganadería de reses bravas y un chiringuito.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que la Demandante adquirió terrenos vírgenes que urbanizó llevando a cabo la construcción de un complejo residencial que denominó “Cabo de Plata”, si bien con el tiempo esta urbanización es conocida con el nombre “Urbanización Atlanterra” siendo uno de los principales enclaves residenciales de la zona (Zahara de los Atunes, Cádiz, España) y uno de los destinos turísticos más elegidos por turistas, tanto nacionales como extranjeros.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente su marca con la simple adición del término “urbanización”, que no reduce ni excluye el riesgo de confusión, sino, al contrario, lo incrementa ya que la urbanización construida por la Demandante es conocida de forma popular como “Urbanización Atlanterra”. Además, el nombre de dominio en disputa se utiliza en relación a una página web que proporciona idénticos servicios inmobiliarios a los de la Demandante (el alquiler de inmuebles) en la misma zona (Zahara de los Atunes y la Urbanización Atlanterra). Existe, por tanto, un evidente riesgo de confusión que está creando a la Demandante grave perjuicio económico por pérdida de clientela dentro de su sector.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, pues no es titular de la marca ATLANTERRA, que pertenece exclusivamente a la Demandante. Además, en nombre de dominio en disputa está siendo utilizado para fines o servicios idénticos a los prestados por la Demandante, causando un claro perjuicio económico a ésta.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe con el fin de acaparar la clientela obtenida a través de esfuerzo y dedicación por la Demandante, para promocionar iguales servicios inmobiliarios, intentando atraer (con ánimo de lucro) a usuarios a su sitio web, a través de la confusión generada mediante el uso de una denominación idéntica a la urbanización de la Demandante. Al ser la Demandada una empresa perteneciente al mismo sector inmobiliario de la Demandante, no podía desconocer la existencia de la marca y urbanización de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, habiendo de entender que quien registra de mala fe, sin derecho legítimo alguno, también usa de mala fe el nombre de dominio en disputa. Además, antes de presentar la Demanda, con el fin de solucionar la controversia de forma amistosa, se remitieron comunicaciones al registrador y a la Demandada, ésta última no pudo ser entregada, sin embargo, el registrador confirmó que la Demandada había tenido conocimiento de su requerimiento, continuando sin embargo su actuación.
La Demandante cita varias decisiones anteriores adoptadas bajo la Política que considera que apoyan su posición.
La Demandante solicita la cancelación del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusa
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar respecto a dicha marca relevante a los efectos de la Política. En tales casos, la adición de otros términos (descriptivos, geográficos, peyorativos, u otros) no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, si bien la naturaleza de tal(es) termino(s) adicional(es) podrá ser tenida en consideración en relación al examen de la concurrencia del segundo y del tercer elemento de la Política. Véase, las secciones 1.7 y 1.8 la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
También es importante precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, por su carácter técnico, como requisito estándar técnico de registro, generalmente carece de relevancia en el análisis de la existencia de identidad o similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca relevante, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política, si bien su significado puede ser relevante en el análisis de los restantes elementos. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La Demandante funda su Demanda en su marca ATLANTERRA, que se encuentra registrada y vigente, comprendiendo diversos servicios relacionados con la actividad de la Demandante como empresa proveedora de servicios inmobiliarios.
Es importante también destacar que, como se recoge en la sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca o las marcas de la demandante. La existencia de logos u otros elementos gráficos en la marca de la demandante, no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento de la Política.
Por tanto, a excepción del dominio gTLD “.com”, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el elemento principal de la marca de la Demandante, ATLANTERRA, precedido de la palabra “urbanización”, que es un término relacionado con el sector inmobiliario, alusivo a la acción y efecto de urbanizar o a un núcleo residencial urbanizado. La Experta considera que la adición del término “urbanización” a la marca ATLANTERRA en el nombre de dominio en disputa, no evita que ésta marca sea fácilmente reconocible, existiendo similitud confusa, aunque la naturaleza de dicho término adicional pueda tener relevancia en la evaluación del segundo o del tercer elemento. En consecuencia, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento de la Política, se requiere que la Demandante acredite que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita al menos prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
Corresponde por lo tanto a la Demandada acreditar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, mediante evidencias de las que se desprenda la concurrencia, entre otras, de las circunstancias indicadas de forma enunciativa en párrafo 4(c) de la Política. En cambio, la Demandada no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
La Experta, en el uso de las facultades que la Política le otorga, ha podido comprobar que no existe ninguna marca que contenga o consista la denominación coincidente con el nombre de domino en disputa (“urbanización atlanterra”) que se encuentre registrada, con efectos en España, a nombre de la Demandada ni de su representante. Tampoco esta denominación coincide con la denominación social de la Demandada ni de su representante. Por el contrario, la Experta ha podido comprobar, mediante varias búsquedas simples en Internet, que, como la Demandante ha alegado, “Urbanización Atlanterra” es el nombre por el que es comúnmente conocida la urbanización que la propia Demandante construyó, respecto a la cual realiza su actividad y presta sus servicios inmobiliarios.
Por otro lado, un factor para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Sin embargo, a juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante y el nombre de la urbanización construida por la misma, que igualmente apunta a la actividad de la Demandante y a su marca ATLANTERRA, dando a entender que se trata de una empresa ligada o filial de la misma que se refiere a su mismo sector inmobiliario y de servicios integrales relativos a las viviendas que construye y/o comercializa dentro de ésta urbanización, en concreto, referidos al alquiler turístico de viviendas situadas en esa zona, sin que la Demandada haya efectuado ningún acto tendente a evitar el riesgo de afiliación o asociación. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La página web de la Demandada además (i) se refiere al mismo sector de la Demandante, prestando servicios de alquiler de viviendas turísticas, que igualmente se encuentran comprendidos en los servicios prestados por la Demandante, y (ii) ambas empresas operan dentro del mismo ámbito territorial (en la misma zona de Zahara de los Atunes y la Urbanización Atlanterra). Estas circunstancias refuerzan la existencia de un riesgo de confusión y de asociación o afiliación.
Es también destacable, a juicio de la Experta, que la página web de la Demandada contiene diversos links promocionales a páginas web de terceros no comprendidos en el mismo sector inmobiliario sino relativos a diversas actividades turísticas de entretenimiento, por los que la Demandada presumiblemente obtiene un beneficio económico.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio de la Experta, que la Demandada haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o haya utilizado en nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. De modo que, en conclusión, la Experta considera que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
Las alegaciones y documentación aportada por la Demandante, así como las búsquedas en Internet efectuadas por la Experta en el uso de las facultades que la Política le otorga, permiten concluir que la marca ATLANTERRA y la urbanización de la Demandante gozan de notable presencia en Internet como destino turístico apreciado dentro del mercado inmobiliario y turístico. Por lo que, teniendo en cuenta que la Demandada opera dentro del mismo sector inmobiliario e, incluso, se encuentra referida al mismo ámbito territorial (dentro de la misma zona o población) y, dado además el alcance global de Internet, es posible presumir, a juicio de la Experta, que la Demandada conocía o debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida al término descriptivo “urbanización”, que alude a la propia urbanización construida por la Demandante y en la que se encuentran ubicados parte de los inmuebles que alquila la Demandada.
Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de los términos que lo componen da a entender que existe relación o afiliación con la Demandante y su marca ATLANTERRA o con la actividad urbanizadora y/o el núcleo residencial urbanizado por la Demandante, dando la impresión de ser una página Web de una empresa filiar o ligada de otra forma a la propia Demandante o a sus servicios integrales de administración y alquiler dentro de su urbanización, generando, por tanto, asociación con la Demandante y su marca.
Es también destacable, a juicio de la Experta que (i) el sitio web de la Demandada no incluye referencia clara a los datos sociales e identificación fiscal de su empresa, no incluyendo su denominación social, número de identificación fiscal ni datos de su inscripción registral; (ii) que la Demandada haya optado deliberadamente por no contestar a la Demanda, no ofreciendo justificación de su actuación o de la existencia de motivos legítimos que justifiquen el registro del nombre de dominio en disputa; (iii) que igualmente la Demandada haya optado por no retirar ni contestar el requerimiento previo a la Demanda que le fue remitido mediante buro fax por la Demandante; y (iv) la existencia dentro del sitio web de la Demandada de links promocionales a páginas de terceros por los que presumiblemente obtiene algún tipo de beneficio económico.
Es también es relevante a juicio de la Experta, que exista cierta similitud visual entre la representación gráfica de la marca figurativa ATLANTERRA utilizada por la Demandante en su página web corporativa y en el tráfico económico, y la combinación de colores, elementos gráficos y tipo de letra utilizados por la Demandada en la denominación “Urbanización Atlanterra” incluida en el encabezamiento de su sitio web (albergado por el nombre de dominio en disputa), con letras todas ellas mayúsculas, igual combinación cromática (en mismos tonos de azul y verde), y utilizando igualmente el mismo elemento gráfico, si bien no una sino varias olas de mar en los mismos colores (azul y verde). Esta circunstancia, a juicio de la Experta, contribuye a generar confusión o afiliación con la Demandante y sus marcas, reforzando la conclusión sobre la probable existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias evidencian, a juicio de la Experta, que en el balance de probabilidades resulta muy probable que la Demandada conociera la existencia de la marca de la Demandante, procediendo al registro del nombre de dominio en disputa apuntando a la marca ATLANTERRA de la Demandante, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación para aumentar el tráfico de su página web con ánimo lucrativo, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio de la Experta, una actuación de mala fe a los efectos de la Política. El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página web a la que éste se encuentra asociado, corroboran esta conclusión.
En definitiva, todas las circunstancias cumulativas del caso, permiten, a juicio de la Experta, concluir que la Demandada ha actuado de mala fe a los efectos de la Política respecto del nombre de dominio en disputa, generando la existencia de un probable riesgo de confusión y de asociación, que no se excluye mediante ninguna indicación que informe a los usuarios de los datos fiscales y mercantiles de la Demandada, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad y negocio de la Demandante.
Por ello, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa <urbanizacionatlanterra.com> sea cancelado.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 30 de julio de 2019