Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Climaproyectos, S.A. de C.V. c. Mis Dominios, S.A. de C. V.
Caso No. D2019-0349
1. Las Partes
La Demandante es Climaproyectos, S.A. de C.V., con domicilio Monterrey, Nuevo León, México, internamente representada.
La Demandada es Mis Dominios, S.A. de C. V., con domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, internamente representada.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <climaproyectos.com>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de febrero de 2019. El 15 de febrero de 2019 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de febrero de 2019, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 19 de febrero de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 19 de febrero de 2019. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 26 de febrero de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de marzo de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de marzo de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de marzo de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante presentó ante el Centro el 28 de marzo de 2019 documentación adicional.
4. Antecedentes de Hecho
4.1) La Demandante es una Sociedad Mercantil Mexicana, dedicada a satisfacer las necesidades de sus clientes en productos de aire acondicionado, a través de infraestructura y experiencia personal brindando el mejor servicio y equipo de alta calidad al mejor precio y entrega inmediata.
4.2) La Demandante comercializa sus productos y servicios bajo la marca CLIMAPROYECTOS en toda la República Mexicana con presencia nacional a través de sucursales lo que le permite una entrega inmediata de equipos de aire acondicionado.
4.3) La Demandante contrata publicidad especializada de manera regular en diversos medios publicitarios.
4.4) La Demandante es licenciataria de los registros de marca:
a. Marca CLIMAPROYECTOS y diseño, número de registro 1326967, clase 35. Solicitada el 30 de julio del 2012, con fecha de primer uso de 2012 y otorgada el 9 de noviembre del 2012. El registro se encuentra en vigor y surtiendo sus efectos legales.
b. Marca CLIMAPROYECTOS y diseño, número de registro 727563, clase. 35. Solicitada el 27 de septiembre del 2001, con fecha de primer uso 18 de octubre de 1991 y otorgada el 11 de diciembre de 2001. El registro se encuentra en vigor y surtiendo sus efectos legales.
c. Marca CLIMAPROYECTOS, número de registro 1332482, clase 35. Otorgada el 30 de julio del 2012, con fecha de primer uso 18 de octubre de 1991 y otorgada el 28 de noviembre del 2012. El registro se encuentra en vigor y surtiendo sus efectos legales.
4.5) Así también es titular del nombre de dominio <climaproyectos.com.mx>.
4.6) La Demandante es la licenciataria autorizada y la única persona autorizada por el titular de las marcas CLIMAPROYECTOS. Su carácter de licenciataria lo acredita con tres oficios de fecha 5 de junio del 2018, expedidos por la Dirección Divisional de Marcas, Subdirección Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Coordinación Departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), con folio 82, y constancias de inscripción números 232979/2018, 232980/2018, 232981/2018. Así como del anexo 16, consistente en la certificación del Notario Público No. 98, Lic. José Alejandro Treviño Cano de Monterrey, Nuevo León México, 1er. Distrito, por virtud de la cual el titular del registro de las marcas CLIMAPROYECTOS, le otorga autorización de acuerdo con la Cláusula Sexta del Contrato y Uso de Marcas, para ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre las marcas CLIMAPROYECTOS.
4.7) El nombre de dominio en disputa se registró el 11 de noviembre del 2015 y re direcciona al sitio web “www.climayoreo.com” en el que se despliega contenido relativo a la empresa Climayoreo, S.A. de C.V.
Conforme a lo afirmado en el escrito de contestación y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Demandada:
1) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), legalmente constituida de acuerdo con las leyes de la República Mexicana, según se desprende de la Escritura Pública No. 29,892 (Veintinueve mil ochocientos noventa y dos), en el municipio de Monterrey, Nuevo León de fecha 31 de agosto del 2015, habiéndose hecho la inscripción ante la Administración Local de Recaudación correspondiente el 1ro. del mes de septiembre del mismo año.
2) Es titular del nombre de dominio en disputa <climaproyectos.com> registrado el 11 de noviembre de 2015.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
5.1) La Demandante sostiene en sus alegaciones que:
a) Es legítima titular de derechos sobre los Registros de marca No. 1326967 CLIMAPROYECTOS y diseño, y No. 1332482 CLIMAPROYECTOS” en clase 35 y distinguen “Agrupamiento para el beneficio de terceros de equipos de aire acondicionado y refrigeración (excepto su transporte) para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia”. Así como de derechos sobre el registro No. 727563 en clase 42, CLIMAPROYECTOS y diseño que distingue “Servicios de Comercialización de Equipo para aire acondicionado y refrigeración”.
b) Los tres registros se encuentran en vigor y surtiendo todos sus efectos legales.
c) No ha otorgado autorización o consentimiento alguno a la Demandada para utilizar las marcas de su propiedad en el nombre de dominio en disputa y sostiene que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de domino en disputa ni cuenta con un registro de marca o título para la denominación “Climaproyectos”.
d) Que al tratar de ingresar al nombre de dominio en disputa se confirmó que dicho sitio lleva el redireccionamiento automático al sitio “www.climamayoreo.com” en el que se desplegaba contenido relativo a la empresa Climayoreo, S.A. de C.V. y que además le impedía a su representada el uso de su marca CLIMAPROYECTOS.
B. Demandada
5.2) El Demandado sostiene en sus alegaciones que:
a) No afirma ni niega al no ser hechos propios lo señalado por la Demandante en los hechos 1, 2 y 3 de su Demanda.
b) Respecto a los hechos 4 y 5 en los que la Demandante le da el grado de marca famosa y renombrada al signo CLIMAPROYECTOS es tendencioso porque no anexa la Declaratoria de Marca Famosa expedida por autoridad alguna y encontrarse en presencia de una marca no distintiva en función del significado genérico de las palabras que la componen, aduciendo para ello lo señalado por el diccionario abierto al público de la Real Academia Española y definir por separado el significado de las palabras “clima” y “proyectos” y menciona la existencia de cuando menos siete registros de marca expedidos por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en la clase 11 que incluyen el vocablo “clima” y ha tolerado la coexistencia de diferentes registros que incluyen el término “proyecto” para la clase 35 y 37.
c) Manifiesta que la Demandante en las pruebas exhibidas como Anexo 7 no aparece el símbolo de Marca Registrada “R” o como “M.R.” para indicar al público consumidor que se trata de una marca y no de términos descriptivos de los productos que se ofertan en la publicidad. En consecuencia, manifiesta que si el titular de una marca no comunica que se trata de una marca registrada no se tiene la obligación de conocer la información de base de datos marcarios ni autoridades oficiales, puesto que a su juicio se tratan de términos descriptivos y genéricos disponibles para su adquisición en la red.
d) Indica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) ha otorgado diversos registros a terceros, como el número 1956406 CLIMAS & PROYECTOS GM en clase 37 internacional, así como del Registro No. 1252462 THE CLIMATE PROJECT en la clase 35, registro No. 1313396 THE CLIMATE PROJECT en clase 41, siendo el titular de estos dos últimos “The Alliance For Climate Protection”.
e) Sostiene que no debieron haberse otorgado los registros de la Demandante por tratarse de conceptos que no pueden generar un monopolio exclusivo al no ser elementos distintivos, siendo está la esencia de una marca: el ser distintiva, haciendo referencia al artículo Quinquis del Convenio de París y el Artículo 90 (Fracción IV) de la Ley de Propiedad Industrial.
f) Respecto al hecho 10, sostiene que la titular es propietaria de la marca CLIMAYOREO lo que no implica que el público consumidor promedio y los competidores estén obligados a conocer que los conceptos genéricos y descriptivos “climaproyectos” sea una marca registrada, más aún que no se indica los símbolos de marca registrada o “M.R.”
g) En lo que se refiere al hecho 11, manifiesta que existe un incumplimiento al manifestar al público consumidor que se trata de una supuesta marca registrada y además en el contrato no se le faculta a la licenciataria a iniciar procedimientos como el que nos ocupa, por lo que desconoce la facultad para iniciar la presente disputa.
h) Respecto al punto 12, cuestiona el hecho de que al tratarse de un nombre de dominio compuesto por elementos genéricos y descriptivos a otra marca registrada no puede ser considerado como un acto de competencia desleal como se manifiesta en los hechos 13, 14, 15, 16 y 18 y ello no representa un aprovechamiento indebido puesto que existen por lo menos tres titulares de marca y de nombres de dominio sin que se acredite la mala fe.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con el párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) que los nombres de dominio sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.
En virtud de lo anterior el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 del Reglamento; a resolver la controversia planteada basándose en la Demanda de la Demandante, el escrito de contestación de la Demandada, así como en las pruebas aportadas por las Partes.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el el párrafo 4 de la Política, previamente referidos.
Antes de llevar a cabo lo anterior, el Experto se referirá a los aspectos procesales señalados en este caso.
Cuestiones procesales
6.1) Idioma del procedimiento
La primera cuestión procesal en este caso está relacionado al idioma del procedimiento tomando en cuenta la petición de la Demandante consistente en que el idioma del procedimiento sea el español, así como el hecho de que la Demandada presentó su contestación en dicho idioma.
Con apoyo en el Artículo 11 del Reglamento, el Experto considera que sin perjuicio de que el acuerdo de registro este en idioma inglés, el procedimiento se sustanciará en el idioma español, tomando en cuenta que las partes utilizaron dicho idioma en su Demanda y Escrito de contestación.
6.2) Facultades de la Licenciataria para promover este Procedimiento
La Demandada manifiesta (página 8 de su contestación) que en el contrato de licencia, no se encuentra facultada la licenciataria para iniciar procedimientos como el presente, por lo que desconoce la facultad para iniciar la presente disputa, lo que no imposibilita a la parte Demandada para adquirir y utilizar un nombre de dominio compuesto por términos genéricos y descriptivos.
Del análisis del Contrato de Licencia celebrado por el propietario de la marca y la Demandante, se observa que de acuerdo con la cláusula sexta del mismo, las partes acordaron y por consecuencia el Licenciatario está facultado para ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca en los términos del Art. 140 de la Ley de Propiedad Industrial.
Así también, del Acta 098/10683/18 emitida por el Lic. José Alejandro Treviño Cano, Notario Público No. 98 de Monterrey, Nuevo León, México, 1er. Distrito (exhibida como anexo No 16) de la Demanda, el propietario de la marca CLIMAPROYECTOS, manifiesta y así lo asentó el Notario “Que de acuerdo con la cláusula sexta del Contrato de Licencia de Uso de Marcas, celebrado entre Apolinar Colunga Serna y Clima Proyectos, S.A. de C.V, inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, relativo a las marcas registradas CLIMAPROYECTOS, manifiesta en este acto, que le otorga poder para ejecutar las acciones legales de protección de los derechos sobe las marcas CLIMAPROYECTOS a la empresa “Climaproyectos, Sociedad Anonima de Capital Variable”.
A juicio del Experto, la Licenciataria se encuentra debidamente facultada en los términos de la Cláusula Sexta del Contrato de Licencia, para actuar en el presente procedimiento.
6.3) Escrito Suplementario presentado por la Demandante
De acuerdo con los Artículos 12 y 15 del Reglamento, el Experto cuenta con facultades discrecionales para admitir o no declaraciones o escritos complementarios tal como el que fue presentado por la Demandante de fecha 28 de marzo del 2019, sin que le fuera requerido y que no proporciona argumentos ni evidencia necesaria para la resolución del presente caso. Se hace notar que sus consideraciones no afectarían en ninguna forma la decisión emitida por el Experto en relación al nombre de dominio en disputa y no encuentra el Experto suficientemente justificada su presentación extemporánea, razón por la cual no son tomadas en consideración en la resolución del presente asunto.
A. Identidad o similitud confusa
1.- El nombre de dominio en disputa, es idéntico a la marca CLIMAPROYECTOS lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio reproduce íntegramente la denominación “climaproyectos” amparada por los registros de marca sobre los cuales la Demandante tiene derechos, los cuales están en vigor y surtiendo sus efectos legales.
2.- La Demandada reconoce lo anterior al sostener que “el nombre de dominio en disputa está representado por las mismas palabras que las protegidas al amparo de la marca de la Demandante”.
3.- Contrariamente a lo que ella sostiene, en el sentido de que no llegan al grado de generar confusión por estar en presencia de una marca no distintiva en función del significado genérico de las palabras que la componen, (conforme al diccionario abierto al público de la Real Academia Española donde se definen los términos “clima” y “proyecto”) y descriptiva de los servicios de “climaproyectos”. Esta apreciación no desvirtúa el hecho de que se tratan de denominaciones idénticas y que la marca se reproduce en su totalidad en los nombres de dominio en disputa, sin que sea relevante a los efectos del primer elemento el significado de dichos términos.
4.- Cabe señalar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD” “.com”) carece de relevancia, para el análisis de este caso. Por lo mismo no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad o similitud confusa con la marca de la Demandante.
A juicio del Experto la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el párrafo 4(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En la opinión del Experto la Demandante demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa.
1.- De las constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa son de mala fe. La Demandada registró y ha venido utilizando el nombre de dominio en disputa, con el fin de aprovecharse deslealmente de la reputación de la marca de la Demandante para ofrecer servicios de un competidor de la Demandante (al redirigir a <climayoreo.com>). La Demandada, no cuenta con elementos sostenibles para apoyar su defensa en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 4c de la Política o que exista circunstancia alguna de la que se genere un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Toda vez que, la Demandante no ha otorgado licencia o autorización a la Demandada, para utilizar alguna de sus marcas. La Demandada, tampoco ha hecho uso de buena fe del nombre de dominio en disputa o efectuado preparativos demostrables para su utilización, tampoco es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa o que haya hecho uso legítimo, leal o no comercial sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca.
2.- Al estar la marca CLIMAPROYECTOS debidamente registrada por la Demandante. El registro, le confiere a su titular, el derecho de uso exclusivo e impedir que terceros la utilicen sin su autorización.
3.- La Demandada cuestiona la registrabilidad de la marca por considerar que se trata de un signo no registrable por estar compuesta de dos términos descriptivos o genéricos y alude al Artículo 6 quinquies del Convenio de París y la Fracción IV del Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.
En cuanto a la registrabilidad de la marca, tomando en cuenta que el IMPI otorgó el registro a la Demandante el cual se encuentra en vigor y surtiendo sus efectos legales, el Experto no debe hacer una valoración sobre la validez del registro, sustentándose en las bases señaladas por la Demandada puesto que el otorgamiento del registro por parte del IMPI hace suponer que a juicio del examinador que otorgó el registro de la marca CLIMAPROYECTOS en las clases 35 y 42 consideró, se trata de una marca distintiva y registrable y no como lo sostiene la Demandada que está compuesta de términos totalmente genéricos. Además, al momento de dictar la presente Decisión la marca se encuentra en vigor y surtiendo todos sus efectos legales.
Sin perjuicio de lo anterior, el Experto nota que la combinación de los términos “clima proyectos” no resulta descriptiva en su conjunto (si acaso evocatoria). El Experto considera que no es relevante que los términos de manera separada tienen un significado de diccionario ya que en el presente caso se utilizan ambos términos conjuntamente en lo que sería una alusión a la marca (ver por ejemplo Tudor Games, Inc. v. Domain Hostmaster, Customer ID No. 09382953107339 dba Whois Privacy Services Pty Ltd / Domain Administrator, Vertical Axis Inc., Caso OMPI No. D2014-1754).
4.- La Demandada señala que la marca esta solamente compuesta por términos descriptivos o genéricos de los productos de la clase 11 consistentes en “Aire Acondicionado” clase en la que aparecen por lo menos, siete registros de marca, en que se utiliza el término “clima” y otro en la clase 37 en la que se encuentra registrada la marca 1956406 que es CLIMAS & PROYECTOS G” así como la marca THE CLIMATE PROJECT en las clases 35 y 41.
Sin perjuicio que para la constitución de un nombre de dominio pueden utilizarse palabras de diccionario, la combinación “clima” junto con “proyectos” no es habitual en español y además el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente una marca registrada lo que conlleva un riesgo alto de asociación implícita (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
En cuanto al argumento de la Demandante de la existencia de registros de marca en diversas clases y de distintos titulares, no justifican el registro del nombre de dominio en disputa, toda vez que en nada sirve para otorgar derechos o intereses legítimos a la Demandada en el nombre de dominio en disputa.
5. En lo que hace al argumento de la Demandada en que el redireccionamiento es perfectamente legítimo ya que la Demandante no es el único titular del registro de marca o de nombres de dominio, puesto que se trata de la búsqueda de los usuarios de nombres de dominio descriptivos, por lo que el usuario no busca una marca sino un universo de productos, a juicio del Experto considera que:
5.1 El redireccionamiento que reconoce llevar a cabo es indebido e incurre en un acto de mala fe, al confundir al público consumidor al hacerlo creer o suponer que existe una relación o asociación entre el Demandante y la Demandada.
5.2 El hecho de la existencia de registros de marca similares a la marca de la Demandante registradas en otras clases no desvirtúa la conducta indebida por parte de la Demandada, razón por la cual a juicio del Experto se configura un acto de mala fe.
6. A juicio del Experto, la Demandada al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, tenía conocimiento de la existencia de las actividades y reputación de la Demandante además de que el registro de las marcas de la misma es anterior al registro del nombre de dominio en disputa.
7. De las alegaciones y constancias presentadas no se establece haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
Razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el párrafo 4(b), de la Política, se consideran pruebas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor del demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se han registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
1.- De las constancias que obran en el expediente y a pesar de los argumentos de la Demandada en su Escrito de Contestación, respecto a la ausencia de derechos por parte de la Demandante, a juicio del Experto en este caso el nombre de dominio en disputa, fue registrado con el conocimiento y la intención de tomar ventaja del buen nombre y prestigio de la Demandante así como de sus marcas que fueron registradas y han sido utilizadas, con anterioridad al nombre de dominio en disputa y alcanzar un aprovechamiento indebido. (Ver por ejemplo Financial Industry Regulatory Authority, Inc. v. Domain Adm. Privacy Protection Service INC. d/b/a PrivadyProtect.org/Edward Banis, Caso OMPI No.. D2016-0434).
2.- Al existir el registro de la marca, CLIMAPROYECTOS en clases 35 y 42, vigente y surtiendo todos sus efectos legales, siendo que en el nombre de dominio en disputa se reproduce la marca de un tercero, a juicio del Experto, el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de que la Demandada creara una especia de relación con sus servicios, usando la marca de un tercero sin contar con su autorización y con ello crear la posibilidad de crear una confusión y por ende engañar a los usuarios de Internet.
Esto se materializa al llevar a cabo el redireccionamiento a través del nombre de dominio en disputa y accesar a la página web de “climayoreo.com”. Cabe notar que la denominación “climayoreo” también se encuentra registrada como marca ante el IMPI y surtiendo sus efectos legales.
3.- Por otra parte, en lo que se refiere al hecho mencionado por la Demandada, de que la Demandante tenía que demostrar que la Demandada, tenía conocimiento real de que la marca CLIMAPROYECTOS es una marca registrada, toda vez que carece de señalamiento alguno que indique su exclusividad, al respecto el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, las cuales se registraron con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Además, ambas Partes se encuentran en México y el nombre de dominio en disputa redirige a un competidor. Estas circunstancias ya serían suficientes para considerar que bajo la UDRP el registro y uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe. Asimismo, la Demandante exhibió con la demanda, como Anexo No. 11, copia simple de la copia certificada de la Escritura Pública No. 098/8678/18 de fecha 22 de mayo del 2018 otorgada ante el Lic. José Alejandro Treviño Cano, titular de la Notaría Pública No. 98 con el ejercicio en el 1er. Distrito Registral en el Estado de Nuevo León que contiene la fe de hechos por virtud de la cual la Demandante envió una carta de cese y desistimiento”, requiriendo la transmisión inmediata del nombre de dominio en disputa, manifestándole la existencia del registro de la marca.
4.- Sin perjuicio de lo anterior, tomando en cuenta, la fecha de solicitud de las marcas de la Demandante, así como de las fechas de uso reclamada y de su existencia en el mercado, la Demandada no podía desconocer la existencia del registro de las marcas y menos aún para hacer el redireccionamiento de forma indebida a la página web “climayoreo.com”.
5.- El hecho de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado el 11 de noviembre del 2015 y la Demandante solicito el registro de la marca CLIMAPROYECTOS y diseño, el 27 de septiembre del 2001, habiendo reclamado como fecha de primer uso el 18 de octubre de 1991, y alcanzado presumiblemente un alto prestigio de la marca, resulta difícil creer que la Demandada no tuviera conocimiento de la existencia de los negocios de la Demandante, especialmente cuando redirige a un competidor.
A este respecto la Demandada no exhibió pruebas que haya utilizado el nombre de dominio en disputa o efectuado preparativos demostrables para su utilización de buena fe bajo los criterios de la UDRP (el único uso conocido es para redirigir a una web de un competidor), siendo suficiente las fechas en que se solicitó el registro de las marcas y la manifestación de la fecha de primer uso por parte de la Demandante sin que estuviera obligada a exhibir pruebas del uso previo de la marca.
6.- Por otra parte, de las constancias resulta inexacto lo sostenido por la Demandada en el sentido de que la adquisición del nombre de dominio en disputa es posterior a la tramitación de los registros de marca de la Demandante pues como se ha manifestado, la solicitud y obtención de los registros de las marcas de la demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, de conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito en la misma.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <climaproyectos.com> sea transferido a la Demandante.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 9 de abril de 2019