Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Arcelor Mittal (SA) c. Fardi Salas
Caso No. D2019-0103
1. Las Partes
La Demandante es Arcelor Mittal (SA), con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representada por Nameshield, Francia.
El Demandado es Fardi Salas, con domicilio en Tlalnepantla, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <arcelormittalmexico.com>.
El registrador del citado nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet SE (el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de enero de 2019. El 17 de enero de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de enero de 2019, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 24 de enero de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 25 de enero de 2019.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de enero de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de febrero de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de febrero de 2019.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de febrero de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Arcelor Mittal (SA) fue fundada en el año 2006 mediante la fusión de las empresas Mittal Steel y Arcelor. Es una de las más importantes empresas a nivel mundial en los rubros de siderurgia y minería, con una plantilla de 199.000 empleados, presencia en 60 países e instalaciones industriales en 18 países.
Opera en México mediante su empresa Arcelor Mittal México con oficinas de venta en México DF, que cuenta con una capacidad de producción de acero de más de 6 millones de toneladas/año, con una plantilla de más de 6.000 personas con lo cual es el mayor empleador en el Estado de Michaocán y en la Municipalidad de Lazaro Cárdenas.
La Demandante es titular de la marca internacional No. 947686 ARCELORMITTAL, registrada el 3 de agosto de 2007, para las clases 06, 07, 09, 12, 19, 21, 39, 40, 41, 42.
La Demandante también es propietaria de múltiples nombres de dominio que contienen la palabra “arcelormittal” tal como <arcelormittal.com> registrado el 27 de enero del 2006.
El nombre de dominio en disputa <arcelormittalmexico.com> fue registrado el 12 de octubre de 2017 y no resuelve a ningún sitio web activo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión sobre la base de su registro de marca internacional No. 947686 ARCELORMITTAL arriba mencionado, que sostiene es notoriamente conocida en la industria metalúrgica global.
Niega que Demandado Fardi Salas haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa, carece de toda vinculación con la Demandante y no ha sido autorizado por ella para usar su marca ARCELORMITTAL en un nombre de dominio ni de ninguna otra forma.
El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal no comercial.
El nombre de dominio en disputa no resuelve a una página web activa, lo cual demuestra una falta de interés legítimo, que en algunos casos ha sido considerado una práctica de mala fe.
En síntesis, la Demandante sostiene: (i) que el nombre de dominio en disputa es confundible con su marca notoriamente conocida ARCELORMITTAL; (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
Por todo ello, solicita que el Experto ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4 de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que los nombres de dominio sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca ARCELORMITTAL.
El test de similitud confusa implica realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa para determinar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
En el presente caso ambos son prácticamente idénticos, ya que en el nombre de dominio en disputa <arcelormittalmexico.com> la voz principal y característica “arcelormittal” coincide con la marca ARCELORMITTAL. El agregado de la palabra “mexico” que no es ni más ni menos que el nombre de país “Mexico” no evita la similitud confusa.
Así ha sido resuelto en un caso anterior respecto a la inclusión de la palabra “mexico” en el nombre de dominio <kipling-mexico.com> (Kipling Apparel Corp.v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Jose Monserrat Puerta, Caso OMPI No. D2018-1073).
Siguiendo la tradicional costumbre de los Expertos en otros casos resueltos bajo la Política, el Experto no tomará en cuenta el “.com” del nombre de domino en disputa a los fines de su cotejo con la marca de la Demandante.
La Demandante, pues, ha cumplido con el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado respecto del nombre de dominio recae sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de demostrar un hecho negativo, al requerir información que está generalmente en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la demandante alegue que prima facie el demandado no posee o tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el demandado quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no aportara evidencias relevantes, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a)ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisión del suscripto en Ronaldo de Assis Mareira v. Goldmark – Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827, entre otros).
Entiende el Experto que la Demandante ha demostrado que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponde al Demandado establecer sus derechos o intereses legítimos.
El Demandado no ha contestado la Demanda ni aportado prueba alguna que pudiera justificar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Experto no encuentra nada en la causa que pudiera justificarlo.
Expertos en casos anteriores bajo la Política han considerado que no existen derechos o intereses legítimos cuando, como ocurre en el presente caso, (en traducción del idioma inglés) “la Demandante afirma que no le ha autorizado al Demandado el uso de la marca.” (Cfr. “Chicago Pneumatic Tool Company LLC v. Texas International Property Associates- NA NA, Caso OMPI No. D2008-0144), ni existen otras circunstancias en el expediente de donde se puedan desprender derechos o intereses legitimos.
En virtud de lo expuesto y lo mencionado infra en el punto C, el Experto considera que la Demandante ha satisfecho el segundo requisito requerido en la Política, párrafo 4.a)ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La marca ARCELORMITTAL presenta un alto poder distintivo y notoriedad reconocida.
Dada la identidad del elemento principal y característico del nombre de dominio en disputa <arcelormittalmexico.com> con la marca ARCELORMITTAL usada y ampliamente protegida con mucha antelación en distintos países por la Demandante, el Experto considera que es muy probable que el Demandado la haya tenido en cuenta cuando registró el nombre de dominio en disputa el 12 de octubre de 2017 y que lo hizo con la intención de capitalizar la fama de la marca ARCELORMITTAL generando confusión en el público consumidor de Internet para generar un lucro ilegítimo a su favor.
Es evidente que la inclusión de la palabra “mexico” en el nombre de dominio en disputa inducirá al público consumidor de Internet a vincularlo con la Demandante y su empresa Arcelor Mittal México mediante la cual opera en el mercado mexicano.
La falta de toda respuesta del Demandado y de explicación plausible acerca del motivo de su elección del nombre de dominio en disputa, como así también su total ausencia de derechos o intereses legítimos con relación al mismo, llevan a este Experto a concluir que existen elementos suficientes en la causa para sostener que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado de mala fe.
El hecho que de momento el nombre de dominio en disputa no resuelva a una página de web activa, no impide resolver que es usado por el Demandado de mala fe.
Así se establece en la doctrina llamada “tenencia pasiva” prevista en la sección 3.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), cuando se dan alguno de los factores siguientes: (i) alto grado distintivo o reputación de la marca de la demandante, (ii) falta de respuesta a la de demanda por parte del demandado o su falta de aporte de pruebas que acrediten un uso actual o potencial de buena fe del nombre de dominio en disputa, (iii) ocultamiento de identidad por parte del demandado y (iv) cuando no se advierte ningún uso de buena fe que se le pudiera dar al nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que en la presente causa se dan todos los factores arriba indicados que permiten la aplicación de la citada doctrina y resolver que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es usado de mala fe por el Demandado.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ha satisfecho el tercer requisito requerido en la Política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <arcelormittalmexico.com> sea transferido a la Demandante.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 8 de marzo de 2019