WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Educational Testing Service v. Gökhan Avcı

Dava No. D2018-2791

1. Taraflar

Şikayet Eden, Princeton, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yerleşik, Dış Patent Ltd. Co., Türkiye tarafından temsil edilen, Educational Testing Service’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, davada kendini temsil eden Gökhan Avcı’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <toefltesti.com>, IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 6 Aralık 2018 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 6 Aralık 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 7 Aralık 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 10 Aralık 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 30 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 2 Ocak 2019 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur. Aynı tarihte, Şikayet Edilen tarafından Merkez’e, resmi cevap içermeyen bir e-posta sunulmuştur.

Merkez, 16 Ocak 2019 tarihinde, İdari Hakem olarak, Uğur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet ve Şikayet dilekçesi eklerinde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

1. Şikayet Eden, Educational Testing Service (“ETS”) 1947 tarihinde kurulmuş olup, özel kar amacı gütmeyen eğitici test ve değerlendirme organizasyonu olarak dünya çapında faaliyet göstermektedir. 180’den fazla ülkede ve 9,000’den fazla lokasyonda yılda 50 milyondan fazla testi geliştirir, yönetir ve skorlar. Şikayet Eden veya ilgili şirketleri tarafından geliştirilen ve yönetilen birçok iyi bilinen test, TOEFL, TOEIC, PRAXIS ve GRE testlerini içerir. 1964 yılından bu yana 30 milyondan fazla öğrenci, 180’den fazla ülkede TOEFL testini almıştır ve dünya çapında 9,000 üzerinde kuruluş, test skorlarını kullanmıştır. Küresel olarak TOEFL testi, 165 ülkede 4,500’den fazla test merkezinde bulunmaktadır. Şikayet Eden, basılı yayınlar, kompakt diskler, bilgisayar yazılımı ve çevrimiçi yazma çalışmaları dahil birçok TOEFL ve TOEFL IBT testi hazırlanma ürünü ve hizmeti geliştirmiştir. Bu ürünler ve hizmetler, Şikayet Eden’in ve iş ortaklarının internet sitelerinde dünya çapında satışa sunulmaktadır.

2. Şikayet Eden, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde aşağıda yer alan markaların sahibidir.

- TOEFL markası, 24 Haziran 2011 tarih ve T/02103 sayı ile tanınmış marka olarak tescillidir.
- TOEFL PRIMARY markası, 17 Ekim 2014 tarih ve 2013 50913 sayı ile 9, 16, 35 ve 41. sınıflarda tescillidir.
- TOEFL JUNIOR markası, 18 Nisan 2013 tarih ve 2012 16553 sayı ile 9, 16 ve 41. sınıflarda tescillidir.
- TOEFL IBT markası, 31 Temmuz 2012 tarih ve 2011 03254 sayı ile 9, 16, 41 ve 42. sınıflarda tescillidir.
- TOEFL ACCELERATOR markası, 2 Haziran 2008 tarih ve 2007 04167 sayı ile 16, 41 ve 42. sınıflarda tescillidir.
- TOEFL markası 11 Mayıs 2009 tarih ve 2006 28369 sayı ile 9, 16, 41 ve 42. sınıflarda tescillidir.

3. Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (“USPTO”) nezdinde aşağıda yer alan markaların sahibidir.

- TOEFL markası, 3 Ekim 1978 tarih ve 1103427 sayı ile 16 ve 41. sınıflarda tescillidir.
- TOEFL markası, 19 Haziran 2001 tarih ve 2461224 sayı ile 9. sınıfta tescillidir.
- TOEFL IBT markası, 3 Mayıs 2011 tarih ve 3953133 sayı ile 9 ve 16. sınıflarda tescillidir.

4. Şikayet dilekçesi ekinde sunulan TOEFL markasının dünya çapındaki tescil listesine göre, Şikayet Eden adına, dünya çapında, TOEFL ibareli sekiz yüzden fazla marka tescili bulunmaktadır.

5. Şikayet dilekçesi ekinde sunulan alan adları listesine göre, Şikayet Eden, <toefl.org>, <toefl.com>, <toefl.net>, <toeflgoanywhere.org>, <toefltest.com>, <toefltest.net>, <toefltest.info>, <toefltest.org>, <toefltestfree.com>, <toefltesting.info>, <toefltesting.net>, <toefltesting.org> alan adlarının ve toplamda bin sekiz yüzden fazla alan adının sahibidir ve bu alan adlarının büyük bir çoğunluğu, Şikayet Eden’in tescilli TOEFL markasını içermektedir. <toefl.org> alan adı Şikayet Eden adına ilk kez 24 Ekim 1994 tarihinde tescil edilmiştir.

6. Şikayet Edilen, ihtilaflı <toefltesti.com> alan adını, 10 Haziran 2017 tarihinde tescil ettirmiştir.

7. Şikayet Edilen’in kendi adına tescil ettirdiği ihtilaflı <toefltesti.com> alan adına bağlı olan internet sitesi, Şikayet Eden’in TOEFL markasını içermektedir ve ihtilaflı alan adının satılık olduğunu belirten bir ibare içermektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının tamamıyla TOEFL markasını içerdiği ve TOEFL markasının ünü göz önüne alındığında tüketicilerin, ihtilaflı alan adı ile erişilen internet sitesinin ETSile bağlantılı, yetkili veya onaylı olduğunu düşünmesine yol açmasının muhtemel olduğunu, Şikayet Edilen’in, “test’’ ibaresini, Şikayet Eden’in tanınmış olan TOEFL markasına eklemiş olduğunu, “test” ibaresinin Şikayet Eden’in TOEFL markası altında sattığı ürünler olduğundan jenerik bir ibare olduğunu ve dolayısıyla da ihtilaflı alan adının müşteriler arasında karışıklığa yol açacağını, ihtilaflı alan adının açık şekilde Şikayet Eden’in TOEFL markası ile birebir ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu ifade etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında herhangi bir yasal menfaate sahip olmadığını, önceki kurul kararlarından görüldüğü üzere ETS’ninyalnızca, kanıt yükünü Şikayet Edilen’e kaydırarak Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya yasal menfaatleri olmamasından dolayı ilk bakışta haklı görülen bir dava açması gerektiğini, Şikayet Eden’in Politikanın 4(c) paragrafı veya başka bir prosedür ile uyumlu olarak ihtilaflı alan adındaki hak veya yasal menfaatlerini gösterememesi halinde Şikayet Eden’in Politikanın 4(a)(ii) paragrafını karşıladığının düşünülmesi gerektiğini, Şikayet Edilen’in, ETS’nin lisans verdiği veya ETS ile bağlantılı bir kişi olmadığını, ETS’nin ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından tesciline izin veya onay vermediği, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile bilinmediği ve bunun da herhangi bir meşru hak olmadığını gösterdiğini, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı veya ürün veya hizmetlerin iyi niyetli olarak sunulması ile bağlantılı olarak ihtilaflı alan adına karşılık gelen bir ismi kullanmak üzere herhangi bir hazırlık yapmadığını, yalnızca satış amacı ile elinde tuttuğundan, satış amacı haricinde Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adının herhangi bir kullanımına rastlanmadığını, Şikayet Edilen’in alan adını satmak amacı ile reklam vermiş olduğunu, <toefltesti.com> internet sitesinde şu anda yer alan satış ile ilgili reklamın, baskın bir şekilde bu alan adının Şikayet Eden’e ait olduğu algısını yarattığını, bu alan adının internet ortamında satılık olarak bulunmasının alan adında herhangi bir meşru menfaatin de bulunmadığını belirtmekte ve Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adında herhangi bir hak veya meşru menfaati olmaması nedeniyle ilk bakışta haklı görülen bir dava olduğundan Şikayet Eden’in, Politikanın 4(a)(ii) paragrafını karşıladığını iddia etmektedir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, 2 Kasım 2018 tarihinde Şikayet Edilen’e TOEFL markalarının ETS adına tescilli markalar olduğuna, ihtilaflı <toefltesti.com> alan adının marka hakkına tecavüz oluşturduğuna ve kendilerine devredilmesi gerektiğine ilişkin ihtarname içeren e-posta yolladığını, fakat Şikayet Edilen’in bu talebi reddetmiş olduğunu, dolayısıyla, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in haklarından haberdar olduğunu ve bu hakları ihlal ettiğinin bilincinde olduğunu, TOEFL markası tanınmış marka olduğu için Şikayet Edilen’in ETS’nin haklarını bilmekte ya da biliyor olması gerektiğini, Şikayet Edilen’e gönderilen uyarı yazısı öncesinde ihtilaflı alan adını içeren internet sitesinde ETS’nin testleri için reklam alanı olarak yer almakta olduğunu, uyarı yazısı gönderildikten sonra, Şikayet Edilen’in gönderdiği e-postada reklam kısmını ekleyen tarafın kendisi olmadığını ve sonrasında zaten bunu kaldırdığını, bu konuyla alakalı olarak herhangi bir sorumluluğu olmadığını belirttiğini, bu reklamların içeriklerinin ETS’nin sınavlarından öğrencilerin geçebilmeleri için eğitim verilen İngilizce kursları olduğundan Şikayet Edilen’in TOEFL markasından haberdar olduğunu, Şikayet Edilen’in gönderdiği e-postada kendisinin alan adı yatırımı ve ticareti yaptığını ifade etmiş olduğundan, bu durumun alan adının Şikayet Edilen tarafından alınarak satıldığını gösterdiğini ifade etmekte, Şikayet Edilen’in kasıtlı olarak, kötü niyetle ve Şikayet Eden’in TOEFL markasının kullanımına yönelik ayrıcalıklı haklarını tamamen göz ardı ederek, ihtilaflı alan adını tescil ettirmiş ve şuan elinde bulundurmakta olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen cevap süresi içerisinde resmi bir cevap vermemiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e cevap süresinin bitiminden sonra sunulan e-postada kendisinin Şikayet Eden tarafından uyarı yazısı aldığını ve uyarı yazısına cevaben kendisinin alan adı yatırımcısı olduğu, ihtilaflı alan adının daha önce tescil edilmiş ve sonradan düşmüş olan bir alan adı olduğu, internet sitesine konulan reklamın kendisi tarafından konulmadığı, bu nedenle konu ile ilgili sorumluluğu bulunmadığı, yine de reklamı kaldırtmış olduğu, ihtilaflı alan adının Türkçe kelime de içermekte olduğu, Şikayet Eden ile alan adını satmak konusunda bir iletişiminin olmadığı, bu nedenle Şikayet Eden’i hedef almamış olduğu, herhangi bir karar olmadan Şikayet Eden’in zorlaması alan adını devretmesi veya aynı kategoride alan adı almaması konusunda yazı vermesinin hukuka uygun olmadığı, markayı hedef alarak yüksek ücret ile satmak gibi bir çalışması ve çabası olmadığı, Şikayet Eden’in adını satın alma yönünde bir teklifi olursa dinleyebileceği hususlarını belirttiğini ifade etmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, TÜRKPATENT ve USPTO nezdinde tescilli TOEFL markalarına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikayet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir.

İhtilaflı alan adında yer alan “Toefl Testi” ibaresindeki “testi” kelimesinin sunulan mallara işaret etmesi, yani tanımlayıcı olması nedeniyle ayırt ediciliği bulunmadığı, TOEFL ibaresinin esas unsur olarak ayırt ediciliği bulunduğu kabul edilmektedir. İhtilaflı alan adında ayırt edici unsur olan TOEFL ibaresi, Şikayet Eden’in tescilli markaları ile ve alan adlarının esas unsuru ile birebir aynıdır ve ihtilaflı alan adı içerisinde kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde yer almaktadır. Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in tescilli TOEFL markasını birebir içermesi, “testi” ibaresinin tanımlayıcı olması ve Şikayet Eden’in mal ve/veya hizmetlerini nitelemesi nedeniyle Şikayet Eden’in tescilli markaları ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu ve Şikayet Eden ile doğrudan bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell , WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Yine Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Dava No. D2000-1525 “bir alan adı Şikayet edenin tescilli markasını tamamen içeriyorsa, bu Politika çerçevesinde ayniyet ve iltibas oluşturacak düzeyde benzerliği ortaya koymaya yeterlidir” denilmektedir. Şikayet Eden’in TOEFL markalarıyla ihtilaf yaratan benzer davalardan Educational Testing Service v. S B, WIPO Dava No. D2009-0600 davasında hakem, <toeflexam.com> ihtilaflı alan adını, ETS’nin TOEFL markası ile benzer bulmuştur. Educational Testing Service v. Erhan Bayram, WIPO Dava No. D2011-0276 davasında “online” jenerik kelimesinin ETS’nin TOEFL markasına eklemenin ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’in markalarından ayırt etmediği ifade edilmiştir. Educational Testing Service v. Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993 davasında tanımlayıcı ibare eklemenin karıştırılacak düzeyde benzer bulunmasını engellemeyeceği ve mevcut davada “center” ibaresinin eklenmesinin İnternet kullanıcılarının alan adının Şikayet Eden’in TOEFL testini destekleyen veya başka bir şekilde bağlantılı olan bir merkezle ilgili olduğunu düşünmelerine neden olabileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta(prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Bkz. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions,Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), madde 2.1.

Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in itirazlarına resmi olarak cevap vermemiş, ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamış, Şikayet Eden’in uyarı yazısına cevaben ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’e satabileceğini ifade etmiştir. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarının aksini ispat etmediğinden Hakem Şikayet’in Politika'nın 4 (a) fıkrasının ikinci unsurunu oluşturduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e, TOEFL markasının marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini de kabul etmektedir. Bununla birlikte Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı, ihtilaflı alan adını aktif olarak kullanmadığı ve ihtilaflı alan adının veya buna karşılık gelen bir adın, malların veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak ihtilaflı alan adının kullanılması için gösterilebilecek hazırlıkların olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı, hatta ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından satılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, Şikayet Eden’in TOEFL ibareli markalarının Türkiye’de ve dünya çapında özellikle İngilizce dil düzeyinin ölçümüne ilişkin testler için tanınmış olduğunu ve TÜRKPATENT nezdinde özel olarak korunan bir marka olduğunu kabul etmektedir. Şikayet Edilen’in Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye’de ikamet ettiğinin anlaşılması sebebi ile tescil tarihi itibariyle Şikayet Eden’den ve Şikayet Eden’in tanınmış markalarından haberdar olduğu veya haberdar olmamasının mümkün olmadığı görüşü oluşmuştur. Bununla birlikte ihtilaflı alan adının içeriğinde Şikayet Eden’in TOEFL markasını taşıyan ürüne ilişkin “testi” ibaresinin yer alıyor olması, Şikayet Eden’in TOEFL tanınmış markasının ve TOEFL ibaresini esas unsur olarak içeren diğer tescilli markalarının Şikayet Edilen tarafından bilindiğinin kanıtı olarak değerlendirilmiştir. Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226 sayılı dosya üzerinde de görüleceği üzere Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden’e ait markayı bildiğini ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Birçok UDRP kararında Hakem yaygın olarak bilinen markalarla ilişkili alan adlarının tescil edilmesinin ve kullanılmasının kötü niyet göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Bkz.Philip Morris USA Inc. v. Luca Brignoli, WIPO Case No. D2014-1180; Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0413; Educational Testing Service v. Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993; Educational Testing Service v. Mohamed Ahmedd Aljarwan, WIPO Dava No. D2008-1073.

Hakem, inceleme yapılan tarihte ihtilaflı alan adının, aktif olarak kullanılmadığını, ilgili sayfada alan adı
alım-satımı yapan “AlanAdları.com” internet sitesinin tanıtım videosu ve “toefltesti.com alan adı şu an satın alınabilir durumda değil” şeklindeki mesajı bulunduğunu, “alan adı arama” butonu ile “AlanAdları.com” internet sitesine yönlendirme yapıldığını tespit etmiştir. Ancak, ihtilaflı alan adına ait internet sitesinin, Şikayet Edilen’e uyarı yazısı göndermeden önceki 19 Temmuz 2018 tarihli durumu incelendiğinde, internet sitesinde ihtilaflı alan adının satılık olduğuna ilişkin bilgi ile hemen satın alma veya teklif verme seçeneklerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Şikayet Eden’in dosya kapsamında sunmuş olduğu bilgi ve belgeler kapsamında, ihtilaflı alan adına ait sitede Şikayet Eden’in markalarının yer aldığı ve bu markaların üzerine tıklandığında Şikayet Eden’e ait olmayan yabancı dil kurslarının internet sitelerine reklam amaçlı yönlendirme yapıldığı belirtilmiş, Şikayet Edilen’in bu iddia ile ilgili olarak; internet sitesine konulan reklamın kendisi tarafından konulmadığı, bu nedenle konu ile ilgili sorumluluğu bulunmadığı, yine de reklamı kaldırtmış olduğu şeklindeki ifadelerinden, sözkonusu reklamın sitede yer aldığı anlaşılmıştır. Şikayet Edilen’in satış için siteye koymuş olduğu ihtilaflı alan adı ile ilgili reklamlardan sorumluluğu bulunmadığı şeklindeki savunmasına Hakem tarafından itibar edilmemiştir.

Tescil ettirilen alan adının satışa çıkartılması tek başına kötü niyet göstergesi olmamakla birlikte, Hakem eldeki dava bakımından alan adının başkasına ait tescilli ve tanınmış bir markayı esas unsur olarak içeriyor olması, devamında tescilli marka sahibinin faaliyet alanına ilişkin tanımlayıcı “testi” ibaresinin yer alması ve ilgili internet sitesinde Şikayet Eden’e ait tescilli markaların 3. Kişilere ait yabancı dil kurslarına yönlendirilmek üzere kullanılması nedeniyle Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını bilerek ve haksız kazanç yaratmak amaçlı tescil ettirdiği ve kullandığı, dolayısıyla da kötü niyetli hareket ettiği kanaatine ulaşmıştır. Philip Morris USA Inc. (PM USA) v. Temp Organization / Mehmet Ali Ciger, WIPO Dava No. D2011-1675 davasında Şikayet Eden’nin MARLBORO markasının tanınmışlık düzeyi ve bu markanın Türkiye’de yaygın kullanımı nedeniyle, Hakem, Şikayet Edilen’in MARLBORO markasını ihtilaflı alan adını tescil ettirirken mutlaka bildiğini ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. United Artists Theatre Circuit, Inc. v. Domains for Sale Inc., WIPO Dava No. D2002-0005 davasında Hakem, alan adı tescil ettirenlerin, yasal olarak ve iyi niyetle alan adlarını satabilmesinin başkalarının tescilli markaları ile aynı veya karışıklığa sebebiyet verecek düzeyde benzer alan adlarını satma hakkı olduğu anlamına gelmeyeceği, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını özellikle Şikayet Eden veya onun rakiplerine satma teklifi olmasa dahi, halka satış teklifi bulunmasının Politika uyarınca kötü niyetin kanıtı olabileceği sonucuna varmıştır.

Hakem, yapmış olduğu inceleme neticesinde, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in haklarını ihlal etmeksizin makul herhangi bir aktif kullanımını düşünmenin imkansız olduğuna, Şikayet Eden’in markasının, ayırt edici ve tanınmış bir marka olduğuna, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu veya olacağını gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut olmadığına ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <toefltesti.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Uğur G. Yalçıner
İdari Hakem
Tarih: 30 Ocak 2019