WIPO Arbitration and Mediation Center

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TRỌNG TÀI HÀNH CHÍNH

Société des Produits Nestlé S.A và Tăng Phương Duy

Vụ việc số: D2018-1398

1. Các Bên

Bên Khiếu Nại là Société des Produits Nestlé S.A, trụ sở tại Vevey, Thụy Sĩ, đại diện bởi Studio Barbero, Italy.

Bên Bị Khiếu Nại là Tăng Phương Duy, có địa chỉ tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam, nhân danh chính mình.

2. Tên Miền và Nhà Đăng Ký

Tên miền tranh chấp <nestlestarbucks.com> và <nestle-starbucks.com> (gọi riêng là "Tên Miền Tranh Chấp" và gọi chung là "Các Tên Miền Tranh Chấp") được đăng ký với Công ty TNHH P.A Việt Nam ("Nhà Đăng Ký").

3. Trình tự thủ tục vụ việc

Bên Khiếu Nại đã nộp đơn tới Trung Tâm Trọng Tài và Hòa Giải của WIPO ("Trung Tâm") vào ngày 22 tháng 06 năm 2018. Ngày 22 tháng 06 năm 2018, Trung Tâm đã gửi thư điện tử tới Nhà Đăng Ký yêu cầu xác minh đăng ký liên quan tới Các Tên Miền Tranh Chấp. Ngày 25 tháng 06 năm 2018, Nhà Đăng Ký đã gửi thư điện tử trả lời Trung Tâm và xác nhận rằng Bên Bị Khiếu Nại chính là người đăng ký và cung cấp thông tin liên hệ chi tiết.

Trung Tâm xác nhận rằng Đơn Khiếu Nại đáp ứng các yêu cầu về hình thức của Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là "Chính Sách" hoặc "UDRP"), các Quy tắc về Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là "Quy Tắc") và Các Quy Tắc Bổ Sung Của WIPO đối với Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là "Quy Tắc Bổ Sung").

Căn cứ vào đoạn 2 và 4 của Quy Tắc, Trung Tâm chính thức thông báo tới Bên Bị Khiếu Nại về Đơn Khiếu Nại và bắt đầu các thủ tục tố tụng vào ngày 05 tháng 07 năm 2018. Căn cứ vào đoạn 5 của Quy Tắc, hạn cuối nộp Phản Hồi là ngày 25 tháng 07 năm 2018. Phản Hồi được nộp cho Trung Tâm vào ngày 22 tháng 07 năm 2018.

Trung Tâm bổ nhiệm ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là trọng tài viên duy nhất trong vụ việc này vào ngày 03 tháng 08 năm 2018. Ban Trọng Tài nhận thấy vụ việc đã được xác lập một cách hợp lệ. Ban Trọng Tài đã nộp Tuyên Bố Chấp Nhận và Tuyên Bố Về Việc Giải Quyết Vụ Việc Công Bằng và Độc Lập theo yêu cầu của Trung Tâm để đảm bảo tuân thủ đoạn 7 của Quy Tắc.

4. Bối Cảnh của Vụ Việc

Bên Khiếu Nại, một công ty có trụ sở tại Thụy Sỹ được thành lập vào năm 1877 và thuộc sở hữu của Nestlé S.A. Nestlé là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và đồ uống với khoảng 328.000 nhân viên và có hiện diện thương mại tại hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới. Theo bảng xếp hạng "Fortune Global 500", Nestlé là công ty lớn thứ 33 thế giới vào năm 2004 và thứ 64 vào năm 2017. Theo bảng xếp hạng "Best Global Brands" của Interbrand, nhãn hiệu NESTLÉ có trị giá 8.728 triệu USD, đứng thứ 59 trong số các nhãn hiệu giá trị nhất thế giới năm 2017.

Bên Khiếu Nại sở hữu hơn 2.250 đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia cho nhãn hiệu NESTLÉ (độc lập hoặc kết hợp với các dấu hiệu khác), được sử dụng theo hợp đồng li-xăng (cấp phép) từ Nestlé S.A. "NESTLÉ" được sử dụng như một nhãn hiệu cho các sản phẩm của Bên Khiếu Nại ở hơn 190 quốc gia trong hơn 140 năm và là một nhãn hiệu nổi tiếng được thừa nhận trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hơn nữa, Bên Khiếu Nại đã đăng ký rất nhiều tên miền chứa dấu hiệu "NESTLÉ" dưới dạng các tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLDs) và tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLDs), bao gồm các tên miền ".com.vn". Bên Khiếu Nại hiện vận hành trang web "www.nestle.com" để làm cổng thông tin quảng bá toàn cầu của Bên Khiếu Nại, trong khi công ty con của Nestlé tại Việt Nam vận hành trang web "www.nestle.com.vn" nhằm hướng đến người tiêu dùng Việt Nam.

Liên quan đến Việt Nam, nơi Bên Bị Khiếu Nại cư trú, Nestlé S.A đã hiện diện lần đầu tại Sài Gòn từ năm 1912. Năm 1995, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (tên tiếng Anh: Nestlé Vietnam Limited) được thành lập và đưa vào hoạt động nhà máy đầu tiên vào năm 1998. Đến nay, Nestlé S.A đang vận hành 06 nhà máy với hơn 2.000 nhân viên trên khắp Việt Nam. Bên Khiếu Nại có quyền đối với các nhãn hiệu NESTLÉ tại Việt Nam với tư cách là chủ sở hữu của các nhãn hiệu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu sau:

- Đăng ký quốc tế số 400444 ngày 16 tháng 07 năm 1973 cho các nhóm 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, chỉ định Việt Nam.

- Đăng ký quốc tế số 479337 ngày 12 tháng 08 năm 1983 cho các nhóm 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, chỉ định Việt Nam.

- Đăng ký quốc tế số 490322 ngày 27 tháng 11 năm 1984 cho các nhóm 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, chỉ định Việt Nam.

Vào ngày 06 và 07 tháng 05 năm 2018, Bên Khiếu Nại thông báo việc giao kết hợp đồng li-xăng với Starbucks Corporation – chủ sở hữu nhãn hiệu STARBUCKS (Đăng ký nhãn hiệu Châu Âu số 000175539), theo đó, Bên Khiếu Nại được cấp quyền tiếp thị, bán và phân phối các sản phẩm cà phê và trà đóng gói Starbucks, Seattle's Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks VIA và Torrefazione Italia của Starbucks Corporation tại các tiệm tạp hoá và thông qua các nhà bán lẻ. Theo Thỏa thuận này, bên cạnh các vấn đề khác, Bên Khiếu Nại được sử dụng các nhãn hiệu STARBUCKS cho một số mục đích nhất định.

Các Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com> và <nestle-starbucks.com> được đăng ký tương ứng vào các ngày 07 và 08 tháng 05 năm 2018. Kể từ ngày đăng ký, Các Tên Miền Tranh Chấp hiện đều dẫn đến các trang web không hoạt động.

Vào ngày 14 tháng 05 năm 2018, luật sư của Bên Khiếu Nại gửi thư cảnh báo đến Bên Bị Khiếu Nại, trong đó yêu cầu Bên Bị Khiếu Nại thực hiện các việc sau:

(i) ngay lập tức dừng hoặc tránh sử dụng Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com> dưới bất kỳ hình thức nào;

(ii) ngay lập tức chuyển giao miễn phí Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com> cho Bên Khiếu Nại;

(iii) cam kết không đăng ký và/hoặc sử dụng tại bất kỳ lãnh thổ nào các nhãn hiệu NESTLÉ hoặc bất kỳ nhãn hiệu, dấu hiệu hoặc khẩu hiệu kinh doanh nào thuộc sở hữu của Bên Khiếu Nại với tư cách là một nhãn hiệu, tên miền, tên thương mại, hoặc dấu hiệu mang tính phân biệt để phục vụ cho bất kỳ thiết kế, kế hoạch hoặc dự án nào có khả năng gây nhầm lẫn trên thị trường một cách cố tình hay vô ý; và;

(iv) không đơn thuần huỷ bỏ Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com>.

Trong những trao đổi tiếp theo giữa các bên, Bên Khiếu Nại đề xuất bồi hoàn phí đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp (khoảng 100-200 USD) cho Bên Bị Khiếu Nại để được nhận chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp. Bên Bị Khiếu Nại phản hồi và đưa ra mức phí 7.000 USD để tiến hành việc chuyển giao. Bên Khiếu Nại từ chối chi trả mức phí chuyển giao nói trên và sau đó đã nộp Đơn Khiếu Nại UDRP này và đề nghị, bên cạnh các nội dung khác, được nhận chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp.

5. Lập Luận Của Các Bên

A. Bên Khiếu Nại

Bên Khiếu Nại cho rằng cả ba tiêu chí nêu tại đoạn 4(a) của Chính Sách đều được đáp ứng trong vụ việc hiện tại, cụ thể như sau:

(i) Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Bên Khiếu Nại khẳng định Các Tên Miền Tranh Chấp chỉ là sự kết hợp đơn giản từ nhãn hiệu "NESTLÉ" của Bên Khiếu Nại và nhãn hiệu "STARBUCKS" thuộc sở hữu của Starbucks Corporation và đã được cấp li-xăng cho Bên Khiếu Nại. Bên Khiếu Nại dẫn chiếu đoạn 1.12 của Tổng Quan về Các Quan Điểm Chọn Lọc của Ban Trọng Tài WIPO liên quan tới UDRP, Phiên Bản Thứ 3 ("Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3") và lập luận rằng trong trường hợp có thể nhận diện được nhãn hiệu nổi tiếng "NESTLÉ" của Bên Khiếu Nại trong Các Tên Miền Tranh Chấp, thì việc kết hợp thêm nhãn hiệu của Starbucks Corporation là không đủ để loại trừ khả năng gây nhầm lẫn của Các Tên Miền Tranh Chấp đối với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Bên Khiếu Nại cho rằng việc thiếu dấu sắc (accent aigu) trên nhãn hiệu NESTLÉ trong Các Tên Miền Tranh Chấp và việc sử dụng dấu gạch ngang (-) nối giữa "nestle" và "starbucks" trong Tên Miền Tranh Chấp <nestle-starbucks.com> đóng vai trò thứ yếu khi đánh giá tính tương tự. Điều này không ngăn cản việc kết luận về sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa Các Tên Miền Tranh Chấp và nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Hơn nữa, việc thêm vào yếu tố ".com", tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD), chỉ đơn thuần chỉ ra loại và cấp mã của tên miền và không được xem xét tới khi đánh giá sự tương tự gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên miền tranh chấp.

Với các lập luận trên, Bên Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NESTLÉ mà Bên Khiếu Nại đang nắm giữ quyền.

(ii) Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Các Tên Miền Tranh Chấp.

Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp thông qua các lập luận sau:

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại chưa bao giờ cấp li-xăng hoặc cho phép Bên Bị Khiếu Nại sử dụng nhãn hiệu NESTLÉ dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ hai, Bên Khiếu Nại không tìm thấy chứng cứ về sự tồn tại của tên cá nhân hoặc tên công ty/tổ chức của Bên Bị Khiếu Nại tương tự với Các Tên Miền Tranh Chấp, cũng không có cơ sở để chứng minh rằng trước ngày xảy ra tranh chấp, Bên Bị Khiếu Nại được biết đến một cách rộng rãi thông qua nhãn hiệu NESTLÉ hoặc Các Tên Miền Tranh Chấp.

Thứ ba, Bên Bị Khiếu Nại không chứng minh và cũng không đưa được bằng chứng chứng cho khẳng định của Bên Bị Khiếu Nại rằng mục đích đăng ký Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com> là nhằm hỗ trợ cho các kế hoạch kinh doanh (không liên quan đến các nhãn hiệu hoặc sản phẩm NESTLÉ) của Bên Bị Khiếu Nại.

Thứ tư, Bên Khiếu Nại cung cấp thêm bằng chứng về việc Bên Bị Khiếu Nại không có lợi ích hợp pháp khi sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp. Cụ thể, (i) Các Tên Miền Tranh Chấp, kết hợp giữa nhãn hiệu "NESTLE" và "STARBUCKS", đã được đăng ký ngay sau khi Bên Khiếu Nại đưa ra thông báo toàn cầu về liên minh cà phê toàn cầu giữa Nestlé S.A. và Starbucks Corporation; (ii) các trang web mà Các Tên Miền Tranh Chấp dẫn đến không hiển thị bất kỳ thông tin nào; (iii) Bên Bị Khiếu Nại đề xuất bán Các Tên Miền Tranh Chấp với số tiền vượt quá chi phí thực tế phát sinh cho Bên Bị Khiếu Nại liên quan đến Các Tên Miền Tranh Chấp. Tất cả những điều này chứng tỏ việc đăng ký và sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp là không ngay tình.

Thứ năm, Bên Khiếu Nại cho rằng sự kết hợp của hai nhãn hiệu nổi tiếng là các từ thuộc tiếng nước ngoài và đều không có nghĩa trong Các Tên Miền Tranh Chấp không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Do đó, Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp trong Các Tên Miền Tranh Chấp.

(iii) Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký và được sử dụng một cách không trung thực

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại khẳng định rằng Bên Bị Khiếu Nại không thể không biết đến sự tồn tại và danh tiếng trên toàn thế giới của nhãn hiệu NESTLÉ khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp. Bên Khiếu Nại tiếp tục khẳng định rằng ngay khi thông tin về liên minh toàn cầu giữa Nestlé S.A và Starbucks Corporation được công bố vào ngày 06 và 07 tháng 05 năm 2018, thì vào ngày 07 tháng 05 năm 2018, Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com> được đăng ký. Từ đó, có thể thấy, Bên Bị Khiếu Nại đã biết đến sự hợp tác nói trên và không thể đăng ký một cách ngẫu nhiên Các Tên Miền Tranh Chấp mà không biết về các quyền sở hữu trí tuệ của Bên Khiếu Nại. Thay vào đó, Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp nhằm trục lợi từ sự nhầm lẫn của người dùng Internet bằng cách hướng những người dùng đang tìm kiếm thông tin về các nhãn hiệu "STARBUCKS" và "NESTLÉ" và/hoặc liên minh giữa Nestlé S.A và Starbucks Corporation đến (các) trang web của Bên Bị Khiếu Nại.

Thứ hai, Bên Khiếu Nại khẳng định rằng hành vi nắm giữ thụ động Các Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại cũng góp phần cho thấy sự không trung thực. Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp nhằm ngăn Bên Khiếu Nại phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu mà Bên Khiếu Nại đã được li-xăng thông qua các kênh phân phối trên Internet.

Thứ ba, Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại đề nghị phí chuyển nhượng 3.500 USD cho mỗi Tên Miền Tranh Chấp là vượt xa chi phí thực tế phát sinh cho việc đăng ký và duy trì Các Tên Miền Tranh Chấp.

Thứ tư, Bên Khiếu Nại khẳng định rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được đăng ký một cách không trung thực bởi ngoài việc là chủ sở hữu của Các Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại còn đăng ký một số tên miền chứa nhãn hiệu nổi tiếng của các bên thứ ba khác.

Vì vậy, Bên Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng không trung thực.

B. Bên Bị Khiếu Nại

Trong phản hồi được nộp cho Trung Tâm vào ngày 22 tháng 07 năm 2018 ("Phản Hồi"), Bên Bị Khiếu Nại lập luận như sau:

(i) Bên Bị Khiếu Nại có quyền và lợi ích hợp pháp đối với Các Tên Miền Tranh Chấp:

Thứ nhất, Bên Bị Khiếu Nại khẳng định rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được đăng ký nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại trong tương lai.

Thứ hai, Bên Bị Khiếu Nại có các quyền hợp pháp khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Cụ thể, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng cần tuân thủ nguyên tắc quốc tế hiện hành khi đăng ký tên miền là "đăng ký trước, sở hữu trước". Trong khi đó, tên miền và nhãn hiệu là các đối tượng khác nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và do đó, tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trực tuyến và Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

(ii) Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp một cách trung thực.

Thứ nhất, Bên Bị Khiếu Nại khẳng định đã tự sáng tạo ra Các Tên Miền Tranh Chấp. Trước khi đăng ký, Bên Bị Khiếu Nại cũng đã tìm kiếm trên "www.trademarkia.com" và không tìm thấy tên công ty hoặc nhãn hiệu "nestlestarbucks" nào được đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, Bên Bị Khiếu Nại lập luận rằng không hề biết đến nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại, hay sự tồn tại của bất kỳ nhãn hiệu, trang web hay tên công ty nào mang dấu hiệu "nestlestarbucks" ở bất kỳ quốc gia nào khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp.

Thứ hai, lý giải nguyên nhân chưa sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp vừa đăng ký được 02 tháng và các kế hoạch kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, nên ở thời điểm hiện tại, Các Tên Miền Tranh Chấp chưa phù hợp để sử dụng.

Thứ ba, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng họ không thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm các quyền đối với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại theo pháp luật Việt Nam bằng cách lập luận, bên cạnh các vấn đề khác, rằng: (i) Bên Bị Khiếu Nại không có quan hệ thương mại, giao dịch hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác với Bên Khiếu Nại, do đó, Bên Bị Khiếu Nại không thể trục lợi từ việc khai thác thành quả đầu tư của Bên Khiếu Nại; (ii) Các Tên Miền Tranh Chấp không thể gây thiệt hại đến danh tiếng của Bên Khiếu Nại vì Bên Bị Khiếu Nại đã không sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp này cho bất kỳ mục đích nào; và (iii) Bên Bị Khiếu Nại không phải là đối thủ cạnh tranh của Bên Khiếu Nại và Các Tên Miền Tranh Chấp không liên quan hoặc đề cập đến các sản phẩm của Bên Khiếu Nại.

Thứ tư, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký cho mục đích kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại, chứ không phải để bán. Số tiền 7.000 USD mà Bên Bị Khiếu Nại đề xuất cho việc chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp là do thiếu hiểu biết pháp luật, cùng với sự lo lắng về khả năng Bên Khiếu Nại tiến hành biện pháp cưỡng chế chống lại mình.

6. Thảo Luận Và Nhận Định

A. Các Vấn Đề Trong Thủ Tục Tố Tụng

(i) Hợp Nhất Nhiều Tên Miền

Quan điểm thống nhất của các ban trọng tài UDRP về việc hợp nhất nhiều tên miền được tóm tắt trong đoạn 4.11 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, theo đó: "Đoạn 10(e) của Quy tắc UDRP trao cho ban trọng tài quyền hợp nhất nhiều tranh chấp tên miền. Đồng thời, đoạn 3(c) của Quy tắc UDRP quy định rằng một đơn khiếu nại có thể liên quan đến nhiều hơn một tên miền, miễn là các tên miền này đều được đăng ký bởi cùng một người nắm giữ tên miền."

Áp dụng nguyên tắc trên vào các tình tiết của vụ việc này, Ban Trọng Tài nhận thấy Nhà Đăng Ký đã xác nhận và cung cấp chứng cứ thể hiện tất cả Các Tên Miền Tranh Chấp đều thuộc cùng một người đăng ký với địa chỉ liên lạc giống nhau (Tăng Duy Phương, 241 Võ Duy Linh, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Gò Công, Tiền Giang, 860000, VN). Chứng cứ này, cùng những lập luận của Bên Bị Khiếu Nại về việc đăng ký và sử dụng cả hai Tên Miền Tranh Chấp, hoàn toàn thuyết phục Ban Trọng Tài rằng Các Tên Miền Tranh Chấp do cùng một người nắm giữ tên miền đăng ký.

Theo đó, Ban Trọng Tài cho rằng việc giải quyết cả hai Tên Miền Tranh Chấp trong cùng một thủ tục tố tụng này là phù hợp.

(ii) Ngôn Ngữ Sử Dụng Trong Thủ Tục Tố Tụng

Đơn Khiếu Nại được nộp bằng tiếng Việt vào ngày 22 tháng 06 năm 2018. Vào ngày 25 tháng 06 năm 2018, Nhà Đăng Ký thông báo rằng ngôn ngữ của Hợp Đồng Đăng Ký là tiếng Việt. Vào ngày 22 tháng 07 năm 2018, Bên Bị Khiếu Nại nộp Phản Hồi bằng tiếng Việt.

Theo quy định tại đoạn 11(a) của Quy Tắc, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, hoặc Hợp Đồng Đăng Ký có quy định cụ thể khác, ngôn ngữ sử dụng trong Thủ tục tố tụng sẽ là ngôn ngữ của Hợp Đồng Đăng Ký, mặc dù Ban Trọng Tài có quyền quyết định khác, sau khi cân nhắc tình tiết của thủ tục tố tụng hành chính.

Tương tự các phán quyết UDRP trước, Ban Trọng Tài cho rằng tinh thần của đoạn 11(a) là nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc lựa chọn ngôn ngữ bằng cách xem xét đầy đủ đến mức độ thông hiểu của các bên đối với mỗi ngôn ngữ, chi phí phát sinh cũng như khả năng trì hoãn thủ tục tố tụng khi cần thiết phải có việc dịch thuật và các yếu tố khác liên quan (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Deutsche Messe AG và Kim Hyungho, WIPO Case No. D2003-0679).

Trong vụ việc hiện tại, sau khi xem xét các tình tiết nêu trên của thủ tục tố tụng hành chính, bao gồm nhưng không giới hạn, quốc tịch của các bên, ngôn ngữ của Hợp Đồng Đăng Ký, Đơn Khiếu Nại, Phản Hồi, và cho mục đích để Bên Khiếu Nại và Bên Bị Khiếu Nại có thể thông hiểu dễ dàng phán quyết của Ban Trọng Tài mà không cần dịch thuật, và cho mục đích đảm bảo công bằng đối với các bên cũng như nghĩa vụ của Ban Trọng Tài theo đoạn 10(c) của Quy Tắc rằng "Ban Trọng Tài phải đảm bảo thủ tục tố tụng hành chính diễn ra nhanh chóng và đúng hạn", Ban Trọng Tài quyết định rằng, tuân theo đoạn 11(a) của Quy Tắc, ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng sẽ là tiếng Việt và sẽ ban hành Phán Quyết bằng tiếng Việt.

(iii) Chuyển Giao Tên Miền có chứa Nhãn Hiệu Của Bên Thứ Ba

Bên Khiếu Nại thừa nhận rằng mỗi Tên Miền Tranh Chấp đều chứa nhãn hiệu của bên thứ ba (cụ thể là nhãn hiệu STARBUCKS thuộc sở hữu của Starbucks Corporation) cùng với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại. Thực tế này đặt ra vấn đề quan trọng về mặt thủ tục là liệu rằng trong trường hợp Bên Khiếu Nại khiếu nại thành công, thì việc chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp cho Bên Khiếu Nại có gặp phải bất kỳ trở ngại nào không.

Về vấn đề này, Ban Trọng Tài lưu ý đến mục 4.13 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3. Theo đó, đã có rất nhiều vụ việc mà trong đó, một bên khiếu nại đã nộp đơn khiếu nại liên quan đến một tên miền là sự kết hợp giữa nhãn hiệu thuộc sở hữu của bên khiếu nại và nhãn hiệu của bên thứ ba, mà không có sự đồng ý rõ ràng của bên thứ ba cho việc nộp đơn khiếu nại; trong trường hợp như vậy, một số ban trọng tài UDRP đã ra phán quyết chuyển giao tên miền mà không gây phương hại đến quyền của các bên khác (Xem ví dụ: vụ việc giữa WhatsApp Inc. và Private Whois whatsappandroid.com,Private Whois whatsappipad.com and Private Whois whatsappiphone.com, WIPO Case No. D2012-0674, vụ việc giữa F. Hoffmann-La Roche AG và Bob, WIPO Case No. D2006-0751), trong khi các ban trọng tài UDRP khác lại ra quyết định hủy bỏ tên miền tranh chấp (Xem ví dụ: vụ việc giữa Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG và Automotive Parts Solutions, WIPO Case No. D2003-0725, vụ việc giữa Yahoo! Inc. and Overture Services, Inc. và Registrant (187640), a/k/a Gary Lam, a/k/a Birgit Klosterman, a/k/a XC2, a/k/a Robert Chua, a/k/a Registrant, WIPO Case No. D2004-0896).

Tương tự quan điểm của Các Ban Trọng Tài UDRP trước đây, Ban Trọng Tài nhận thấy không có cơ sở về mặt nguyên tắc hoặc thực tế để từ chối yêu cầu chuyển giao tên miền của bên khiếu nại chỉ vì tên miền tranh chấp chứa nhãn hiệu thuộc sở hữu của bên thứ ba bên cạnh nhãn hiệu của bên khiếu nại. Cả Chính Sách và Quy Tắc đều không có điều khoản ngăn cản việc chấp thuận yêu cầu chuyển giao trong trường hợp này (Xem, ví dụ: vụ việc giữa WhatsApp Inc. và Whois whatsappandroid.com, Private Whois whatsappipad.com và Private Whois whatsappiphone.com, WIPO Case No. D2012-0674).

Hơn nữa, cả Chính Sách và Quy Tắc đều không có điều khoản ngăn cản bên thứ ba, dựa trên Chính Sách hoặc bất kỳ các luật áp dụng nào khác, tiến hành khiếu nại chống lại bên khiếu nại sau khi yêu cầu được nhận chuyển giao của bên khiếu nại được chấp nhận, nếu bên thứ ba nhận thấy việc nắm giữ tên miền của bên khiếu nại là vi phạm Chính Sách. Do đó, phán quyết cho phép chuyển giao tên miền sẽ không loại trừ khả năng bên thứ ba được tiến hành các hành động tiếp theo liên quan đến tên miền nêu trên (Xem, ví dụ: vụ việc giữa WhatsApp Inc. và Private Whois whatsappandroid.com, Private Whois whatsappipad.com and Private Whois whatsappiphone.com, WIPO Case No. D2012-0674).

Vì những lý do trên, cân nhắc giao dịch/liên minh gần đây giữa Bên Khiếu Nại và Starbucks Corporation (chủ sở hữu nhãn hiệu "STARBUCKS") như đã được chứng minh rõ ràng bởi Bên Khiếu Nại, Ban Trọng Tài nhận thấy không có lý do gì để từ chối chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp cho Bên Khiếu Nại trong trường hợp cả ba tiêu chí bắt buộc đối với một vụ việc UDRP theo các quy định của Chính Sách được đáp ứng.

B. Trùng Hoặc Tương Tự Gây Nhầm Lẫn

Bên Khiếu Nại phải chứng minh hai yếu tố sau: (1) Bên Khiếu Nại có các quyền đối với nhãn hiệu, và nếu vậy; (2) Các Tên Miền Tranh Chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại đã chứng minh rõ ràng rằng Bên Khiếu Nại đã xác lập các quyền đối với các nhãn hiệu NESTLÉ và các nhãn hiệu này đã được đăng ký từ rất lâu trước ngày Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký. Tại Việt Nam, nơi Bên Khiếu Nại cư trú, Bên Khiếu Nại đã đăng ký và xác lập quyền đối với nhãn hiệu NESTLÉ từ năm 1973, đều trước ngày đăng ký của Các Tên Miền Tranh Chấp. Hơn nữa, các bằng chứng cũng cho thấy Bên Khiếu Nại đã sử dụng lâu dài nhãn hiệu NESTLÉ cho các hoạt động thương mại của mình và cụ thể là đã chào bán nhiều hàng hóa trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống cho mục đích tiêu dùng cá nhân và thương mại trên toàn thế giới.

Thứ hai, Ban Trọng Tài cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu NESTLÉ. Cụ thể, Các Tên Miền Tranh Chấp chứa toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng NESTLÉ mà Bên Khiếu Nại đang nắm giữ độc quyền. Sự khác biệt giữa Các Tên Miền Tranh Chấp và nhãn hiệu NESTLÉ là: (i) bổ sung từ "STARBUCKS" – nhãn hiệu của Starbucks Corporation mà gần đây đã được li-xăng cho Bên Khiếu Nại trên phạm vi toàn cầu; (ii) thiếu dấu sắc (') trên chữ "e" trong nhãn hiệu NESTLÉ; và (iii) sử dụng dấu gạch ngang nối giữa từ "NESTLE" và "STARBUCKS" trong Tên Miền Tranh Chấp <nestle-starbucks.com>.

Đối với khác biệt (i) nêu trên, Ban Trọng Tài nhận thấy nhãn hiệu STARBUCKS có mặt trong Các Tên Miền Tranh Chấp thuộc sở hữu của Starbucks Corporation - không phải là một bên tham gia trong thủ tục tố tụng này. Theo quan điểm của Ban Trọng Tài, việc kết hợp thêm các nhãn hiệu của bên thứ ba không làm mất đi sự tương tự tới mức gây nhầm lẫn theo các quy định của Chính Sách (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Cummins Inc. và Dennis Goebel, WIPO Case No. D2015-1064; Philip Morris USA Inc. và Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / MARK JAYSON DAVID, WIPO Case No. D2016-2194). Trong vụ việc này, sự hiện diện của "STARBUCKS", một nhãn hiệu có khả năng phân biệt và được nhận diện trên toàn thế giới, không làm giảm đi sự tương tự gây nhầm lẫn giữa Các Tên Miền Tranh Chấp và nhãn hiệu NESTLÉ. Ngược lại, sự kết hợp nêu trên có thể tạo ấn tượng trực quan cho người dùng Internet về sự tồn tại thực tế của mối quan hệ liên doanh hợp tác hoặc liên kết giữa Starbucks Corporation và Bên Khiếu Nại, theo đó, việc kết hợp "nestle-starbucks" hoặc "nestlestarbucks" không loại trừ mà còn làm tăng khả năng gây nhầm lẫn.

Về các khác biệt (ii) và (iii) nêu trên, Ban Trọng Tài có quan điểm rằng việc thiếu "dấu sắc" và thêm dấu gạch ngang (-) chỉ là khác biệt nhỏ, do đó không khiến Các Tên Miền Tranh Chấp phân biệt được với các nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Thứ ba, tương tự như các ban trọng tài UDRP trước, Ban Trọng Tài cho rằng việc thêm yếu tố ".com", tên miền quốc tế dùng chung cấp cao nhất (gTLD), vào Các Tên Miền Tranh Chấp không giúp cấu thành một cụm từ phân biệt được theo quy định của Chính Sách (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Volkswagen AG và Privacy Protection Services, WIPO Case No. D2012-2066; vụ việc giữa The Coca-Cola Company và David Jurkiewicz, WIPO Case No. DME2010-0008).

Trên cơ sở những nhận định nêu trên, Ban Trọng Tài cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NESTLÉ của Bên Khiếu Nại và tiêu chí thứ nhất nêu tại đoạn 4(a)(i) của Chính Sách đã được đáp ứng.

C. Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp

Đoạn 4(c) của Chính Sách quy định các trường hợp, cụ thể nhưng không giới hạn, theo đó nếu Ban Trọng Tài cho rằng đă được chứng minh thành công, sẽ chứng tỏ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Khiếu Nại đối với Các Tên Miền Tranh Chấp cho mục đich của đoạn 4(a)(ii) của Chính Sách. Cụ thể, đoạn 4(c) của Chính Sách quy định:

"Nếu bất kỳ trong số các trường hợp sau đây, cụ thể nhưng không giới hạn, được Ban Trọng Tài cho rằng đã được chứng minh dựa trên sự đánh giá của Ban Trọng Tài đối với các tất cả các bằng chứng được trình bày, sẽ chứng minh cho các quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị khiếu nại đối với tên miền theo các mục đích của đoạn 4(a)(ii):

(i) Trước khi nhận được thông báo có tranh chấp, bên bị khiếu nại đã sử dụng hoặc chứng minh được là chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền, liên quan tới việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ một cách ngay tình; hoặc

(ii) Bên bị khiếu nại (với tư cách cá nhân, doanh nghiệp, hoặc tổ chức khác) được công chúng biết đến thông qua tên miền đó thậm chí kể cả khi bên bị khiếu nại chưa có các quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ; hoặc

(iii) Bên bị khiếu nại đang sử dụng tên miền hợp pháp phi thương mại hay đang sử dụng tên miền một cách đúng đắn, ngay thẳng, không có ý định trục lợi thương mại để đánh lạc hướng người tiêu dùng hay để làm giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ đang được đề cập tới."

Nếu bên khiếu nại đã cung cấp đủ chứng cứ trong quá trình tố tụng UDRP mà qua đó cho thấy các yêu cầu khiếu nại hoàn toàn có cơ sở, thì theo quan điểm đã được thống nhất trong các phán quyết trước đó, nghĩa vụ chứng minh quyền lợi hợp pháp đối với Các Tên Miền Tranh Chấp thuộc về bên bị khiếu nại. (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Document Technologies, Inc. và International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000‑0270; vụ việc giữa Julian Barnes và Old Barn Studios Limited, WIPO Case No. D2001-0121).

Trong vụ việc này, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Bị Khiếu Nại đã không đáp ứng được nghĩa vụ nêu trên vì Phản Hồi chỉ bao gồm giải thích hoặc lập luận phản đối quan điểm của Bên Khiếu Nại mà không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào như được nêu trong đoạn 4(c) của Chính Sách, nhằm chứng minh quyền hoặc lợi ích hợp pháp của Bên Bị Khiếu Nại đối với Các Tên Miền Tranh Chấp.

Liên quan đến đoạn 4(c)(i) của Chính Sách, Ban Trọng Tài, dựa trên các tình tiết mà Bên Khiếu Nại đưa ra, cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có bất cứ giấy phép, sự cho phép hoặc ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Bên Khiếu Nại để sử dụng các nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại, cũng không tồn tại bất cứ chứng cứ nào về việc Bên Bị Khiếu Nại nắm giữ bất kỳ quyền nào (đã hoặc chưa đăng ký) đối với nhãn hiệu "nestlestarbucks" hoặc "nestle-starbucks" ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Ban Trọng Tài cũng nhận thấy trong Phản Hồi, Bên Bị Khiếu Nại thừa nhận không có quan hệ thương mại, giao dịch hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác với Bên Khiếu Nại. Từ tuyên bố nêu trên, Ban Trọng Tài cho rằng việc đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi khiến họ tin vào một liên danh hoặc mối quan hệ khác giữa Bên Bị Khiếu Nại và Bên Khiếu Nại, trong khi thực tế không tồn tại mối liên hệ nào như vậy.

Hơn nữa, trong Phản Hồi, Bên Bị Khiếu Nại tuyên bố rằng đã tự sáng tạo ra Các Tên Miền Tranh Chấp và đăng ký chúng để hỗ trợ cho việc kinh doanh trong tương lai và rằng Các Tên Miền Tranh Chấp "nằm trong kế hoạch kinh doanh của tôi". Tuy nhiên, Bên Bị Khiếu Nại chưa đưa ra bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố trên. Đối với vấn đề này, Ban Trọng Tài có cùng quan điểm với các vụ việc UDRP trước đó rằng một khi bên khiếu nại đã cung cấp đủ chứng cứ trong quá trình tố tụng UDRP cho thấy các yêu cầu khiếu nại hoàn toàn có cơ sở, thì bên bị khiếu nại phải đưa ra chứng cứ vững chắc chứng minh ít nhất đã có sự chuẩn bị sử dụng tên miền tranh chấp để phản bác lại các lập luận của bên khiếu nại. (Xem, ví dụ: vụ việc giữa AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas và Guillermo Lozada, Jr., WIPO Case No. D2005-0485). Do không cung cấp được các bằng chứng như vậy trong vụ việc này, Ban Trọng Tài bác bỏ các lập luận của Bên Bị Khiếu Nại.

Liên quan đến đoạn 4(c)(ii) của Chính Sách, Ban Trọng Tài nhận thấy không có chứng cứ chứng minh Bên Bị Khiếu Nại được biết đến rộng rãi thông qua Các Tên Miền Tranh Chấp, ngay cả ở Việt Nam. Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký vào tháng 05 năm 2018 và đến nay vẫn trong trạng thái không hoạt động. Do đó, Ban Trọng Tài cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không được biết đến rộng rãi thông qua Các Tên Miền Tranh Chấp.

Hơn nữa, Ban Trọng Tài cũng bác bỏ lập luận của Bên Bị Khiếu Nại về nguyên tắc "đăng ký trước, sở hữu trước". Ban Trọng Tài lưu ý rằng nguyên tắc "đăng ký trước, sở hữu trước" thường không áp dụng cho trường hợp đăng ký tên miền có chứa nhãn hiệu đã đăng ký của các bên thứ ba (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Sony Corporation và Domain Admin, Privatewhois.biz, WIPO Case No. D2017-2341). Ban Trọng Tài cũng không được cung cấp bất kỳ chứng cứ chứng minh, cũng như không tìm thấy cơ sở phát sinh quyền của Bên Bị Khiếu Nại đối với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại chứa trong Các Tên Miền Tranh Chấp.

Liên quan đến đoạn 4(c)(iii) của Chính Sách, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Bị Khiếu Nại không đưa ra bất kỳ chứng cứ hay lập luận nào về việc sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp một cách trung thực hoặc không nhằm mục đích thương mại. Thay vào đó, dựa trên tuyên bố trong Phản Hồi rằng Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp nhằm hỗ trợ công việc kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại trong tương lai và chào bán Các Tên Miền Tranh Chấp từ phía Bên Bị Khiếu Nại với số tiền vượt xa chi phí thực tế để đăng ký và duy trì Các Tên Miền Tranh Chấp, Ban Trọng Tài có quan điểm rằng Các Tên Miền Tranh Chấp được sử dụng hoặc sẽ đươc sử dụng nhằm mục đích thương mại.

Như vậy, Ban Trọng Tài nhận định rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Các Tên Miền Tranh Chấp, và tiêu chí thứ hai theo đoạn 4(a)(ii) của Chính sách được đáp ứng.

D. Đăng Ký Và Sử Dụng Không Trung Thực

Đoạn 4(b) của Chính Sách quy định bốn trường hợp mà Ban Trọng Tài cho rằng nếu được chứng minh thành công, sẽ là bằng chứng cho việc đăng ký và sử dụng tên miền không trung thực. Cụ thể, đoạn 4(b) của Chính sách quy định:

"Cho các mục đích của đoạn 4(a)(iii), các trường hợp sau, cụ thể nhưng không giới hạn, nếu Ban Trọng Tài cho rằng đã được chứng minh thành công, sẽ là bằng chứng của việc đăng ký và sử dụng tên miền không trung thực:

(i) Trường hợp chỉ ra rằng người bị khiếu nại đã đăng ký hoặc đã có được tên miền chỉ nhằm mục đích bán, cho thuê hoặc nếu không thì chuyển nhượng đăng ký tên miền cho người khiếu nại là chủ nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ hoặc chuyển nhượng cho đối thủ cạnh tranh của người khiếu nại với số tiền lớn vượt quá chi phí trên giấy tờ phát sinh trực tiếp cho người bị khiếu nại liên quan tới tên miền đó; hoặc

(ii) Bên bị khiếu nại đăng ký tên miền để ngăn cản chủ nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ sử dụng nhãn hiệu đó trên tên miền tương ứng, với điều kiện bên bị khiếu nại đã từng thực hiện kiểu hành vi như vậy; hoặc

(iii) Bên bị khiếu nại đăng ký tên miền nhằm mục đích ngăn cản công việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc

(iv) Bên bị khiếu nại, nhằm lợi ích thương mại, sử dụng tên miền để cố tình lôi kéo sự chú ý của người sử dụng Internet vào trang web của mình hoặc vào địa chỉ trực tuyến khác, bằng cách gây ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bên khiếu nại, khiến người sử dụng Internet nhầm lẫn về nguồn gốc, mối quan hệ tài trợ, sự liên hệ hoặc sự chấp thuận của bên khiếu nại đối với trang web hoặc địa điểm kinh doanh của bên bị khiếu nại, hoặc đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web hoặc địa điểm kinh doanh của bên bị khiếu nại."

Một trong số bốn trường hợp trên trong đoạn 4(b) của Chính Sách, nếu được Ban Trọng Tài nhận định là có tồn tại, sẽ là một trường hợp cho việc "đăng ký và sử dụng không trung thực".

Ban Trọng Tài cho rằng Bên Khiếu Nại đã cung cấp đầy đủ các chứng cứ chứng minh Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký và sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp một cách không trung thực. Ở điểm này, Ban Trọng Tài bác bỏ lập luận của Bên Bị Khiếu Nại rằng Bên Bị Khiếu Nại không có ý định bán lại Các Tên Miền Tranh Chấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Ban Trọng Tài lưu ý rằng việc đăng ký và sử dụng không trung thực không chỉ bao gồm các trường hợp đăng ký tên miền cho mục đích bán lại, mà còn trong các trường hợp khác, trong đó có các trường hợp được nêu chi tiết trong đoạn 4(b) của Chính Sách như đã đề cập ở trên.

Đăng ký không trung thực

Ban Trọng Tài nhận thấy các nhãn hiệu NESTLÉ của Bên Khiếu Nại đã được đăng ký trên toàn thế giới và có được biết đến rộng rãi. Tương tự các nhận định được nêu trong các phán quyết UDRP trước đây liên quan đến nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại, với danh tiếng của các nhãn hiệu NESTLÉ, rất khó xảy ra việc Bên Bị Khiếu Nại không biết đến nhãn hiệu nổi tiếng NESTLÉ (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Société des Produits Nestlé SA và Stuart Cook, WIPO Case No. D2002-0118; vụ việc giữa Société Des Produits Nestlé SA và Myongjin Kim, WIPO Case No. D2005-0509). Nhìn chung, trong các phán quyết trước đây của UDRP, việc đăng ký tên miền chứa nhãn hiệu nổi tiếng bị coi là dấu hiệu rõ ràng của hành vi không trung thực. (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 và The Polygenix Group Co., WIPO Case No. D2000-0163; vụ việc giữa PepsiCo, Inc. và "null", aka Alexander Zhavoronkov, WIPO Case No. D2002-0562).

Ban Trọng Tài bác bỏ các lập luận của Bên Bị Khiếu Nại rằng, mặc dù đã tra cứu trên "www.tradermakia.com" trước khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại không tìm được bất kỳ nhãn hiệu, trang web hoặc tên doanh nghiệp được đăng ký dưới "nestlestarbucks" ở bất kỳ đâu, vì những lý do sau:

(a) các nhãn hiệu NESTLÉ và STARBUCKS có tính phân biệt cao và đã được sử dụng lâu dài, do đó Bên Bị Khiếu Nại không thể ngẫu nhiên chọn chúng làm tên miền;

(b) Bên Bị Khiếu Nại rõ ràng có tiếp cận với Internet (dựa trên nhiều email trao đổi với Bên Khiếu Nại và Trung Tâm, tìm kiếm tên miền trước khi đăng ký), báo chí hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác mà ở đó, sản phẩm mang nhãn hiệu NESTLÉ (và cả nhãn hiệu STARBUCKS) được quảng cáo rộng rãi trên toàn cầu; và

(c) Bên Bị Khiếu Nại đã không giải thích một cách thuyết phục lý do Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký ngay sau khi thông tin về liên minh giữa Nestlé S.A và Starbucks Corporation được công bố. Ban Trọng Tài cho rằng Bên Bị Khiếu Nại đã biết và lợi dụng việc quảng cáo về kênh phân phối mới của Bên Khiếu Nại đối với các sản phẩm mà Bên Khiếu Nại được li-xăng để đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp (Xem, ví dụ: vụ việc giữa General Growth Properties, Inc., Provo Mall LLC và Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, WIPO Case No. D2003-0845: Ban Trọng Tài cho rằng hành vi chủ ý đăng ký tên miền tranh chấp trước khi nhãn hiệu liên quan được đăng ký, dựa trên hiểu biết về sự kiện kinh doanh sắp xảy ra, chẳng hạn như việc ra mắt sản phẩm hoặc sáp nhập, là không trung thực).

Hơn nữa, Ban Trọng Tài lưu ý các email của Bên Bị Khiếu Nại vào ngày 04 tháng 06 năm 2018 nêu rõ "Theo thông điệp của Qúy vị vừa nêu trên, tôi sẽ đề xuất chi phí lót tay cho việc chuyển giao tên miền là 7.000 USD" và email ngày 15 tháng 06 năm 2018 rằng: "Vì để giải quyết vấn đề một cách thân thiện nhất chi phí chỉ định của tôi trước đó đã bao gồm 02 tên miền trên". Mặc dù Bên Bị Khiếu Nại liên tục lập luận rằng việc đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp không phải để bán, nhưng nội dung trao đổi về chi phí chuyển giao nêu trên chứng tỏ điều ngược lại.

Ngoài ra, sau khi có thông báo chính thức về liên minh toàn cầu với Starbucks Corporation, Bên Khiếu Nại sẽ có nhu cầu cao về quảng cáo, tiếp thị, phân phối các sản phẩm được li-xăng thông qua Internet, bên cạnh các kênh truyền thông khác, điều này đồng nghĩa việc đăng ký tên miền kết hợp nhãn hiệu NESTLÉ và STARBUCKS sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Bên Khiếu Nại. Trong bối cảnh như vậy, việc Bên Bị Khiếu Nại đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp sẽ ngăn cản Nestlé S.A. đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu của họ và nhãn hiệu của đối tác trong một tên miền quốc tế ".com", tên miền quốc tế dùng chung (gTLD) có độ phổ biến nhất .

Bên Khiếu Nại đã chứng minh được rằng chi phí mà Bên Bị Khiếu Nại đề xuất rõ ràng vượt quá các chi phí hợp lý phát sinh cho việc đăng ký và duy trì Các Tên Miền Tranh Chấp. Đây là chứng cứ thể hiện hành vi không trung thực theo đoạn 4(b)(i) (Xem ví dụ: vụ việc giữa Cofra Holding AG và Mr Obada Alzatari, WIPO Case No. D2014-1709; vụ việc giữa Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board và Mohammad Alkurdi, WIPO Case No. D2017-0391).

Ngoài ra, qua tra cứu trên "Whois" của Bên Khiếu Nại, Bên Khiếu Nại phát hiện Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký rất nhiều tên miền chứa các nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba, chẳng hạn <timewarnernews.com>, <forbestimes.com>, <foxconn-insider.com>, v.v. Ban Trọng Tài cho rằng việc đăng ký nói trên cho thấy Bên Bị Khiếu Nại rõ ràng đã lợi dụng các nhãn hiệu này với mục đích xấu thông qua sử dụng các nhãn hiệu của chủ thể khác để đăng ký trong các tên miền của Bên Bị Khiếu Nại, từ đó ngăn cản (các) chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu của họ trong các tên miền tương ứng.

Tất cả những tình tiết nêu trên cho thấy hành vi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại là không trung thực theo đoạn 4(b)(ii) của Chính Sách.

Sử dụng không trung thực

Ban Trọng Tài lưu ý rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã và đang dẫn đến các trang web không hoạt động. Trong các vụ việc UDRP khác, Ban Trọng Tài nhận thấy việc không đưa tên miền vào sử dụng (nắm giữ thụ động) không loại trừ khả năng bị coi là sử dụng không trung thực, đồng thời Ban Trọng Tài cũng chỉ ra các tiêu chí xác định hành vi nắm giữ thụ động tên miền tranh chấp bị coi là sử dụng không trung thực gồm: (a) nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại rất nổi tiếng và được biết đến rộng rãi thông qua quá trình sử dụng lâu dài cả trong và ngoài nước; (b) Bên Bị Khiếu Nại đăng ký tên miền và dường như không có hành động nào đối với trang web mà tên miền tranh chấp dẫn đến; (c) số tiền được đề nghị để chuyển giao tên miền tranh chấp vượt quá chi phí thực tế phát sinh cho việc đăng ký tên miền tranh chấp; và (d) Bên Bị Khiếu Nại không phản hồi các quan điểm của Bên Khiếu Nại (Xem, ví dụ: vụ việc giữa Polaroid Corporation và Jay Strommen, WIPO Case No. D2005-1005; vụ việc giữa Virgin Enterprises Limited và Cesar Alvarez, WIPO Case No. D2016-2140).

Trong vụ việc đang xem xét, tất cả các tiêu chí nêu trên đều đáp ứng. Do đó, Ban Trọng Tài nhận định rằng việc nắm giữ thụ động Các Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại cấu thành hành vi sử dụng không trung thực.

Hơn nữa, Ban Trọng Tài bác bỏ lập luận của Bên Bị Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại "hoàn toàn không có dụng ý thu hút người tiêu dùng đến trang web của mình bằng cách gây nhầm lẫn giữa Các Tên Miền Tranh Chấp với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại", do Bên Bị Khiếu Nại không cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điều này. Thay vào đó, dựa trên tất cả các tình tiết của vụ việc, đặc biệt là việc đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp diễn ra ngay sau khi công bố liên minh toàn cầu giữa Bên Khiếu Nại và Starbucks Corporation , cũng như việc chào bán Các Tên Miền Tranh Chấp vượt quá chi phí thực tế để đăng ký và duy trì Các Tên Miền Tranh Chấp, cũng như tuyên bố của Bên Bị Khiếu Nại rằng Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký nhằm hỗ trợ cho công việc kinh doanh sau này của Bên Bị Khiếu Nại, Ban Trọng Tài cho rằng mục đích sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp là nhằm lợi dụng uy tín và danh tiếng của nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại, bất kể trong hiện tại hoặc tương lai. Hành vi nêu trên của Bên Bị Khiếu Nại là không trung thực theo quy định tại đoạn 4(b)(iv) của Chính Sách.

Xem xét tất cả các vấn đề nêu trên, Ban Trọng Tài bác tất cả các lập luận trong Phản Hồi của Bên Bị Khiếu Nại, và nhận định rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng một cách không trung thực theo đoạn 4(b)(iv) của Chính Sách, và tiêu chí thứ ba của đoạn 4(a)(iii) của Chính Sách đã được đáp ứng.

7. Quyết định

Vì những lý do nêu trên, theo quy định của đoạn 4(i) của Chính Sách và đoạn 15 của Quy Tắc, Ban Trọng Tài quyết định rằng Các Tên Miền Tranh Chấp <nestlestarbucks.com> và <nestle-starbucks.com> được chuyển giao cho Bên Khiếu Nại.

Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Trọng tài viên duy nhất
Ngày: 17 tháng 8 năm 2018