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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Proximm SpA v. Soimm Srl Societa/Ditta
Caso No. D2018-0492
1. Le Parti
Il Ricorrente è Proximm SpA di Agrate Brianza, Italia rappresentato da LCA Studio Legale, Italia.
Il Resistente è Soimm Srl Societa/Ditta, di Cagliari, Italia.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <remaxmistral.com> è registrato presso la società Tucows Inc. (il “Registrar”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato in italiano al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 5 marzo 2018 via email. Il 5 marzo 2018, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 5 marzo 2018, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. Il 20 marzo 2018, il Centro ha notificato alle parti in inglese e in italiano che la lingua del contratto di registrazione per il nome di dominio contestato era l’inglese. Il 21 marzo 2018, il Ricorrente ha chiesto che l’italiano fosse la lingua del procedimento, alla quale richiesta il Resistente non ha risposto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 29 marzo 2018, il Centro ha notificato il Ricorso in inglese e in italiano. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 18 aprile 2018. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. In conseguenza di ciò, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente il 20 aprile 2018.
Il Centro ha nominato, in data 4 maggio 2018, Edoardo Fano quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
In merito alla lingua della procedura, in applicazione delle Norme, paragrafo 11(a), il Collegio ritiene fondata la richiesta del Ricorrente affinché la lingua sia l’italiano per i motivi esposti nel Ricorso, vale a dire la nazionalità e la residenza italiane di entrambe le parti, la lingua italiana utilizzata da queste stesse nei preesistenti rapporti contrattuali, il fatto che il nome a dominio contestato rinvii a un sito web in lingua italiana.
La lingua della procedura è pertanto la lingua italiana.
4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente è Proximm SpA, società licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio RE/MAX, di titolarità della società statunitense RE/MAX LLC, previamente RE/MAX International Inc., leader mondiale nel settore dell’intermediazione immobiliare.
Il marchio RE/MAX è oggetto di varie registrazioni aventi effetto in Italia, tra le quali:
- registrazione di marchio italiano No. 610504 RE/MAX, registrata in data 3 dicembre 1993;
- registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 001043652 RE/MAX, registrata in data 13 dicembre 2000;
- registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 012036331 RE/MAX, registrata in data 30 gennaio 2014.
Il sito web ufficiale del Ricorrente è all’indirizzo “www.remax.it”.
Il nome a dominio contestato <remaxmistral.com> è stato registrato in data 4 ottobre 2016 e rimanda al sito web del Resistente, all’indirizzo “www.soimm.com”, nel quale viene svolta attività di intermediazione immobiliare.
In data 14 febbraio 2017 il Ricorrente ha inviato una lettera di diffida al Resistente in merito al nome a dominio contestato, lettera alla quale il Resistente non ha mai risposto.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorrente ritiene che il nome a dominio contestato <remaxmistral.com> sia confondibilmente simile al marchio RE/MAX di cui è licenziatario esclusivo per l’Italia.
Il Ricorrente afferma che il Resistente è un’agenzia immobiliare che per cinque anni, dal 2009 al 2014, è stata affiliata alle rete di intermediazione immobiliare del Ricorrente per le città di Cagliari, Olbia e Sassari: dal momento in cui i relativi contratti di affiliazione sono cessati consensualmente, il Resistente non vanta più alcun diritto o interesse legittimo in merito al marchio RE/MAX e pertanto al nome a dominio contestato, giacché tanto in un articolo del contratto di affiliazione quanto nelle successive comunicazioni relative alla risoluzione del contratto in questione ciò viene chiaramente stabilito.
Infine il Ricorrente considera ricorra malafede nella registrazione e nell’uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato dopo la cessazione del rapporto di affiliazione, nella piena consapevolezza che fosse confondibile con un marchio registrato, e lo utilizza per reindirizzare gli utenti di Internet verso il proprio sito web all’indirizzo “www.soimm.com”, nel chiaro intento di attrarre tali utenti per un guadagno economico, creando altresì confusione con l’agenzia immobiliare Remax Mistral, attuale affiliata del Ricorrente nella città di Cagliari.
B. Resistente
Il Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dalla Ricorrente e non si è in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale inadempienza.
Pur non sussistendo alcun obbligo in capo al Resistente di partecipare ad una procedura presentata in conformità alla Policy, in caso di sua inadempienza e quindi in mancanza di prova contraria le dichiarazioni riportate nel Ricorso del Ricorrente potranno essere considerate dal Collegio come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità, in applicazione dell’paragrafo 14(b) delle Norme (si vedano inoltre i precedenti Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., Caso OMPI No. D2000-0441; Microsoft Corporation v. Freak Films Oy, Caso OMPI No. D2003-0109; SSL International plc v. Mark Freeman, Caso OMPI No. D2000-1080; Alta Vista Company v. Grandtotal Finances Limited et al., Caso OMPI No. D2000-0848).
6. Motivi della decisione
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dal Ricorrente in merito alla titolarità dello stesso dei diritti di licenza esclusiva per l’Italia sul marchio RE/MAX (paragrafo 1.4.1 della “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, “WIPO Overview 3.0”), dall’altro considera che il nome a dominio contestato sia confodibilmente simile a tale marchio, non essendo l’aggiunta del termine generico “mistral” sufficiente a evitare tale confondibilità.
E’ inoltre ormai pacificamente accettato che un dominio di primo livello, in questo caso “.com”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio e un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. Vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione del paragrafo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione del paragrafo 5 delle Norme.
In considerazione di quanto sopra nonché delle dichiarazioni del Ricorrente in base alle quali il Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, l’onere di provare la sussistenza del secondo elemento richiesto dalla Policy ricade sul Resistente.
Tuttavia, come detto sopra, il Resistente non ha presentato alcuna prova tesa a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato e pertanto il Collegio ritiene provato in modo soddisfacente anche il secondo elemento richiesto all’paragrafo 4(a) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Il paragrafo 4(b) della Policy prevede che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o a un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella del Ricorrente.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.
Il fatto che il Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio contestato nel 2016, fosse a conoscenza del marchio di cui il Ricorrente è licenziatario esclusivo per l’Italia è fuori discussione, dal momento che dal 2009 al 2014 il Resistente aveva utilizzato a pieno diritto tale marchio per la propria attività di intermediazione immobiliare in 3 città della Sardegna, Cagliari, Olbia e Sassari, sulla base di un contratto di affiliazione che lo legava al Ricorrente.
Tale circostanza viene confermata dallo stesso Resistente nella home page del proprio sito web, all’indirizzo “www.soimm.com”, verso cui il nome a dominio contestato viene reindirizzato, in cui si legge che il Resistente “(…) ha raggiunto il primo posto per fatturato nel 2010 e nel 2013 tra le 200 agenzie del network internazionale RE/MAX”.
Quanto poi all’uso del nome a dominio contestato in malafede, secondo il Collegio il reindirizzamento del nome a dominio contestato al sito web del Resistente “www.soimm.com” è senza dubbio suscettibile di creare confusione tra i clienti del Ricorrente nonché della sua attuale società affiliata per la città di Cagliari, confusione accresciuta dal fatto che quest’ultima società si chiama Remax Mistral.
Il fatto poi che il Resistente non abbia mai risposto alla lettera di diffida che gli è stata inviata da parte del Ricorrente nel febbraio del 2017 viene considerato dal presente Collegio un ulteriore elemento a riprova della mala fede del Resistente.
Il Collegio ritiene pertanto che il Resistente abbia registrato e usi il nome a dominio contestato con la finalità di attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio RE/MAX, di cui il Ricorrente è licenziatario esclusivo per l’Italia, in merito all’origine del sito web e dei servizi del Resistente e dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella del Ricorrente, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4(b)(iv) della Policy.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata l’esistenza del terzo e ultimo elemento previsto dalla Policy al paragrafo 4(a)(iii), vale a dire che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in malafede da parte del Resistente.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti, il Collegio dispone che il nome a dominio <remaxmistral.com> venga trasferito al Ricorrente.
Edoardo Fano
Membro Unico del Collegio
Data: 13 maggio 2018