WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Educational Testing Service v. Yeni Marmara

Dava No. D2018-0137

1. Taraflar

Şikayet Eden, Dış Patent Ltd. Co., Türkiye tarafından temsil edilen, Princeton, New Jersey, America Birleşik Devletleri’nde (“Birleşik Devletler”) yerleşik Educational Testing Service’dir.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden, Türkiye’de yerleşik Yeni Marmara’dır.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <toeflibtsinavi.com>, <toeflibttest.com>, <toeflkursu.com>, <toeflsinavmerkezi.com>, <toeflsinavmerkezleri.net>, <toeflsinavmerkezleri.org>, <toefltestcenter.net>, <toefltestcenters.com>, <toefltestingservice.net>, <toefltestmerkezi.com> ve <toeickursu.com>, IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 23 Ocak 2018 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. Aynı tarihte, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 24 Ocak 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 25 Ocak 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 14 Şubat 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 15 Şubat 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur. 19 Şubat 2018 tarihinde, Şikayet Edilen tarafından, Merkez’e bir e-posta sunulmuştur.

Merkez, 23 Şubat 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, dünyaca bilinen eğitici test ve değerlendirme organizasyonudur.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, farklı ülkelerde yıllardır çok sayıda tescilli TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markasının sahibidir. Söz konusu markalar ile, özellikle 9., 16., 41. ve 42. sınıftaki ürün ve hizmetler koruma altına alınmıştır. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu, dünya çapında (Türkiye dahil olmak üzere) tanınması nedeniyle, TOEFL markasını tanınmış bir marka olarak kabul etmiştir (Ek 6).

İhtilaflı alan adları aşağıdaki tarihlerde tescil edilmiştir:

Tescil sırasında isim ve iletişim bilgileri tam olarak belirtilmemiş olduğu için, Şikayet Edilen’in gerçek kimliği bilinmemektedir.

Dava dosyasında bulunan ve Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, ihtilaflı alan adına bağlı olan Internet sitelerinde, İngilizce dil kursları pazarlanıp, TOEFL ve TOEIC kelime ve benzer şekil markalarının belirgin bir şekilde kullanılmış olduğu görülmektedir (Ek 9). İşbu kararın verildiği tarih itibariyle, <toeflibttest.com>, <toeflsinavmerkezleri.net> ve <toeflsinavmerkezleri.org> alan adları herhangi bir aktif Internet sitesine bağlı olarak kullanılmazken, diğer ihtilaflı alan adlarının yukarıda belirtilen kullanımı devam etmektedir.

Dava dosyasındaki itirazsız kalan bilgilere göre, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in 29 Temmuz 2016’da göndermiş olduğu ihtarnameye yanıt vermemiştir ve sadece ithilaflı alan adlarına bağlı olan interenet sitelerinde TOEFL ve TOEIC markaların kullanımı ile ilgili bazı değişiklikler yapmıştır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, kendi TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarına, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markalara, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları farklı dil kurslarına yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

Ancak, Merkez’e, 19 Şubat 2018 tarihinde üçüncü bir kişi tarafından bir e-posta gönderilmiştir. Söz konusu e-postadaki iddialara göre, özellikle Şikayet Eden’in markaların ayırt edici niteliği olmadığı öne sürülmektedir.

Söz konusu e-postayı gönderen kişi, <toeflibttest.com>, <toefltestcenters.com> ve <toefltestcenter.net> ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e “ait olduğu izlemini” vermesinden dolayı, savunma yapmadığını bildirmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tanınmış TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait tescilli markalara, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen “sınav”, “merkez”, “kurs”, “service”, “test” ve “center” gibi kelimeler çıkarıldığında, ihtilafli alan adlarının, Şikayet Eden’in TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markaları ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan Internet sitelerinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki dokümanların da gösterdiği gibi, ilgili Internet sitelerinde, Şikayet Eden’e ait tescilli TOEFL ve TOEIC kelime ve şekil markalarının belirgin ve yanıltıcı bir şekilde kullanılmış olduğunu tespit etimiştir.

İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adlarına bağlı olan Internet sitelerinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adlarının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarının yaygın bilinirliği nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiğinde, ilgili markalarının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları ile bağlantılı Internet sitelerinin eski ve yeni ekran görüntüleri dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in, sunmuş olduğu dil kursları için Şikayet Eden’den lisans ve/veya yetki almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in, ticari amaçla kullandığı TOEFL, TOEFL IBT ve TOEIC markalarına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında herhangi bir bağ bulunmadığını yeterince açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adlarının kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir örneğidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

Üstelik, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren Şikayet Edilen’in gerçek kimliğini gizlemesinde, Şikayet Eden’in marka haklarının korunmasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görmemektedir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <toeflibtsinavi.com>, <toeflibttest.com>, <toeflkursu.com>, <toeflsinavmerkezi.com>, <toeflsinavmerkezleri.net>, <toeflsinavmerkezleri.org>, <toefltestcenter.net>, <toefltestcenters.com>, <toefltestingservice.net>, <toefltestmerkezi.com> ve <toeickursu.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 9 Mart 2018