Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Française de Radiotéléphone - SFR contre AltaDigm SAS

Litige No. D2017-2557

1. Les parties

Le Requérant est Société Française de Radiotéléphone - SFR de Paris, France, représenté par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, France.

Le Défendeur est AltaDigm SAS de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sfr-itms.com> est enregistré auprès de l’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Française de Radiotéléphone - SFR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 décembre 2017. En date du 21 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 décembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 janvier 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 janvier 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. Toutefois, le Centre a reçu plusieurs courriers électroniques du Défendeur les 3, 7, 8, 10 janvier 2018 et 4 février 2018.

En date du 22 février 2018, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un opérateur français de télécommunications, télévision et fournisseurs d’accès à Internet par câble. Sur le marché des télécoms, le Requérant est le deuxième opérateur français et compte 28 millions de clients.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur le vocable SFR et notamment:

- La marque européenne n° 14 898 126 déposée le 9 décembre 2015;

- La marque française n° 4 073 427 déposée le 4 mars 2014;

- La marque française SFR n° 4 209 615 déposée le 14 septembre 2015;

- La marque européenne SFR n° 004 648 309 déposée le 22 septembre 2005.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine forgés à partir du terme SFR:

- <sfr.fr> enregistré le 23 juillet 1996;

- <sfr.com> enregistré le 26 mai 1997;

- <sfr.net> enregistré le 3 août 1996;

- <sfr.org> enregistré le 7 mars 2000.

Le Requérant utilise enfin le vocable SFR en tant que dénomination sociale sous la forme:

- SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, inscrite auprès du RCS de Paris sous le n° 343 059 564;

- NUMERICABLE – SFR, inscrite auprès du RCS de Paris sous le n° 794 661 470.

Le nom de domaine litigieux <sfr-itms.com> a été enregistré par le Défendeur en date du 27 novembre 2017 auprès de l’Unité d’enregistrement. Le site Internet lié au nom de domaine litigieux redirigeait vers le site Internet officiel du Requérant, à savoir “www.sfr.com”. Au jour de l »introduction de la plainte, le site était inactif (Annexe 9 de la plainte).

Estimant qu’il était porté atteinte à ses droits sur ses marques, noms de domaine et dénominations sociales, le Requérant a engagé la présente procédure, dans l’objectif d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux, à savoir <sfr-itms.com>, est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques de renommée SFR, dénominations sociales et noms de domaine dont il est titulaire.

Le Requérant fait valoir que l’addition dans le nom de domaine du vocable “itms” séparé d’un tiret de la marque SFR, n’est pas de nature à écarter la confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Dans un second temps, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune relation d’affaire entre les parties et qu’aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur pour déposer le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant affirme que c’est en pleine connaissance de ses marques que le Défendeur a enregistré les noms de domaines litigieux, ce dernier ne pouvant ignorer la réputation dont jouit la société Requérante. Il en conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <sfr-itms.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant en application du paragraphe 5 des Règles d’application.

Pour autant, la Commission administrative observe que des échanges de courriels ont eu lieu entre le Défendeur et le Requérant, antérieurement au dépôt de la présente plainte, et décide que ces éléments permettent d’éclairer les faits et doivent être considérés à ce titre pertinents.

De plus, le Défendeur a soumis des courriers électroniques les 3, 7, 8 et 10 janvier 2018 et le 4 février 2018.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant invoque à l’appui de la présente procédure des enregistrements de marques portant sur le vocable SFR.

Le nom de domaine litigieux est <sfr-itms.com>.

Le nom de domaine litigieux reprend de façon identique le terme SFR sur lequel le Requérant dispose de droits de propriété industrielle, en lui faisant succéder les lettres “itms”, isolées de la marque SFR par un tiret de sorte que celle-ci demeure parfaitement perceptible.

L’adjonction des lettres “itms” n’est pas de nature à diminuer la similitude entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux. Au contraire, le fait que les lettres “itms” soient placées en seconde position, séparées par un tiret de la marque SFR, renforce en réalité le risque de confusion, laissant croire aux internautes qu’il s’agit d’un site géré par le Requérant et portant sur des services spécifiques.

Il est également rappelé que la présence du suffixe gTLD “.com” doit être jugée inopérante, puisque dictée par un impératif technique, et ne rentre généralement pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes.

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec les marques antérieures invoquées par le Requérant.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les Commissions administratives selon les Principes directeurs considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110.

Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation d’affaire entre lui et le Défendeur et qu’il n’a jamais autorisé ce dernier à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux.

Il fait aussi valoir que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité en lien avec une offre de bonne foi de biens ou services puisque le nom de domaine, qui redirigeait en premier lieu les internautes vers l’un des sites officiels du Requérant (voir Annexe 4 de la plainte), pointe au jour de l’introduction de la plainte vers une page inactive.

La Commission administrative relève que le Défendeur, qui a contesté les allégations du Requérant lors de leurs échanges de courriels, a fourni une explication aussi succincte qu’absconse. En effet, il n’a pas été en mesure de donner une justification claire quant au choix du vocable “itms” qu’il traduit tour à tour par les expressions “I TAKE MY STAKE” – qui peut se traduire par “Je prends ma participation [dans une entreprise]” – ou “I TAKE MY STEAK” – “Je prends mon steak” – qui n’ont conceptuellement rien en commun.

Concernant le choix de l’élément “SFR”, le Défendeur explique qu’il s’agit des initiales de l’expression “SANS FAIRE RIEN”. Au vu des pièces à la disposition de la Commission administrative, le Défendeur n’est pas connu sous le nom “SANS FAIRE RIEN”.

La Commission administrative conclut donc que le Défendeur n’a pas été en mesure de prouver qu’il détenait un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas non plus démontré qu’il comptait faire usage du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux <sfr-itms.com> et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et sont utilisé de mauvaise foi:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Enregistrement de mauvaise foi

Au vu des arguments, pièces et décisions UDRP antérieures produites par (et impliquant) le Requérant, la Commission administrative peut raisonnablement suivre ce dernier dans son affirmation selon laquelle la marque SFR, exploitée de longue date et de manière notoire en France et à l’étranger en relation avec des services de télécommunication est, à ce titre, largement connue.

Partant, il est difficilement concevable que le Défendeur, résident français, ait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque SFR et n’ait pas eu cette dernière à l’esprit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, voir Lego Juris A/S c. Reiner Stotte, Litige OMPI No. D2010-0494.

La Commission administrative observe encore que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque SFR du Requérant en lui ajoutant une suite de lettre “itms” qui, comme il a été évoqué précédemment, n’a pas de signification claire pour le Défendeur lui-même.

Cela est de nature à ne laisser planer aucun doute quant à la bonne foi de celui-ci qui tente maladroitement de se justifier en produisant deux significations différentes. En tout état de cause, l’élément “itms” du nom de domaine ne sera pas perceptible par les internautes dont l’attention sera nécessairement portée sur la marque notoire SFR, placée de surcroit en attaque et isolée à l’aide d’un tiret.

La Commission administrative relève enfin que le Défendeur, après que la mise en demeure lui a été faite par le Requérant d’annuler le nom de domaine litigieux, a préféré recourir au sarcasme pour finalement proposer au Requérant le rachat dudit nom de domaine. Le Défendeur entendait donc tirer profit de la situation qu’il savait illicite.

Usage de mauvaise foi

Le Défendeur a enregistré un nom de domaine similaire aux marques du Requérant, sans pour autant en faire un quelconque usage en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Selon les échanges qui ont eu lieu entre le Requérant et le Défendeur, le nom de domaine litigieux redirigeait au départ les internautes vers l’un des sites officiels du Requérant (Annexe 4 de la plainte), de sorte que le Défendeur utilisait ledit nom de domaine à des fins d’usurpation de l’identité du Requérant.

Cette utilisation ne saurait être considérée comme une utilisation de bonne foi, le Défendeur entretenant volontairement le risque de confusion qu’il existe entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Quand bien même le nom de domaine litigieux pointe au jour du dépôt de la plainte vers une page inactive, cela ne saurait révéler l’absence d’usage de mauvaise foi, bien au contraire. En effet, le Défendeur conscient de l’interdit a mis fin à la redirection vers le site du Requérant et a proposé à ce dernier de racheter le nom de domaine litigieux, sans nul doute pour occasionner un profit.

Le Requérant n’ayant pas donné suite à cette proposition, le Défendeur a tout de même maintenu son enregistrement du nom de domaine litigieux se rendant coupable de rétention frauduleuse, caractéristique d’un usage passif de mauvaise foi.

Pour toutes ces raisons, la Commission administrative est en mesure de conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sfr-itms.com> soit transféré au Requérant.

William Lobelson
Expert Unique
Le 2 mars 2018