Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banca March, S.A. c. WHOIS PRIVADO, bancamarch.info / BANCA
Caso No. D2017-1984
1. Las Partes
La Demandante es Banca March, S.A., con domicilio Palma de Mallorca, España, representada por UBILIBET.
La Demandada es WHOIS PRIVADO, bancamarch.info, con domicilio en Logroño, España / BANCA, con domicilio en Alicante, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancamarch.info> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de octubre de 2017. El 11 de octubre de 2017 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de octubre de 2017, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 19 de octubre de 2017, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 23 de octubre de 2017.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de octubre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de noviembre de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de noviembre de 2017.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de diciembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es un Banco español fundado en 1926 en Palma de Mallorca. Actúa en el sector bancario y cuenta con una importante actividad inversora a través de la Corporación Financiera Alba, de la que es su principal accionista.
La Demandante cuenta con sucursales en Londres y Luxemburgo además de más de doscientas oficinas en España.
La Demandante aporta, entre otras, las siguientes marcas:
- Registro de marca español No. M3533421 BANCA MARCH (figurativa), con fecha registro 11 de marzo de 2015, y protección en las clases internacionales 35, 36, 41 y 45.
- Registro de marca de la Unión Europea No. 009132581 BANCA MARCH (figurativa), con fecha registro 27 de enero de 2011, y protección en las clases internacionales 35, 36 y 45.
La marca BANCA MARCH goza del valor de marca notoria.
El nombre de dominio en disputa <bancamarch.info> fue registrado el 21 de mayo de 2017. El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo por no dirigirse a sitio web alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <bancamarch.info> reproduce íntegramente su marca BANCA MARCH correspondiente a su actividad principal bancaria.
Considera además que el uso del dominio genérico de nivel superior ( por sus siglas en inglés “gTLD”) <.info> provoca confusión en el consumidor o internauta en la medida que puede dar lugar a creer confusamente que existe asociación de algún tipo con la Demandante. Por tanto, considera que aplicando la comparativa entre la marca y el nombre de dominio en disputa resultan confusamente similares para los fines del párrafo 4(a)(i) de la Política. Y ello es debido al hecho de que la marca de la Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa <bancamarch.info>.
Por otra parte, alega la Demandante que no mantiene ningún vínculo con la Demandada en la medida de que no ha sido autorizado a utilizar sus marcas como nombre de dominio ni se le ha concedido licencia para ello. Además, no hay ninguna evidencia de un uso previo del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, o de un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe. Tampoco existen pruebas, dice la Demandante, de que la Demandada sea o haya sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa.
Finalmente alega la Demandante que el uso realizado por la Demandada no puede ser ni justo ni legítimo toda vez aboca a una mas que probable confusión con la marca de la Demandante.
En relación al tercero de los requisitos la Demandante sostiene que se dan las circunstancias previstas en el párrafo 4(b)(i) y (ii), que habida cuenta del valor notorio de la marca BANCA MARCH hace difícil creer que la Demandado no la conociera, por lo que afirma que, en realidad, sí la conocía o, en su caso, debería haberla conocido en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa.
Que incluso si la Demandada afirmara no conocer la marca de la Demandante, el registro habría sido realizado de mala fe de todos modos, habida cuenta de la omisión de deber de búsqueda o investigación acerca de si la marca estaba ya registrada. Que de ser así, la Demandada debe ser responsable por el registro abusivo bajo el concepto de “willful blindness” o “ceguera deliberada”.
En relación al uso del nombre de dominio en disputa, manifiesta la Demandante que las circunstancias parecen indicar que la Demandada lo adquiriera con la finalidad de transferirlo a la Demandante por un importe considerable, probablemente excesivo en relación con los costes de registro. De ser así significaría que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo utilizado por la Demandada de mala fe, en los términos del párrafo 4(b)(i) de la Política.
Apoya su pretensión recurriendo a la doctrina de la “tenencia pasiva” o “passive holding”. Esta doctrina entiende que es especialmente importante cuando la marca tiene gran valor reputacional y la Demandada no aporta respuesta que explique el uso de buena fe.
Con todo lo anterior entiende la Demandante que la Demandado ha actuado de mala fe tanto en el registro del nombre de dominio como en el uso del mismo.
Por lo demás y habiendo obtenido los datos de la Demandada tras haber sido facilitados por el Registrador, ha podido la Demandante constatar que, a fecha de 23 de octubre de 2017, existían 457 nombres de dominio asociados a la cuenta de correo electrónico facilitada por la Demandada al momento del registro. Entre otros y a modo de ejemplo <caritasdei.net>, <elreydeespana.org>, <juancarlosborbon.com>, <juancarlosborbon.org>, <sofiadegrecia.net>, <sofiadegrecia.org> o <leonorborbon.com>.
Por otro lado, entiende la Demandante que es la Demandada quien ha registrado ese portfolio de nombres de dominio aunque formalmente aparezcan a nombre del “Hospital Marina Baixa”, centro hospitalario sito en la ciudad de La Villa Joiosa de Alicante. Es decir, ha utilizado el nombre de una institución pública perteneciente a la Generalitat Valenciana para fines personales.
Todo ello supone un patrón o modelo de conducta constitutivo de mala fe, puesto que resulta evidente que la Demandada ha registrado multitud de nombres de dominio de forma abusiva. Apoya su pretensión en Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Mohammad Alkurdi, Caso OMPI No. D2017-0391.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte de la Demandada, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de dicha Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha probado ser titular de la marca BANCA MARCH. Es evidente que el nombre de dominio en disputa <bancamarch.info> reproduce íntegramente la marca. Por tanto, debemos considerar el nombre de domino en disputa confusamente similar a la marca de la Demandante a los efectos de la Política.
Por lo demás y de manera general, en el análisis de este primer requisito no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso “.info”, por tratarse de un requisito de carácter técnico.
Por lo anterior, el Experto entiende cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En relación a este segundo requisito se exige a la Demandante que con los medios de prueba que tiene a su alcance aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos (Accor v. Eren Atesmen, Caso OMPI No. D2009-0701).
Del expediente queda probado que la Demandante no ha autorizado de alguna manera la Demandada a utilizar su marca como nombre de dominio. Igualmente, ha quedado probado que la Demandada no ha sido conocido en el mercado bajo el término “bancamarch”. Tampoco existen evidencias de que la Demandada haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa <bancamarcha.info>.
Siendo así las cosas, el Experto entiende que la Demandante ha demostrado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Además el Experto ha podido comprobar la realidad de la inactividad del nombre de dominio en disputa al no encontrarse vinculado a sitio web alguno.
Siendo así, corresponde la Demandada establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la Demandada no se ha personado en el procedimiento y en consecuencia no han podido ser estudiadas sus alegaciones. En todo caso, hace notar el Experto que no existen en el expediente indicios a los que se refiere el párrafo 4(c) de la Política o de otro tipo, que puedan llevar a concluir que la Demandada dispone de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Considerando lo anterior, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los requisitos establecidos por la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Merced a los datos aportados por el Registrador, la Demandante ha logrado demostrar en su Demanda enmendada que existen otros 457 nombres de dominio asociados a la cuenta de correo de la Demandada, algunos ellos referidos a marcas registradas. Por tanto, existe algún vínculo o conexión muy importante entre la Demandada y el titular de tales nombres de dominio que permite concluir que son la misma persona. En este sentido que el titular registral del nombre de dominio en disputa utilice como nombre identificativo “banca” o la denominación de un centro hospitalario avalaría la conclusión de encontrarnos ante un único titular de los nombres de dominio quien en definitiva quiere permanecer camuflado bajo nombres ficticios.
Conforme al párrafo 4(b)(ii) se considera de mala fe “si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole”.
Todo indica en el presente caso que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa con una clara intención de evitar que la Demandante pudiera ver reflejada su marca BANCA MARCH en el correspondiente nombre de dominio. Queda igualmente probado que el registro del dominio en disputa por la Demandada encaja dentro de un patrón de conducta. Así es, la Demandante ha probado adecuadamente la conducta reiterativa de la Demandada al registrar otros nombres de dominio que incorporan marcas de terceros.
Pero en el presente caso existen además otra serie de circunstancias que deben valorarse para determinar mala fe. Por una parte, la marca BANCA MARCH de la Demandante es notoria. Y por otra parte, las partes no tienen vínculo alguno entre ellas y tampoco ha sido autorizado la Demandada ha utilizar el nombre de dominio en disputa.
En estas circunstancias parece razonable concluir que el registro se basó en un conocimiento previo de las marcas de la Demandante o sus actividades comerciales. (Ver S.A.C.I. FALABELLA c. Raul Cusicuna Caso OMPI No. D2017-1527) y en general con intención del demandado de evitar que la marca quede reflejada como nombre de dominio. A este respecto, el experto coincide con la demandante en que, en el presente caso, la elección del gtld “.info” por parte de la demandada a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa podría ir dirigida a generar mayor confusión entre los internautas, dado que ello podría dar a entender el usuario que se va a encontrar a la demandante o información directamente a ella relacionada cuando esto no es así, pudiendo ello considerarse otra muestra del registro del nombre de dominio en disputa de mala fe.
Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, la Demandante alega “tenencia pasiva” con fundamento en la decisión Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000−0003. En opinión del Experto la alegación del uso pasivo del nombre de dominio debe aceptarse en base a que la marca BANCA MARCH es notoria, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, no existen pruebas o indicios de un uso actual o futuro de buena fe y, finalmente la Demandada no respondió a la Demanda.
Por todo ello, este Experto considera que la tenencia del nombre de dominio en disputa de forma pasiva o inactiva por la Demandada debe calificarse como de mala fe.
Y, por ello, la Demandante ha conseguido demostrar este tercer requisito por lo que el Experto entiende que se ha cumplido con el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bancamarch.info> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 15 de diciembre de 2017