Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Pasajebus Spa c. Lennart Ruff, Recorrido Latin America Spa
Caso No. D2017-1422
1. Las Partes
La Demandante es Pasajebus Spa, con domicilio en Santiago, Chile, representada por Court & Sainz Abogados, Chile.
La Demandada es Lennart Ruff, Recorrido Latin America Spa, con domicilio en Santiago, Chile, representada por Benjamín Uriarte, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pasajesbus.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de julio de 2017. El 25 de julio de 2017 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de julio de 2017, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 31 de julio de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 31 de julio de 2017. La Demandada presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 5 de agosto de 2017.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la "Demanda") cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de agosto de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de agosto de 2017. El 21 de agosto de 2017, el Demandado solicitó una extensión de la fecha límite para la presentación del escrito de Contestación. De conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento, el Centro extendió la fecha límite para la presentación del escrito de Contestación al 1 de septiembre de 2017. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de septiembre de 2017.
El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de septiembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto ha sido informado de comunicaciones suplementarias remitidas por las Partes en el procedimiento de referencia el 25 de septiembre de 2017.
A la vista de las mencionadas comunicaciones el Experto mediante Orden de Procedimiento No. 1 de 26 de septiembre de 2017 emplazó a la Demandante para la presentación de la documentación o comunicación suplementaria a la que hacía referencia en su correo electrónico de 25 de septiembre de 2017 antes del 28 de septiembre de 2017. El Experto otorgó a la Demandada hasta el 30 de septiembre de 2017 para remitir al Centro por correo electrónico cualquier escrito de respuesta a la documentación o comunicación suplementaria que en su caso hubiera presentado la Demandante.
Con fecha 28 de septiembre de 2017 la Demandante hizo su presentación suplementaria y con fecha 29 de septiembre de 2017 la Demandada presentó sus comentarios a la presentación de la Demandante.
Asimismo, de conformidad con el párrafo 10(c) del Reglamento, la fecha para la cual se requiere que el Experto envíe su decisión al Centro se prorrogó al 15 de octubre de 2017.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Pasajebus SPA, es una sociedad constituida en Chile, el año 2013. Sus socios fundadores, Amit Sodani (gerente general de PasajeBus SpA) y Dasharatham Bitla (creador de Bitlasoft -empresa de desarrollo de software para buses más grande y líder en India y Africa-), sorprendidos por la desorganización en la venta de pasajes en los terminales de buses de Chile, desarrollaron una solución tecnológica para dar respuesta a este problema. Así nació la idea y, en 2014, lanzaron <pasajebus.com>, una plataforma que permite comparar y comprar pasajes de bus en línea, ofreciendo variadas alternativas de destinos, horarios y tarifas. Para la viabilidad de proyecto, inscribieron el día 1° de septiembre de 2013, a nombre de Dasharatham Bitla, el nombre de dominio <pasajebus.com> y, el nombre de dominio <pasajebus.cl>, el 20 de junio de 2014. Actualmente, Pasajebus SpA tiene oficinas en Chile e India, y ofrece servicios en Chile y Argentina. Además, cuenta con una aplicación móvil disponible para Android e iOS, que ya ha sido descargada aproximadamente 30 mil veces. Se estima que el 27% del mercado de las empresas de buses utiliza el sistema de Pasajebus SpA, lo que lo convierte en el más usado en la industria del transporte interurbano en Chile. En cantidad de asientos disponibles para la venta en línea, Pasajebus SpA es el número tres, después de Tur Bus y Pullman Bus, que son las empresas más grandes.
Por su parte, por la parte Demandada, Lennart Sönke Ruff es un empresario alemán de dilatada trayectoria en gestión de proyectos tecnológicos, dueño, fundador y representante de Recorrido Latin America Spa. Ésta última es una empresa chilena cuyos principales accionistas son ciudadanos alemanes, cuya actividad fundamentalmente consiste en comparar y comprar pasajes de bus. Se trata de una plataforma tecnológica cuyas funcionalidades permiten a sus usuarios encontrar, en las mejores condiciones de mercado, pasajes interurbanos dentro de Latinoamérica, dentro de las principales y más importantes líneas de buses.
Para optimizar las decisiones del cliente, la plataforma permite aplicar distintos filtros de manera de asegurar y encontrar la mejor oferta de pasajes de bus. Así, es posible que el usuario compre directamente el pasaje de bus en el sitio web, escoger el asiento y recibir una confirmación de la compra de los pasajes de bus de manera inmediata.
Recorrido Latin America Spa es una de las empresas líderes en Chile de la venta de pasajes de bus por Internet. Está asociada a más de 40 empresas de buses y, a octubre de 2016, había vendido más de 300.000 pasajes a través de su portal, con una cantidad de 6 millones de usuarios.
La actividad principal de ambas partes es la comparación y venta de distintos pasajes de buses.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de diciembre de 2014. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa redirige a la página web alojada bajo el nombre de dominio <recorrido.cl>.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Amit Sodani inició en el año 2014 las gestiones para registrar la marca comercial PASAJEBUS, en Chile, en la clase 39 (Solicitud No. 1117380), pero esta marca fue rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), por considerarlo un término de uso general en el comercio para identificar los servicios pedidos.
A finales de 2016 se volvió a intentar, solicitando ante el INAPI las marcas comerciales PASAJEBUS.COM y PASAJESBUS.COM, en la clase 35. Estas solicitudes (Nos. 1230306 y 1230307) se encuentran aún en trámite de apelación, tras un rechazo en primera instancia debido a su carácter genérico. Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante alega ser titular de una marca "extrarregistral" sobre el término "pasajebus" por la que los consumidores conocen los servicios de la Demandante.
La Demandante no pretende impedir que otro agente del mercado ofrezca servicios similares.
Sin embargo, no quiere que lo haga usando el mismo signo distintivo que ha posicionado su principal competidor y bajo el cual es conocido por el público consumidor.
La oferta de servicios de la Demandada se encuentra en la página web alojada bajo el nombre de dominio <recorrido.cl>, que fue registrado el 22 de noviembre de 2013, y toda su publicidad y presencia en medios es bajo la expresión "Recorrido".
Además, tiene registrada la marca comercial RECORRIDO ante el INAPI (registro No. 1172405), cuya solicitud fue presentada el día 17 de octubre de 2014. Por lo tanto, desde los orígenes de su proyecto, el nombre y marca comercial ha sido RECORRIDO.
El Demandado busca únicamente conseguir captar y desviar la clientela de un competidor directo, beneficiándose del error de tipeo en el que podría incurrir.
En el escrito de respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, la Demandante alega de nuevo que es titular de una marca "extrarregistral" gracias a su uso y difusión en un determinado mercado, pese a no haber conseguido aún un registro marcario propiamente. Asimismo, la Demandante alega que la solicitud correspondiente a la marca PASAJEBUS.COM se encuentra a la espera de vista y fallo en segunda instancia. Finalmente la Demandante señala la vinculación del fundador de la Demandante con la empresa así como la suficiencia para la representación de la Demandante a efectos de la Política en virtud de la condición de quien actúa como "representante autorizado del demandante".
B. Demandado
La Demandante no es titular de ninguna marca que sea idéntica o engañosamente similar al nombre de dominio en disputa de la Demandada <pasajesbus.com>.
La Demandante no es la titular del nombre de dominio <pasajebus.com> que se alega en la Demanda, sino que el nombre de dominio se encuentra registrado por un tercero.
Ambos nombres de dominio invocados no son idénticos, ni engañosamente similares, toda vez que, al no detentar rasgos diferenciadores entre un competidor y otro, y constituir, en definitiva, expresiones genéricas, ninguna confusión o inducción a engaño puede producirse.
La Demandada detenta derechos e intereses legítimos en <pasajesbus.com>, toda vez que describe y sintetiza el objeto principal de la actividad económica que realiza, esto es, comparar y vender pasajes de bus.
Las imputaciones de mala fe en que la Demandante funda su acción no son efectivas.
Además de no obrar en autos ninguna prueba que acredite la mala fe – o al menos la permita presumir –, la Demandada se ha limitado a registrar un concepto esencialmente ligado con su servicio principal.
En el escrito de respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, la Demandada señala que el escrito de respuesta presentado por la Demandante no resulta relevante a los efectos del procedimiento, ni son motivos excepcionales. En este sentido la Demandada presenta alegaciones para refutar las alegaciones presentadas por la Demandante, incluyendo, la no titularidad de una marca "extrerregistral" por tratarse "pasajebus" de una expresión genérica, la falta de distintividad de la solicitud de marca "pasajebus.com", que el titular del nombre de dominio <pasajebus.com> es un tercero que no forma parte del procedimiento, y que el poder especial esgrimido por la representante de la Demandante es de alcance limitado.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe probar la concurrencia de los siguientes tres elementos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o similar hasta el punto de causar confusión, con una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
Con carácter previo, el Experto quiere señalar que la Demandada ha objetado la personería y legitimidad activa de la Demandante. El Experto considera que, para los efectos del presente procedimiento, tal alegación no debe prosperar y no será considerada.
Además, el Experto quiere señalar que el Centro verificó previamente que la Demanda cumplía los requisitos formales para los efectos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha trabajado arduamente para promocionar sus servicios utilizando para ello los términos "pasaje bus". Estos términos, aisladamente considerados y sin mediar el importante trabajo comercial previo hecho por ella, podrían ser considerados como meros descriptores genéricos: "pasaje(s)bus". Sin embargo, la Demandante se ha encargado de promocionarlos de manera suficiente frente a sus usuarios a través de su sitio web y es por eso que ha adquirido cuotas importantes de mercado.
El hecho de tratarse de una expresión redactada en plural o en singular no altera lo indicado anteriormente, ya que la Demandante ha tratado de registrar tales variantes.
La Demandante hace referencia a dos solicitudes de marca que actualmente tramita en Chile para las expresiones "pasajebus.com" y "pasajesbus.com", las cuales fueron rechazadas en primera instancia por el INAPI. El Experto nota la existencia de un procedimiento abierto en relación con la solicitud de la Demandante correspondiente a la marca PASAJEBUS.COM (Solicitud No. 1230306) que se encuentra a la espera de vista y fallo en segunda instancia.
El Experto nota que ambas Partes se encuentran ubicadas en Chile y que la Demandante hace referencia a solicitudes tramitadas en Chile, por lo que es necesario ver qué derechos le otorgan estas solicitudes al Demandante, para los efectos de invocar la Política.
De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Propiedad Industrial chilena, los derechos de propiedad que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, sólo adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en la ley.
En otras palabras y de acuerdo con la opinión del Experto, al menos en Chile, una solicitud de marca no es suficiente para invocar el párrafo 4 de la Política.
La Demandante no ha aportado documentos que permitan afirmar que tiene derechos de marca (ya sea registrada o sin registrar, en Chile o el extranjero) en los términos exigidos por la Política, y además una solicitud chilena en trámite no es apta para invocar ni gozar de los derechos a que se refiere la Política.
A la vista de las evidencias que obran en el expediente, el Experto considera que la Demandante no ha conseguido demostrar que tiene derechos sobre una marca (ya sea registrada o "extrarregistral") para poder satisfacer el primer elemento de la Política.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante no ha cumplido con el primer requisito de la Política.
El Experto quiere señalar que si de manera sobreviniente se produce un cambio en las circunstancias en las que se basa la presente Decisión, ello podría resultar en la aceptación de una Demanda presentada de nuevo (ver la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0" sección 4.18)).
A la vista de que la Demandante no ha cumplido con el primer requisito de la Política el Experto ha decidido no entrar a valorar los méritos del caso ni el cumplimiento por la Demandante respecto del segundo y tercer requisitos de la Política, sobre los cuales el Experto no se pronuncia.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Felipe Claro
Experto Único
Fecha: 15 de octubre de 2017