Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Worldpay Limited v. WhoIs Privacy Service Protects this domain / David Lobato Ferreiro, Worldpay Customer Payments S.L.

Caso No. D2017-1065

1. Las Partes

La Demandante es Worldpay Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representada por DLA Piper UK LLP, Reino Unido.

El Demandado es WhoIs Privacy Service Protects this domain con domicilio en Manacor, España / David Lobato Ferreiro, Worldpay Customer Payments S.L., con domicilio en Madrid, España, representado por sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <worldpaycp.com> (en adelante, el “nombre de dominio en disputa”)

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, SL (el “Registrador”).

3. Iter procedimental

La Demanda se presentó en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de mayo de 2017. El 1 de junio de 2017, el Centro envió al Registrador por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación al nombre de dominio en disputa. El 2 de junio de 2017 el Registrador transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 2 de junio de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 2 de junio de 2017. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El 8 de junio de 2017 el Centro envió una comunicación por correo electrónico a la Demandante proporcionando la información sobre el registrante y datos de contacto revelada por el Registrador, e invitando a la Demandante a presentar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 13 de junio de 2017.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada (en adelante, denominadas conjuntamente como la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente en español e inglés la Demanda al Demandado y el comienzo del procedimiento el 23 de junio de 2017. De acuerdo con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de julio de 2017. Los días 23, 26 y 28 de junio de 2017 el Centro recibió varias comunicaciones del Demandado por correo electrónico. El 14 de julio de 2017 el Centro notificó a las Partes el comienzo del proceso para el nombramiento del Experto.

El Centro nombró a Roberto Bianchi (en adelante el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 24 de julio de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

El Experto determina que el lenguaje del procedimiento sea el español. Ver sección 6.A., infra.

4. Antecedentes de hecho

La Demandante es una compañía proveedora de tecnología de pagos y de servicios de procesamiento de pagos. El negocio de comercio electrónico de la Demandante opera en 146 países. La Demandante es parte de Worldpay Group, con unos ingresos netos en 2015 de GBP 981,7 millones.

La Demandante es propietaria, entre otros, de registros de marca WORLDPAY en numerosos países, entre otros los siguientes:

Dichos registros cubren, entre otros, productos o servicios, programas de computación, diseño y desarrollo de hardware y software de computación, servicios de programación de software de computación, servicios bancarios y servicios de transferencia y pago electrónico de fondos, etc.

El nombre de dominio en disputa se registró el 12 de julio de 2016. De conformidad con la evidencia facilitada junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web donde bajo la denominación “Worldpay” se ofrecen servicios de diseño de software.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a una marca en la que la Demandante tiene derechos. El nombre de dominio en disputa comprende la marca WORLDPAY de la Demandante junto con el sufijo “cp” y el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”. Suponiendo que el término “cp” es la abreviatura de “Customer Payments” (“pagos de clientes”), que forma parte del nombre del negocio aparentemente prestado bajo el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa, el término no es suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca de la Demandante, que es la parte dominante y altamente reconocible del nombre de dominio en disputa.

La Demandante también sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. No hay relación entre la Demandante y el Demandado. La Demandante no ha autorizado al Demandado a utilizar su marca o a registrar el nombre de dominio, ni ha intentado procurar tal autorización. Las marcas de la Demandante se aplican a los bienes y servicios que vende el Demandado y no son solamente un descriptor de esos productos. Asimismo, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ofrece servicios de desarrollo de software. El nombre de dominio en disputa alude a servicios financieros y no es una elección lógica para un desarrollador de software convencional. La única conclusión realista es que el nombre de dominio en disputa fue elegido específicamente para apuntar a la Demandante, lo que conduce a confusión y no es un uso bona fide. No hay evidencia de un uso bona fide o preparaciones de uso del nombre de dominio en disputa en conexión con bienes o servicios, o de que el Demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, de que este esté siendo usado de una manera leal, o no comercial.

Finalmente, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe. Teniendo en cuenta la significativa inversión de la Demandante en publicidad, promoción y protección de marca, y su status como proveedor líder reconocido de pagos seguros, así como el valor de la cobertura en medios de la marca de la Demandante, el Demandado debe haber sido consciente de la existencia de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. La Demandante tiene registros de su marca vigentes en España, uno de los territorios clave a los que la Demandante enfoca sus negocios. Así por ejemplo, la Demandante mantiene el sitio web en español en “es.worldpay.com/global”. No es concebible que el Demandado haya registrado un nombre de dominio conteniendo la marca registrada de la Demandante sin ser consciente de la misma y sin intentar asociarse a la Demandante. El uso del nombre de dominio en disputa causa confusión en los clientes y asociados de la Demandante engañándoles y haciéndoles concluir erradamente que el sitio está operado por la Demandante, que está asociado a ella, y causará disrupción en el negocio de la Demandante. Como ejemplo, la Demandante aporta prueba de un correo electrónico enviado por el Demandado utilizando el nombre de dominio en disputa a un colaborador de la Demandante, quien lo ha reenviado a la Demandante creyendo que podría existir una conexión entre la Demandante y el Demandado. El Demandado ha registrado y está usando el nombre de dominio en disputa con la intención de lucrarse con la reputación de la Demandante para atraer usuarios de Internet al sitio del Demandado, creando una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante con un propósito de ganancia comercial. Esto es un uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no presentó una contestación formal a la Demanda. El Demandado envió cuatro correos electrónicos al Centro desde la dirección de correo electrónico de contacto facilitada en el sitio web alojado bajo el nombre dominio en disputa. El primero, de fecha 23 de junio de 2017, en inglés, dice:

“Hello, I'm president of worldpay customer payments s. L., company funded in Spain. Could you tell me what documents I have to introduce, don't we speak English?”

El Experto nota que, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, el Centro respondió al Demandado en fecha 26 de junio de 2017 señalándole que la notificación de la Demanda y el comienzo del procedimiento que le fue enviada se hallaba en idiomas inglés y español.

El segundo correo electrónico, en español, fechado el 26 de junio de 2017, dice:

“Estimados, Los archivos que enviaron fueron rechazados automáticamente por el servidor de correo debido a su volumen. Por favor vuelvan a enviarlos. Quedamos a la espera de su respuesta”.

El Experto nota que, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, el Centro envió nuevamente en dicha fecha al Demandado la notificación de la Demanda y el comienzo del procedimiento inicialmente enviada en fecha 23 de junio de 2017.

En fecha 28 de junio de 2017, el Demandado envió la siguiente comunicación al Centro en español:

“Nos podría facilitar el formulario o documento formal para que nuestros agobados puedan responder a la demanda, rellenarlo y aportar las alegaciones correspondientes para la contrademante, *Necesitamos el formulario o documento PARA RESPONDER A LA DEMANDA.

Quedamos a la espera de su respuesta.”

De conformidad con la documentación disponible en el expediente, el Centro envió en fecha 28 de junio de 2017, un enlace desde el que poder descargar un modelo de contestación a la Demanda.

En fecha 28 de junio de 2017, en contestación a la comunicación enviada por el centro, el Demandado envió el siguiente correo electrónico en español:

“Hola, gracias por su respuesta,
Desafortunadamente la URL/Página que nos ha enviado NO EXISTE.
Sería tan amable de remitirnos un URL válida por favor,”

De conformidad con la documentación que figura en el expediente el Centro remitió al Demandado en fecha 29 de junio de 2017 un modelo de contestación a la Demanda en inglés y español.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestión preliminar. Idioma del procedimiento

La Demandante presentó la Demanda en inglés, y solicitó que para dar un trato justo a las Partes y evitar gastos y demoras innecesarios, el idioma del procedimiento sea el inglés. Argumentaba la Demandante en apoyo de lo anterior que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está redactado tanto en inglés como en español, que conforme al párrafo 8.5 de ese acuerdo el idioma español prevalece sólo en caso de discrepancias, y que dichas discrepancias no se han presentado.

Por otra parte, el Registrador, que está domiciliado en España, informó en su respuesta de verificación al Centro que el idioma del acuerdo de registro es el español. En consecuencia, el Centro consultó (tanto en inglés como en español) a las Partes sobre la solicitud de la Demandante en cuanto al idioma del procedimiento. La Demandante reiteró los argumentos arriba indicados, mientras que el Demandado no envió respuesta u opinión alguna. Es de destacar que la Notificación de la Demanda y del inicio del procedimiento administrativo que el Centro envió al Demandado en fecha 23 de junio de 2017, así como el correo electrónico al que la misma iba adjunta, fueron emitidas tanto en inglés como en español.

El Experto nota que, como bien señaló el Centro a las Partes, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y a falta de acuerdo entre las partes o mención expresa en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del grupo administrativo de expertos para determinar lo contrario. El Experto nota asimismo que en sus comunicaciones en este procedimiento el Demandado ha utilizado tanto el inglés como el español, y que como lo señala la Demandante, el nombre de dominio en disputa incluye términos en inglés, básicamente coincidente con la marca de la Demandante, que comprende términos en inglés.

El Experto también tiene en cuenta que en la Demanda enmendada la Demandante se sometió, con respecto a cualquier impugnación por el Demandado de una decisión que ordene la trasferencia del nombre de dominio en disputa, a la jurisdicción de los tribunales de la oficina principal del Registrador y del domicilio del Demandado. En ambos casos, se trata de tribunales de España, donde el español es idioma oficial, circunstancia que pudo haber sido tenida en cuenta por el Demandado al elegir un Registrador para registrar el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, conforme al párrafo 11(a) del Reglamento, ante la ausencia de un acuerdo de las Partes, el Experto dispone que el idioma del procedimiento sea el del acuerdo de registro tal como lo indicó la entidad registradora, es decir el español, en el que se dicta la presente decisión sobre el fondo.

Por otra parte, cabe destacar que en este procedimiento el Demandado ha utilizado tanto el español como el inglés, demostrando tener conocimiento del inglés. Finalmente, hay que considerar que el nombre de dominio en disputa contiene términos en inglés. Por todo ello el Experto considera que exigir una traducción de la Demanda al español impondría costos injustificados a la Demandante y ocasionaría una demora considerable al procedimiento. En consecuencia, conforme al párrafo 11(b) del Reglamento, el Experto decide no requerir una traducción al español de la Demanda.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es propietaria de varios registros de la marca WORLDPAY. Ver sección 4 supra. Ello significa que la Demandante tiene derechos sobre WORLDPAY.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa contiene la marca WORLDPAY de la Demandante en su integridad, a la que se adiciona las letras “cp” y el gTLD “.com”, los cuales no evitan que ambos sean confusamente similares (ver la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.8).

Por ello, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca WORLDPAY de la Demandante.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante niega que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Afirma la Demandante que no hay relación entre la Demandante y el Demandado, y que no ha autorizado al Demandado a utilizar su marca o a registrar el nombre de dominio en disputa. El Experto no encuentra elemento alguno en el expediente que desvirtúe esas afirmaciones.

La Demandante concluye que el nombre de dominio en disputa fue elegido específicamente para apuntar a la Demandante, lo que conduce a confusión. El Experto constata que, además de tener lugar una reproducción íntegra de la marca WORLDPAY de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, el sitio web alojado bajo el mismo reproduce en su encabezado y de manera predominante en su parte inicial la marca WORLDPAY. El Experto nota además que el nombre de dominio en disputa, como la marca que incorpora íntegramente, alude a pagos a escala mundial, actividad relacionada con la Demandante

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, el Experto considera que en el balance de las probabilidades el Demandante está utilizando el renombre de la marca de la Demandante para crear una asociación con sus servicios de desarrollo de software. En opinión del Experto, ese uso del nombre de dominio en disputa no es de buena fe, conforme al párrafo 4(c)(i), ni es un uso legítimo o leal ni un uso no comercial sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro, conforme al párrafo (c)(iii) de la Política.

Agrega la Demandante que no hay evidencia de que el Demandado haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Al respecto, el Experto nota que según surge de la base de datos WhoIs del Registrador figura como organización del registrante “Worldpay Customer Payments S.L.”, el Demandado no ha alegado ser “corrientemente conocido” por el nombre de dominio en disputa, ni hay elemento alguno en el expediente que permita suponerlo. La posible existencia de una sociedad denominada “Worldpay Customer Payments S.L.” (hecho que no ha sido acreditado), no implica que el Demandado sea comúnmente conocido a los efectos de la Política por el nombre de dominio en disputa, por lo cual también hay que descartar la aplicación del párrafo 4(c)(ii) de la Política.

De tal modo, en opinión del Experto, la Demandante ha conseguido establecer una presunción prima facie de que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. A su vez, el Demandado no ha presentado explicación alguna de las razones de su elección y registro del nombre de dominio en disputa ni ha refutado las alegaciones prima facie de la Demandante. Como consecuencia de ello, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”, sección 2.1.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto nota que la Demandante comenzó a usar la marca WORLDPAY en 1993, y que opera el sitio web “www.worldpay.com”. Por otra parte la Demandante ha presentado material de prensa que informa sobre actividades de la Demandante de las que se desprende que dicha marca gozaba de renombre mucho antes que se registrara el nombre de dominio en disputa. El Experto coincide con los expertos en decisiones anteriores bajo la Política y mencionadas por la Demandante, que consideraron que la marca WORLDPAY es bien conocida en el sector de los servicios de pagos.¹

Por otra parte los registros de la marca WORLDPAY que suministró la Demandante preceden al registro del nombre de dominio en disputa por muchos años. Ver sección 4 supra. Finalmente, la Demandante opera el sitio web “www.es.worldpay.com/global” en español, dirigido entre otros países a España, país de domicilio del Demandado. Por ello, el Experto considera que el Demandado no puede razonablemente haber ignorado la existencia previa de la marca WORLDPAY de la Demandante. Igualmente, la Demandante presume que el término “cp” agregado a WORLDPAY en el nombre de Dominio en disputa es la abreviatura de “customer payments”, es decir, “pagos de clientes”, que reforzaría la impresión de confusión con la marca de la Demandante, que entre otras cosas protege, precisamente, sistemas de pagos.

En las circunstancias del caso, ello importa registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, el Experto nota que el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa contiene títulos tales como “Worldpay, Expertos en diseño de software”, “Nace en 2015 Worldpay Customer Payments, empresa dedicada al diseño de software”, “Páginas web”, “Tiendas, redes sociales, App, Html5, Mobi”, “Diseño Creativo”, “Adaptamos tu software”, “Servicios de fácil personalización”, “software llave en mano” (código abierto), etcétera. De tal modo, resulta claro que el Demandado en dicho sitio web utiliza la marca WORLDPAY de la Demandante para promover sus propios servicios de diseño de software y otros.

Asimismo, el Experto nota que conforme a la evidencia aportada por la Demandante el nombre de dominio en disputa se habría utilizado también como correo electrónico, y en particular uno de los colaboradores de la Demandante habría contactado a la Demandante en relación con la identidad del Demandado o posible relación con la Demandante.

En opinión de este Experto, el Demandado, al utilizar de ese modo el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de productos o servicios que figuran en su sitio web. En los términos del párrafo 4(b)(iv), esa conducta es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones que anteceden, de acuerdo a los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <worldpaycp.com>, sea transferido a la Demandante.

Roberto Bianchi
Experto único
Fecha: 7 de Agosto de 2017

¹ Ver Worldpay Limited v. PrivacyProtect.org, Domain Admin, ID#10760 / Steve Blanton, e-commerce world payments llc, Caso OMPI D2013-2147 (“La marca WORLDPAY es tan reconocida globalmente para servicios de procesamiento de pagos que para el Experto sería inconcebible que el demandado no fuera consciente de la marca cuando registró un nombre de dominio similar …”). Ver también Worldpay Limited v. Domainmonster.com Privacy Service, Identity Protect Limited / Abdul Hadi, Caso OMPI D2016-2615 (“El Experto acepta que la marca WORLDPAY es notoria”). Ver también Worldpay Limited v. Surojit Manna, Worldpay, Caso OMPI D2017-0160 (“El demandante y su marca WORLDPAY son bien conocidos en India…”).