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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
River System Srl v. Donato Rocila Srl
Caso No. D2017-0655
1. Le Parti
La Ricorrente è la River System Srl di Campodarsego, Italia, rappresentato da Cantaluppi & Partners S.r.l., Italia.
La Resistente è la Donato Rocila Srl di Pescara, Italia, rappresentato da Studio Legale Bologna & Grande, Italia.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <nuovariver.com> è registrato presso la società Register.IT S.p.A (il “Registrar”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 31 marzo 2017 via email. Il 31 marzo 2017, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 5 aprile 2017, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 10 aprile 2017, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 30 aprile 2017. La Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale in 28 aprile 2017. Il 28 aprile 2017, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 8 maggio 2017, Luca Barbero quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
In data 16 maggio 2017, la Ricorrente ha inviato al Centro una memoria integrativa, alla quale la Resistente ha replicato in pari data.
In via preliminare, il Collegio deve determinare l’ammissibilità o meno delle memorie integrative depositate dalle parti.
L’articolo 12 delle Norme stabilisce che “in aggiunta al Ricorso ed alla Risposta, il Collegio a sua esclusiva discrezione può richiedere ulteriori dichiarazioni e/o documenti a ciascuna delle Parti”. Inoltre, come rilevato da numerosi Collegi in precedenti decisioni, depositi tardivi possono essere ammessi in presenza di circostanze di carattere eccezionale come la sopravvenienza di ulteriori fatti successivi al deposito del Ricorso (Parfums Christian Dior S.A. v. Jadore, Caso OMPI No. D2000-0938; Top Driver, Inc. v. Benefits Benefits, Caso OMPI No. D2002-0972), il desiderio di sottoporre al Collegio nuove decisioni pertinenti per il caso (Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0105) o la necessità di controbattere ad argomenti dell’altra parte che il Ricorrente non poteva prevedere al momento del deposito del Ricorso (Dolce & Gabbana S.r.l. c. Agnes Varga, Caso OMPI No. D2004-0482; Radan Corp. v. Rabazzini Winery, Caso OMPI No. D2003-0353).
Il Collegio, dopo aver preso visione del contenuto della memoria integrativa al Ricorso, ritiene di doverla prendere in parte in considerazione ai fini della presente decisione. In particolare, il Collegio ammette e terrà in considerazione, come evidenziato nel seguito, le parti della memoria integrativa del Ricorrente riferite a circostanze rilevate dalla Resistente che la Ricorrente non poteva prevedere al momento del deposito del Ricorso. Parimenti, il Collegio ha deciso di considerare la replica della Resistente a tali argomentazioni contenute nella memoria integrativa della Ricorrente.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una società italiana la cui attività principale consiste nella commercializzazione di attrezzature avicunicole.
La Ricorrente è l’attuale titolare della registrazione di marchio italiano NUOVA RIVER, depositata il 9 novembre 1998, registrata il 24 ottobre 2001 e rinnovata il 5 ottobre 2010, con numero di registrazione 0001353193, per “stufe, bruciatori, apparecchi di ventilazione” in classe 11 e “utensili e recipienti per il governo della casa o della cucina; pettini e mangiatoie per animali, mangiatoie per bestiame” in classe 21.
Il marchio risulta essere stato originariamente depositato dalla Nuova River Snc di Meccariello Pasquale e Scaruffi Elena e ceduto nel 2008 alla Ricorrente, come da atto di cessione allegato dalla Ricorrente e trascritto nel Registro dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La Ricorrente è inoltre titolare dei nomi a dominio <riversystems.it>, registrato il 4 aprile 2008, e <nuovariver.it>, registrato in data 11 novembre 2011. Entrambi i nomi a dominio reindirizzano sul sito “www.riversystems.it” della Ricorrente.
Il nome a dominio contestato <nuovariver.com> è stato registrato il 13 aprile 2016. Dalle stampe del sito pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato datate 7 dicembre 2016, debitamente notarizzate ed allegate al Ricorso, risulta che sul sito era presente un logo recante la dicitura “nuovariver.com pet breeding” e venivano pubblicate immagini di animali e di attrezzature avicunicole, oltre alla dicitura “Dal 1958 nuovariver.com produce e commercializza attrezzature avicunicole per animali da cortile, mantenendom inalterata nel tempo la qualità e il servizio”.
In data 27 dicembre 2016, la Ricorrente ha inviato una lettera di diffida alla Resistente, nella quale ha richiesto la modifica del sito ed il trasferimento del nome a dominio contestato, citando i marchi dell’Unione Europea n. 013135462 per RIVER (figurativo) e n. 013135322 per RIVER (denominativo), registrati in capo alla Ricorrente l’11 dicembre 2014 per prodotti nelle classi 7 (“Incubatrici per uova; Pompe per l'industria alimentare [macchine]”), 11 (“Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di ventilazione, di distribuzione d'acqua”) e 21 (“Abbeveratoi per animali; Mangiatoie per animali; Articoli per animali”).
A seguito di un successivo scambio di corrispondenza tra le parti, il sito pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato è stato modificato rimuovendo la quasi totalità dei contenuti su di esso presente, ad eccezione del logo “nuovariver.com pet breeding”, ed inserendo la dicitura “In aggiornamento”.
Attualmente, il nome a dominio contestato punta su un sito Internet non attivo.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia confondibile con il proprio marchio NUOVA RIVER, in considerazione della completa identità tra la denominazione che costituisce il cuore ed elemento distintivo del marchio NUOVA RIVER ed il nome che compone il nome a dominio contestato.
La Ricorrente informa il Collegio di avere condotto ricerche sulle banche dati accessibili online e di non avere rinvenuto marchi depositati o registrati a nome della Resistente. Indica, inoltre, di non avere mai autorizzato la Resistente ad usare in commercio il proprio marchio NUOVA RIVER né a registrare un nome a dominio per proprio conto.
La Ricorrente ha depositato stampe del sito della Resistente dalla quale si evince che il nome a dominio contestato veniva in precedenza utilizzato per pubblicizzare prodotti abbeveratoi, mangiatoie, spiumatrici ed altri accessori per la cura degli animali da cortile.
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato veniva utilizzato dalla Resistente per promuovere la vendita di prodotti identici a quelli della Ricorrente, attraverso la pubblicazione, sul corrispondente sito Internet e sul catalogo scaricabile dallo stesso, di immagini di animali identiche rispetto a quelle presenti sul sito “www.riversystems.it” della Ricorrente.
La Ricorrente indica inoltre di avere effettuato l’acquisto di alcuni prodotti dal sito della Resistente, verificando che i prodotti promossi sul tale sito Internet erano di qualità inferiore rispetto ai prodotti commercializzati dalla Ricorrente. Sostiene, quindi, che l’immissione sul mercato da parte della Resistente, attraverso un sito internet che sfrutta il marchio NUOVA RIVER registrato dalla Ricorrente, di prodotti identici a quelli della Ricorrente ma di qualità inferiore, fosse suscettibile di recare un pregiudizio commerciale notevole alla Resistente. La Ricorrente asserisce inoltre che il nome a dominio contestato è stato registrato dalla Resistente al mero scopo di sviare la clientela della Ricorrente per i propri profitti, con evidente malafede.
Informa pertanto il Collegio di avere inviato una lettera di diffida alla Resistente richiedendo, tra l’altro, il trasferimento immediato del nome a dominio contestato alla Ricorrente, e che la Resistente ha replicato a tale comunicazione indicando che avrebbe rivisto i contenuti del sito ed eliminato ogni elemento di confusione, rifiutandosi tuttavia di trasferire il nome a dominio contestato alla Ricorrente.
B. Resistente
La Resistente sostiene che la Ricorrente abbia omesso di comunicare e descrivere circostanze ad essa note di rilevanza essenziale per il presente procedimento.
Sottolinea infatti che la Ricorrente, attraverso la propria diffida, aveva avanzato una serie di contestazioni nei confronti della Resistente, basando le proprie richieste soltanto sul marchio RIVER, senza menzionare la titolarità del marchio NUOVA RIVER e contestando alcune irregolarità del sito “nuovariver.com pet breeding” che potevano indurre confusione rispetto al sito della Ricorrente “www.riversystems.it”.
La Resistente aveva replicato a tale comunicazione indicando che, al fine di evitare ogni possibile atto di confusione commerciale o di scarsa trasparenza verso il pubblico, avrebbe provveduto ad effettuare interventi di modifica volti ad eliminare ogni elemento dubbio (alcuni disegni di comuni animali), nonché a completare la realizzazione della home page, riportando gli elementi di legge necessari. A seguito di tali modifiche, la Ricorrente aveva riconosciuto che effettivamente i contenuti contestati erano stati rimossi dal sito della Resistente.
La Resistente, a sua volta, contestava alla Ricorrente di proporre, nel proprio sito, informazioni al pubblico non veritiere. Sul sito veniva, infatti, dichiarata una operatività della “River” nel settore della zootecnia dal 1961, mentre la società era stata costituita nel 2008. Veniva inoltre indicato che la società Nuova River Srl era stata acquisita da Ricorrente, con il principale obiettivo del completamento della gamma “hobby” attraverso lo sviluppo di nuovi articoli in grado di soddisfare qualsiasi specifica esigenza, mentre tale società è di fatto esistente ma in fase di liquidazione.
La Ricorrente, a fronte di tale corrispondenza, avrebbe provveduto a modificare la sezione del proprio sito dedicata alla storia della società, ribadendo di essere titolare del solo marchio RIVER. La Resistente conclude dunque che, con tale affermazione, la Ricorrente riconosceva sostanzialmente di non avere attualmente alcun legame giuridico con la Nuova River Srl.
La Resistente indica di intrattenere attualmente rapporti di collaborazione commerciale con il gruppo societario al quale appartiene la Nuova River Srl, precisando che si tratta di un gruppo societario di origine familiare, costituito dalla Nuova River Srl e dalla Astro Srl, già Nuova River snc.
Tale attività di collaborazione commerciale, intrapresa nell’anno 2015, sarebbe tuttora espletata mediante la commercializzazione dei prodotti pubblicizzati sul sito “nuovariver.com pet breeding” (accessori in plastica e acciaio per animali da cortile) prodotti in subfornitura negli stabilimenti di proprietà della Astro srl, già Nuova River snc. I rapporti societari tra la Astro srl, già Nuova River snc, e la Nuova River srl, così come i
rapporti commerciali tra la Resistente e la Astro srl, sono provati da visure camerali, contratti ufficiali e documenti fiscali allegati al Ricorso.
La Resistente sottolinea che la Astro srl, costituita dagli stessi soci e proprietari della Nuova River srl, proprio in virtù dei legami commerciali esistenti con la Resistente, non si è opposta a che quest'ultima acquisisse la titolarità del dominio contestato, configurando il sito “nuovariver.com pet breeding”. La Resistente asserisce, dunque, di avere un interesse legittimo, condiviso peraltro con i fondatori del gruppo Nuova River Srl, all'acquisizione ed utilizzo del nome a dominio contestato, stante l'attività commerciale di collaborazione intrapresa con la Astro Srl, già Nuova River snc.
La Resistente evidenzia invece che la Ricorrente ha attivato il nome a dominio contestato, reindirizzandolo sul proprio sito istituzionale, solo a partire dal 14 aprile 2017, dopo il deposito del ricorso, come risulterebbe evidenziato ricercando il “www.nuovariver.it” sul sito “www.archive.org”. Ritiene, dunque, che tale condotta appaia contraria ai principi di lealtà e buona fede che dovrebbero animare il presente procedimento.
La Resistente asserisce inoltre che il marchio NUOVA RIVER della Ricorrente è decaduto per mancato utilizzo quinquennale, in quanto la Ricorrente non ha mai utilizzato il marchio in questione da quando ne ha acquisito la titolarità nel 2010.
La Resistente richiede inoltre che, qualora il Collegio non ritenesse nei suoi poteri la declaratoria della decadenza summenzionata, ritenendo necessaria una declaratoria giudiziale della stessa, il presente procedimento venga sospeso in attesa della notifica dell'atto di proposizione del giudizio di decadenza, e sino alla definizione dello stesso. La Resistente indica che, in tal caso, proporrà azione di decadenza del marchio NUOVA RIVER “entro il termine di tre mesi dal 14 aprile 2017”.
La Resistente sostiene che le contestazioni mosse dalla Ricorrente alla qualità dei prodotti venduti sul sito “nuovariver.com pet breeding” sono infondate e frutto di manipolazioni tecniche, e non possono essere basate sulla titolarità di un marchio decaduto.
La Resistente conclude quindi che la Ricorrente, con la propria condotta, e con l’instaurazione del presente procedimento, sta tentando di limitare la legittima concorrenza di settore che la Resistente sta attuando, nel rispetto delle regole della concorrenza.
C. Memoria integrativa della Ricorrente
Il rappresentante della Ricorrente asserisce che, nella diffida inviata alla Resistente per conto della Ricorrente, erano stati menzionati soltanto i marchi RIVER della Ricorrente in quanto la Ricorrente non aveva indicato di essere titolare anche del marchio italiano NUOVA RIVER, circostanza emersa in seguito, all’atto della predisposizione del Ricorso.
Si informa inoltre il Collegio che le società menzionate dalla Resistente, Nuova River Srl e Astro Srl, sono prive di diritti sui segni RIVER e NUOVA RIVER, posto che la Nuova River Srl è esistente ma in liquidazione, pertanto non operativa, mentre la Nuova River snc ha modificato la propria denominazione, nel 2008, in Astro Srl, ed in tale anno ha ceduto il marchio italiano NUOVA RIVER alla Ricorrente, come da copia dell’istanza di trascrizione allegata al Ricorso dove sono evidenziati i vari passaggi, inclusi la cessione di ramo d’azienda.
La Ricorrente ribadisce pertanto che le società con le quali la Resistente indica di avere collaborazioni si sono private di qualsiasi diritto sul cuore del nome a dominio contestato, ovvero sul segno RIVER, a favore della Ricorrente, sin dal 2008.
D. Memoria integrativa della Resistente
La Resistente sostiene che i marchi RIVER della Ricorrente non possono inficiare l’altrui diritto su denominazioni diverse che contengano la parola in questione, trattandosi di un marchio debole, privo di alcuna capacità distintiva.
La Resistente asserisce che la stessa rappresentazione grafica del marchio figurativo RIVER registrato proposta dalla Ricorrente nella memoria integrativa dimostra come il marchio RIVER non sia confondibile con il nome a dominio contestato.
6. Motivi della decisione
Il paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel decidere la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca i tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha fornito soddisfacenti prove della titolarità del marchio registrato italiano NUOVA RIVER. Tale marchio, depositato originariamente il 9 novembre 1998 nelle classi 11 e 21, è costituito dalla dicitura “nuova river” e da elementi figurativi. La descrizione del marchio come riportata negli estremi dello stesso pubblicati sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è la seguente: “trattasi della parola river in carattere maiuscolo grassetto, riquadrata da una cornice oblunga, e sovrastata dalla parola nuova; il tutto posto su una base rettangolare”.
Il Collegio rileva che il cuore del marchio in esame è costituito dall’elemento verbale “nuova river”, integralmente riprodotto nel nome a dominio contestato, con la mera aggiunta del dominio di primo livello “.com”, che deve essere ignorati nel giudizio di identità o confondibilità tra i marchi e i nomi a dominio (si vedano, tra le altre, le decisioni Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429; Chevy Chase Bank, F.S.B. v. Peter Ojo, Caso OMPI No. D2000-1770; e Consorzio del Prosciutto di Parma v. Site Internet Solutions / Fausto Cocchi, Caso OMPI No. D2010-1561).
Pertanto, il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia confondibile con il marchio NUOVA RIVER della Ricorrente.
Con riguardo alle asserzioni della Resistente circa la presunta decadenza del marchio NUOVA RIVER per mancato utilizzo quinquennale da parte della Ricorrente, il Collegio rileva che non è questa la sede per esaminare tale questione e che, sulla base della documentazione agli atti, la Ricorrente risulta titolare di un marchio a tutti gli effetti valido ed idoneo a fondare il primo requisito richiesto dalla Policy.
Il Collegio rileva peraltro che dalla documentazione depositata dalle parti emerge chiaramente la titolarità, in capo alla Ricorrente, del marchio RIVER, oggetto di valide registrazioni in Unione Europea, sia come marchio denominativo che come marchio figurativo, per prodotti nelle classi 7, 11 e 21.
Comparando visivamente e foneticamente il nome a dominio contestato con il marchio RIVER, il Collegio rileva che entrambi includono la parola “river”, con l’aggiunta, nel nome a dominio contestato, del termine generico “nuova”, e del suffisso “.com”, che ad avviso del Collegio non sono sufficienti ad escludere la confondibilità tra i segni oggetto di comparazione. Pertanto, si ritiene che il nome a dominio contestato sia anche confondibile con il marchio RIVER sul quale la Ricorrente ha diritti.
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui all'articolo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve provare che la Resistente non ha alcun diritto, titolo o legittimo interesse in riferimento al nome a dominio contestato. La Resistente può provare di avere un titolo o legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato dimostrando una delle circostanze di cui al paragrafo 4(c) della Policy.
In considerazione della particolare difficoltà di provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi, molti Collegi in precedenti decisioni OMPI hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal resistente.
Nel caso in esame, non risulta che la Resistente abbia ricevuto alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi della Ricorrente né che abbia altrimenti acquisito diritti sul segno NUOVA RIVER. La circostanza che la Resistente abbia avuto rapporti commerciali con la precedente titolare del marchio NUOVA RIVER, non è sufficiente a costituire diritti su tale marchio, che dalla documentazione agli atti risulta essere stato ceduto nel 2008 alla Ricorrente, la quale ne è dunque titolare in via esclusiva.
Non risulta, inoltre, che la Resistente, la cui denominazione è Donato Rocila Srl, sia comunemente conosciuta con il nome a dominio contestato o come “Nuova River”.
Inoltre, il Collegio rileva che l’utilizzo del nome a dominio contestato posto in essere dalla Resistente non integra un’offerta di beni o servizi in buona fede né un utilizzo legittimo non commerciale. Dalle stampe del sito pubblicato in corrispondenza del nome a dominio contestato prima della presentazione del Ricorso si evince infatti che la Resistente pubblicava sul sito la dicitura “nuovariver.com – pet breeding”, immagini di attrezzature avicunicole e la dicitura “Dal 1958 nuovariver.com produce e commercializza attrezzature avicunicole per animali da cortile, mantenendom inalterata nel tempo la qualità e il servizio”, nel complesso ideonee ad indurre gli utenti in confusione in merito alla fonte, affiliazione, sponsorizzazione ed approvazione del sito e dei prodotti su di esso promossi da parte della legittima titolare del marchio.
Il Collegio ritiene pertanto che la Resistente non abbia alcun diritto o legittimo interesse in riferimento al nome a dominio contestato, ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove della registrazione e dell’uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che la resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo: o
(ii) la resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest'ultimo come nome a dominio: o
(iii) la resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente: o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte della resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del resistente e quella della ricorrente.
E’ principio consolidato tra i Collegi OMPI che tale elenco debba essere considerato esemplificativo e che ulteriori circostanze possano essere invocate a prova della malafede del registrante.
Nel caso in esame, il nome a dominio contestato è stato registrato il 13 aprile 2016, 18 anni dopo il deposito del marchio NUOVA RIVER in Italia da parte del precedente titolare di tale titolo e 8 anni dopo la cessione dei diritti sullo stesso alla Ricorrente.
In considerazione del fatto che la Resistente ha dimostrato di avere rapporti commerciali sin dal 2015 con la precedente titolare del marchio NUOVA RIVER ed ha utilizzato il nome a dominio contestato, sostanzialmente identico a tale marchio, per promuovere attrezzature avicunicole analoghe a quelle commercializzate dalla Ricorrente, il Collegio ritiene che la registrazione del nome a dominio contestato in capo alla Resistente non sia ascrivibile ad una mera coincidenza.
Le circostanze del caso suggeriscono che la Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato al fine di presentare sé stessa come legittima titolare del marchio NUOVA RIVER, la cui titolarità è stata ceduta nel 2008 alla Ricorrente.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il nome a dominio contestato sia stato intenzionalmente usato da parte della Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e servizi della Resistente e dando l’impressione che vi fosse un legame tra l’attività della Resistente e quella della Ricorrente.
La circostanza che, a seguito della presentazione del Ricorso, il sito sia stato disattivato, non esclude la possibilità di rinvenire un uso in malafede, considerato che, come evidenziato nei paragrafi precedenti, sono state provate l’assenza di diritti e la malafede della Resistente. E’ peraltro un principio costantemente affermato dai Collegi OMPI, a partire dalla decisione Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, che anche la mera detenzione passiva (c.d. “passive holding”) di un nome a dominio può costituire, in presenza di ulteriori circostanze a prova della malafede del registrante, un utilizzo in malafade ai sensi della Policy.
Il Collegio ritiene quindi di poter pacificamente concludere che il nome a dominio contestato è stato registrato ed usato in malafede.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore della Ricorrente del nome a dominio contestato <nuovariver.com>.
Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 26 maggio 2017