WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Eli Lilly and Company v. Giray Sonmez / Life Medikal, Life Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.

Dava No. D2016-2619

1. Taraflar

Şikayet Eden, Faegre Baker Daniels LLP, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) tarafından temsil edilen, Indianapolis, Indiana, ABD’de yerleşik Eli Lilly and Company’dir.

Şikayet Edilen, İzmir, Türkiye’de yerleşik Giray Sonmez / Life Medikal, Life Medikal Dış Tic. Ltd. Şti.’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <trcialis.net>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 23 Aralık 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 23 Aralık 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Aralık 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 19 Ocak 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 23 Ocak 2017 tarihinde, Şikayet Eden, Şikayet’te değişiklik beyanı sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve Şikayet’te değişiklik beyanının, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Ocak 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 14 Şubat 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 15 Şubat 2017 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 20 Şubat 2017 tarihinde İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe’yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İşlemler dili hakkındaki, Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Bu dosyada, ihtilaflı alan adına ilişkin Tescil Anlaşması’nın dili Türkçe olduğu için, İdari Hakem, idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir ve Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. Şikayet Eden’in Türkiye’de yerleşik ve faaliyet gösteren iştiraki de bulunmaktadır.

Şikayet’in Ek 6’sında sunulan bilgilere göre, Şikayet Eden, 132 ülkeyi kapsayan 190 CIALIS marka tescilinin sahibidir. Şikayet Eden, CIALIS için ilk marka başvurusunu 17 Haziran 1999 ABD’de yapmıştır ve bu başvuru sonucunda CIALIS markası, ABD Patent ve Marka Ofisi (“USPTO”) nezdinde, 10 Haziran 2003 tarihinde tescil edilmiştir. Türkiye’de ilk CIALIS marka başvurusu ise, 26 Kasım 1999’da gerçekleştirilmiştir ve CIALIS markası, 22 Kasım 2000 tarihinde, Türk Patent Enstitüsü (yeni adı Türk Patent ve Marka Kurumu) (“TPE”) nezdinde tescil edilmiştir.

Ayrıca, dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden markasını içeren birçok alan adını tescil ettirmiştir ve kullanmaktadır. Şikayet Eden, <cialis.com.tr> alan adını, 24 Mart 2015 tarihinde Türkiye’de tescil ettirmiştir.

İhtilaflı alan adı <trcialis.net>, Şikayet Edilen tarafından, 27 Mayıs 2016 tarihinde tescil ettirilmiştir.

İdari Hakem, 3 Mart 2017 tarihinde ihtilaflı alan adını ziyaret ettiğinde, bu alan adının bir internet sitesine bağlı olmadığını ve aktif kullanımın durdurulmuş olduğunu görmüştür. İdari Hakem, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından 5651 sayılı Kanun uyarınca ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilgili kararı uyarınca, ihtilaflı alan adına erişimin engellendiğini tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(iv) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir. Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, TPE nezdinde de tescilli CIALIS (tescil tarihi 22 Kasım 2000) markasının sahibi olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in tescilli markası ve alan adı ile aynı ve karıştırılacak düzeyde benzer olduğunu ileri sürmektedirler. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adında bulunan, “tr” ibaresinin Türkiye’nin iki harfli resmi ülke uzantısı olduğu ve jenerik üst düzey domain uzantısı olan (“gTLD”) “.net” ibaresinin ayırt edici niteliği olmadığını ileri sürmektedir. Şikaye Eden, CIALIS markası gibi tanınmış bir markaya coğrafi bir ibarenin eklenmesinin karışıklık yaratacak derecede benzerliğe sebebiyet verilmesinin önüne geçmeyeceğini ileri sürmüştür.

Ayrıca, Lilly ICOS LLC v. Clarkepharma Co., WIPO Dava No. D2007-0447 ’ye atıf yaparak, CIALIS markasının yüksek derecede özgün bir karaktere sahip doğuştan ayırt ediciliği olan ve genel günlük konuşma diline ait olmayan bir ibare olduğunu belirtmiştir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir. Ayrıca, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilintili Internet sitesinde Şikayet Eden’in CIALIS markalı ürününün yasadışı taklitlerinin reklamının yapıldığını ve söz konusu taklit ürünlerün satışa sunulduğunu belirtmiştir. Ayrıca, ihtilaflı alan adında Şikayet Eden’in markalarını kullanması sebebi ile, Şikayet Edilen’in, internet kullanıcılarını ticari kazanç sağlamak amacıyla kendi internet sitesine yönlendirmek üzere, CIALIS markasının tanınmışlığından veya şerefiyesinden yararlanmaya çalıştığını ileri sürmüştür.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’in 2000 yılından bu yana tescilli ve kullanılan CIALIS markasından haberdar olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

Ayrıca, coğrafi işaretlerin bir alan adında kullanılmasının, internet kullanıcılarını, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in bir ülkedeki resmi internet sitesi veya ilgili bölgedeki mümessil veya distribütörlere yönelik olarak oluşturulmuş bir site sanmalarını sağlayacak şekilde yanlış yönlendirebileceğini belirtmiş, bunun da kötü niyetli tescile ilişkin bir delil teşkil ettiğini belirtmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i), Şikayet Eden’in, ihtilaflı alan adının üzerinde, hakları bulunduğunu iddia ettiği markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde kullanıldığını göstermesi gerektiğini öngörmektedir.

İlk olarak, Şikayet Eden’in TPE nezdinde söz konusu markaya ilişkin tescilleri bulunmaktadır ve bu markaya ilişkin alan adlarının da sahibidir. İdari Hakem, Şikayet Eden’in CIALIS markası üzerinde münhasır hakkı bulunduğu kanaatine varmıştır, T. Rowe Price Associates, Inc. v. J A Rich, WIPO Dava No. D2001-1044.

Ayrıca, ihtilaflı <trcialis.net> alan adında yer alan “tr” ibaresinin Türkiye’nin iki harfli resmi ülke uzantısı olduğu, ilgili mal ve hizmetlerin sunulduğu coğrafi alanı nitelemesi ve genel olarak ayırt ediciliği olmaması nedeniyle ihtilaflı alan adında yer alan “CIALIS” ibaresi, esas unsur olarak kabul edilmektedir. “CIALIS” ibaresi ise, Şikayet Eden’in tescilli markaları ile ve alan adlarının esas unsuru ile birebir aynıdır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında, idari hakem heyetleri, tanımlayıcı kelimeler eklemenin, marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir.

Ayrıca, Eli Lilly and Company v. Sedef Gul / Elit Medical Dis Tic Ltd Sti, WIPO Dava No. D2015-0432.

kararında, <cialis-turkiye.com> alan adı, Şikayet Eden’in ürünlerinin satışa sunulduğu belirli bir coğrafi pazara atıfta bulunduğu için, Şikayet Eden’in markası ile karışıklık yaratacak derecede benzer olduğu belirlenmiştir.

Son olarak, <cialisturkiye.net> ihtilaflı alan adına ilişkin verilen Eli Lilly and Company v. Veysel Tekbiyik, WIPO Dava No. D2015-0300 kararında; İdari Hakem Heyeti, “bağımsız olarak bir anlam taşımayan tanınmış bir markaya ülke adının eklenmesi, ihtilafa konu alan adı ile Şikayet Edenin markası arasındaki karışıklık yaratacak derecedeki benzerliği ortadan kaldırmamaktadır” yorumunda bulunmuşlardır.

Bu kapsamda, İdari Hakem, Şikayet Eden’in söz konusu tescilli marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait marka ile aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede İdari Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin Şikayet Eden tarafından sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika, madde 4(a)(ii)’ye göre, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika’nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden madde 4(a)(ii)’da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. Politika, madde 4(c)’de Şikayet Edilen’e alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pekçok imkan vermektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie ortaya koymuştur. Şikayet Edilen herhangi bir cevap sunmayarak, hak ve meşru menfaati olduğuna dair bir delil sunmadığından ve aleyhine ileri sürülen iddiaların aksini kanıtlayamadığından, İdari Hakem, Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir. De Agostini S.p.A v. Marco Cialone, WIPO Dava No. DTV2002-0005.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e CIALIS markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Her ne kadar 3 Mart 2017 tarihinde yapılan inceleme neticesinde ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesine erişim engellenmiş olsa da, Şikayet’in sunulduğu tarihte, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde Şikayet Eden’in CIALIS markalı ürününün yasadışı taklitlerinin reklamının yapıldığına ve söz konusu taklit ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin deliller sunulmuştur. İdari Hakem, işbu uyuşmazlıkta Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in tescilli markasının tanınmışlığından hareket ederek, internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek suretiyle finansal kazanç elde etme amacında olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla İdari Hakem, Politika’nın 4(c)(iii) maddesi bağlamında Şikayet Edilen’in meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., WIPO Dava No. D2008-1379.

Yukarıdaki sebepler nedeniyle, İdari Hakem Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir. Politika, madde 4(a)(ii)’nin gerekleri yerine getirilmiş olup, İdari Hakem sonuç olarak, Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Şikayet Eden’e ait CIALIS markası, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı tescil ettirilmeden daha önce tescil edilmiş ve kullanılmaktadır. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken, Şikayet Eden’e ait markadan ve bu marka altında yapılan ticari satışlardan kuvvetle muhtemel olarak haberdar olduğu kanaatine varmıştır. Bu sebeple, Şikayet Edilen’in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının, Şikayet Eden’e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyiniyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir. Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Her ne kadar 3 Mart 2017 tarihinde yapılan inceleme neticesinde ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesine erişim engellenmiş olsa da, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği kanaatine varılmıştır. Şikayet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının kullanımı ile Şikayet Eden’in CIALIS markasını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Karar tarihinde, bu tür kullanım durdurulmuş olsa bile, bu durum, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını CIALIS markasıyla iltibas yaratmak ve bundan haksız kazanç elde etmek için kullanmış olduğunu açıkça göstermektedir.

Şikayet Eden’in CIALIS markasının dünyadaki tanınmışlık düzeyi ve Türkiye’yi de kapsayan yaygın kullanımı nedeniyle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde CIALIS markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Şikayet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre, Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, CIALIS markası altında yasal olmayan veya taklit ilaç ürünleri pazarlamıştır. Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’le bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratmak ve bundan haksız kazanç elde etmek için kullanmış olduğu açıkça görünmektedir. Ayrıca, eski tarihli WIPO kararlarında da belirtildiği üzere, taklit veya rekabet yaratan ürünlerin satışa sunulması, Politika’nın 4(b)(iv) maddesi kapsamında, ticari yarar sağlamaya yönelik kötü niyet teşkil etmektedir.

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 ve Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davalarında olduğu gibi, söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca <trcialis.net> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
İdari Hakem
Tarih: 6 Mart 2017