Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gedesco Services Spain, S.A.U. c. Ficomsa Servicios Financieros, S.L.

Caso No. D2015-2120

1. Las Partes

La Demandante es Gedesco Services Spain, S.A.U., con domicilio en Valencia, España, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es Ficomsa Servicios Financieros, S.L., con domicilio en Paterna, Valencia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gedescofacil.com> (el “Nombre de Dominio”).

El Registrador del Nombre de Dominio es 1&1 Internet AG.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2015. El 23 de noviembre de 2015 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de diciembre de 2015 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, y técnico.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de diciembre de 2015. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de diciembre de 2015. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de diciembre de 2015.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de enero de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

El presente procedimiento se ha tramitado de forma paralela a otro cuya demanda ha sido presentada por la misma Demandante y en la misma fecha. Se trata de Gedesco Services Spain, S.A.U. c. Descuenta Fácil y Rápido, S.L. y Sergio Jiménez Ruiz, Caso OMPI No. DES2015-0039, relativo al nombre de dominio <gedescofacil.es>, caso relacionado con el presente, como se verá más abajo, habiendo nombrado el Centro al mismo Experto, quien igualmente ha aceptado, conforme queda dicho en el párrafo anterior.

La Demandante ha presentado la Demanda en español y ha solicitado, de forma motivada, que el idioma del procedimiento sea el español. La Demandada no se ha opuesto. El Registrador por su parte ha informado de que se ha utilizado el español para registrar el Nombre de Dominio, dándose también la circunstancia de que ambas partes son de nacionalidad española y están domiciliadas en España, más concretamente en la provincia de Valencia. Por ello, este Experto considera que se cumplen los requisitos que se requieren para determinar que el español sea el idioma del procedimiento, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante se dedica a la actividad de descuento de pagarés.

La Demandante ha acreditado la titularidad y vigencia de los siguientes registros españoles: Marca nº 2581018 GEDESCO, concedida el 7 de febrero de 2005; Marca nº 2838599 GEDESCO SIOSI CREDIT, concedida el 24 de febrero de 2009; Marca nº 3027412 GEDESCO, concedida el 3 de octubre de 2012; Marca nº 3027423 GEDESCO TU RESPALDO FINANCIERO, concedida el 19 de julio de 2012; Marca nº 2919882 GEDESCO+ES DESCUENTO DE PAGARES, concedido el 1 de julio de 2010; Marca nº 2759034 GEDESCO DESCUENTO DE PAGARES, concedida el 17 de marzo de 2008; y Marca nº 2669788 GEDESCO, concedida el 24 de julio de 2006. La Demandante también acredita la vigencia del Nombre Comercial nº 209584 GEDESCO, S.A., concedido el 15 de octubre de 1997, si bien en el caso de este último registro no consta inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas el cambio de nombre de la sociedad titular, por lo que no puede ser tenido en consideración.

El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de mayo de 2012.

El Nombre de Dominio se encuentra actualmente inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que su empresa se dedica desde hace años a prestar servicios de descuento de pagarés facilitando liquidez a “pymes” y autónomos, habiendo sido constituida la sociedad el 25 de abril de 2001, y añade que en la actualidad cuenta con una amplia red de delegaciones propias y agentes comerciales repartidos por todo el territorio español, con unas cifras de facturación que han crecido considerablemente durante los últimos años.

- Que se ha mostrado como un referente del sector financiero y ha aparecido de forma reiterada en los principales medios de comunicación españoles, los cuales se han hecho eco de sus campañas comerciales y se han servido de la información de la empresa para generar noticias de interés para el público.

- Que es titular de diversos registros españoles que incluyen la denominación GEDESCO, para distinguir, entre otros, servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, citando concretamente los siguientes registros: Marca nº 2581018 GEDESCO; Marca nº 2838599 GEDESCO SIOSI CREDIT; Marca nº 3027412 GEDESCO; Marca nº 3027423 GEDESCO TU RESPALDO FINANCIERO; Marca nº 2919882 GEDESCO+ES DESCUENTO DE PAGARES; Marca nº 2759034 GEDESCO DESCUENTO DE PAGARES; Marca nº 2669788 GEDESCO; y Nombre Comercial nº 209584 GEDESCO, S.A.

- Que también posee varias páginas web y nombres de dominio, destacando el nombre de dominio <descuentofacil.es> y la página web “www.gedesco.es”.

- Que la Demandada es una empresa experta en la financiación del activo circulante para las “pymes” con especialidad en descontar pagarés, por lo que es competencia directa de la Demandante, y opera fundamentalmente en Valencia, lugar de origen de la Demandante.

- Que la marca GEDESCO se reproduce íntegramente en el Nombre de Dominio, creando confusión con las marcas de la Demandante; y añade que lo único que cambia es haber añadido a continuación de dicha denominación el término “fácil”, palabra que carece de carácter distintivo junto a una marca.

- Que GEDESCO no tiene significado en ningún idioma, considerándose como un término de fantasía no asociado a la actividad.

- Que la diferencia antes mencionada no es relevante, puesto que el signo distintivo y renombrado destaca ante el término descriptivo y genérico “fácil”, añadiendo que el hecho de haber incluido íntegramente su marca en el Nombre de Dominio puede llevar a confusión a sus clientes.

- Que si introducimos los términos “gedesco” y “gedesco facil” en uno de los principales motores de búsqueda (Google) todos los resultados incluidos en las primeras páginas están relacionados con la Demandante, siendo éste otro hecho que demuestra el renombre de que goza la marca GEDESCO y concluye que el Nombre de Dominio es tan parecido a la marca GEDESCO que crea confusión.

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que lo ha registrado con la única finalidad de beneficiarse del mismo, alegando en este sentido: i) que no posee marcas registradas con la denominación GEDESCO FACIL, mientras que no aparece ninguna marca en España (ni marca comunitaria) con la denominación GEDESCO que no pertenezca a la Demandante, todo ello como se desprende de las búsquedas cuyo resultado aporta; y ii) que no ha sido autorizada por la Demandante para usar la marca GEDESCO ni es licenciataria de la misma.

- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe y asimismo está siendo utilizado de mala fe por la Demandada, puesto que con este registro se intenta entorpecer y perjudicar la actividad de la Demandante y como evidencia de ello alude al hecho de que la correspondiente página Web carece de contenido.

- Que, con anterioridad a la iniciación de este procedimiento, la Demandante ha intentado solucionar el conflicto de forma amistosa, enviando una carta a la Demandada el 25 de septiembre de 2015, cuya recepción de fecha 1 de octubre del mismo año fue firmada por Sergio Jiménez Ruiz.

- Que la Demandada opera en el mismo mercado que la Demandante, por lo que el uso de la marca GEDESCO para atraer parte del tráfico de visitas a sus páginas Web podría ser considerado competencia desleal con intención de confundir a los consumidores, lo que evidencia la mala fe de la Demandada.

- Que actualmente se está tramitando un procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, entre las partes, por el uso de la marca GEDESCO como palabra clave en el principal motor de búsqueda Google, y añade que la Demandada viene utilizando desde hace meses la marca GEDESCO para atraer usuarios - que han realizado una búsqueda de dicha marca - hacia una web de su propia marca, si bien dicho procedimiento judicial no afecta al Nombre de Dominio.

- Que por todo ello considera que es política de la Demandada utilizar la marca GEDESCO bien para atraer negocio, bien para perjudicar a su directa competencia, a saber, la sociedad Demandante.

- Que la Demandada, a través de su representante y de la empresa Descuenta Fácil y Rápido, S.L., es titular del nombre de dominio <gedescofacil.es> que no dispone de contenido.

Finalmente, reitera la existencia de una controversia judicial entre las partes ante los Tribunales españoles, aclarando que en dicho procedimiento judicial no se dirime la propiedad del Nombre de Dominio; asimismo informa de que el mismo día en que se presenta la Demanda del presente procedimiento también se presenta una demanda por el nombre de dominio <gedescofacil.es>, antes mencionado.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante en el plazo concedido para ello; si bien, un tercero que actúa como demandado en el procedimiento Caso OMPI No. DES2015-0039 ha realizado determinadas manifestaciones extemporáneas y, en particular, ha pretendido que se tenga por contestada la Demanda en el presente procedimiento. En este sentido manifiesta que, por error, no se incorporó la referencia a este expediente en la contestación a la demanda presentada en el Caso OMPI No. DES2015-0039 relativa al nombre de dominio <gedescofacil.es>, indicando asimismo que da por reproducidos los mismos argumentos para el presente caso. Recordemos que, como queda indicado anteriormente (ver punto 3) la resolución de ambos casos ha sido encomendada al mismo Experto.

No es posible admitir tales pretensiones, por diversos motivos, principalmente porque el presente procedimiento se rige por la Política y el Reglamento UDRP distintas de las que rige el procedimiento relativos a nombres de dominio correspondientes al códigos de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”. Esta circunstancia por sí sola obliga a que los demandados – que además son distintos en cada caso - contesten a sendas demandas por separado y conforme a las reglas o políticas que corresponden a cada procedimiento.

Cabe recordar igualmente que uno de los objetivos esenciales de la Política es ofrecer a las partes un sistema de resolución de disputas relativas a nombres de dominio dinámico y flexible, evitando los inconvenientes propios de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos entre los que cabe destacar, entre otros, el cruce de numerosos documentos y de alegaciones entre las partes. Tan sólo en circunstancias excepcionales se puede aceptar la presentación de escritos adicionales no solicitados.

En el presente procedimiento el Experto no considera que se produzcan dichas circunstancias excepcionales, por lo que no se tiene en consideración los escritos presentados por el tercero que actúa como demandado en el procedimiento Caso OMPI No. DES2015-0039 y por su representante autorizado, si bien el Experto deja constancia de que, en el supuesto de haberlos tenido en cuenta, no habría variado el sentido de su decisión final.

En consecuencia, este Experto considera que no procede tener por contestada la Demanda.

6. Cuestión previa

La Demandante ha formulado alegaciones en el sentido de que existe un proceso judicial en marcha entre las Partes, si bien aclara que el mismo no versa sobre la titularidad del Nombre de Dominio. La Demandada no ha negado este hecho. A la vista de tales alegaciones y de lo previsto en el artículo 11 del Reglamento, este Experto decide la continuidad del presente procedimiento.¹

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y la Demandada, procede asimismo considerar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español.

7.2. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

Numerosas decisiones emitidas bajo la Política vienen considerando que la falta de respuesta de un demandado no supone automáticamente la estimación de la demanda. Es decir, la ausencia de respuesta del demandado no significa que el experto ha de aceptar como verdaderos todos los hechos, alegaciones y pruebas en que la demandante apoya su demanda (ver, entre otras, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan, Caso OMPI No. D2004-0383). Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5.e) del Reglamento, a falta de respuesta del demandado, el experto debe considerar las pretensiones de la demandante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sacar las conclusiones que estime ajustadas a la Política, al Reglamento y a las disposiciones de Derecho que considere aplicables (ver, entre otras, Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Móvil, S.A. c. Miguel Menéndez, Caso OMPI No. D2001-1479; y Almadera S.L. c. Domingo Rodríguez Martínez, Caso OMPI No. D2005-1130).

En consecuencia, en el presente caso el Experto decidirá a partir de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante con su escrito de Demanda y del resultado de sus propias verificaciones, valorando todas las circunstancias que le consten (ver, entre otras, Banco Río de la Plata S.A. c. Alejandro Razzotti, Caso OMPI No. D2001-0173).

7.3 Presentación de escritos adicionales

Constan en el expediente un escrito suplementario remitido por la Demandante y un escrito de un tercero que actúa como demandado en el procedimiento Caso OMPI No. DES2015-0039 que no pueden ser tenidos en cuenta por ser claramente extemporáneos y por los motivos que se exponen seguidamente.

En el Reglamento no se prevé expresamente la regulación para comunicaciones suplementarias por cualquiera de las partes, salvo en respuesta a una notificación de deficiencia o si es solicitado por el Centro o por el Experto. Los párrafos 10 y 12 del Reglamento vigente otorgan a la sola discreción del Experto determinar la admisibilidad de tales comunicaciones recibidas de cualquiera de las Partes.

Por otra parte, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, Caso OMPI No. D2001-1447; AutoNation Holding Corp. v. Rabea Alawneh, Caso OMPI No. D2002-0058; o De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd., Caso OMPI No. D2003-0484) han establecido que, a fin de considerar si un escrito no solicitado debe ser aceptado o no en el marco de un procedimiento, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:

(1) Los procedimientos basados en la Política deben fundamentarse en el principio básico de eficiencia procedimental, evitando ralentizaciones o complicaciones innecesarias;

(2) Las partes en los procedimientos deben ser tratadas de forma ecuánime, de modo que cada una de ellas tenga una oportunidad real de presentar sus argumentos; y

(3) Cualquier documentación adicional presentada por una u otra parte sin haber sido requerida a ello, para ser aceptada, debe acreditarse como relevante para la resolución del procedimiento. Asimismo, la parte que presente dicha documentación adicional debe probar que no pudo aportar la información contenida en la misma en el momento de presentar la demanda o la contestación a la demanda.

Como anteriormente ha mencionado este Experto tan sólo en circunstancias excepcionales se puede aceptar la presentación de escritos adicionales no solicitados.

En el presente procedimiento el Experto no considera que se produzcan dichas circunstancias excepcionales, por lo que no se tienen en consideración los referidos escritos, si bien el Experto deja constancia de que, en el supuesto de haberlos tenido en cuenta, no habría variado el sentido de su decisión final.

7.4. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política

Conforme al párrafo 4.a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido o cancelado sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

(i) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;

(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y

(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

7.4.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En el presente caso, para cumplir con este requisito exigido por la Política, basta con tener en consideración los registros de la marca GEDESCO, es decir, no es necesario recurrir a los restantes registros derivados de aquellos; y al compararlos con el Nombre de Dominio se puede afirmar la existencia de riesgo de confusión, dado que el Nombre de Dominio consiste en esa misma denominación a la que tan solo se le ha añadido la palabra “facil”, término claramente descriptivo o evocativo que no permite una suficiente diferenciación de GEDESCO. Asimismo, el riesgo de crear confusión en este caso también puede producirse por asociación, pues cabe interpretar que se trata de otro signo derivado de la marca GEDESCO, de tal modo que puede establecerse una falsa asociación o conexión entre la Demandante y el Nombre de Dominio. Por último, es obvio que resulta irrelevante en este caso el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” a efectos comparativos.

Existen numerosas decisiones en las que los Expertos de la OMPI han mantenido esta tesis en casos parecidos, afirmando que si un nombre de dominio integra en su totalidad la marca del demandante existe riesgo de confusión, en particular cuando los términos añadidos al mismo carecen de distintividad.

Además, en el presente caso procede hacer las siguientes consideraciones:

i. GEDESCO es un término de fantasía y no es susceptible de asociación con la actividad y/o servicios que con él se distinguen, es decir, no es un término evocativo de los mismos. Por este motivo, cabe afirmar que se trata de una marca que goza de una fuerte carga de distintividad;

ii. GEDESCO puede calificarse como marca notoria en el sector, a la vista de la documentación aportada por la Demandante respecto a la implantación y difusión de la misma durante los últimos años; teniendo en cuenta también que la Demandada no ha contestado a las alegaciones formuladas en la Demanda sobre este particular, donde incluso se emplea el calificativo de renombrada, y el hecho de que al propio Experto le consta dicha notoriedad, debido fundamentalmente a la aparición intensiva de publicidad que sobre ella aparece en Internet; y

iii. El riesgo de confusión por asociación aumenta por tratarse de marca notoria en el sector al que pertenecen ambas Partes.

En consecuencia el Experto considera cumplido este primer requisito.

7.4.B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, la Demandada puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles, a saber:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

Como se ha indicado anteriormente, la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna para demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio. En este punto se ha de recordar que son numerosas las decisiones emitidas en virtud de la Política en las que se ha considerado que, aunque corresponde al demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa de la demandada demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas.

Este Experto considera que ha quedado acreditada la notoriedad de la marca GEDESCO, al menos en España, donde residen tanto la Demandante como la Demandada, en relación con las actividades y servicios que ambas partes ofrecen en el mercado, puesto que pertenecen al mismo sector y, por tanto son competidoras. En realidad, ambas partes tienen su domicilio social en la misma provincia española (Valencia). Por ello, cabe presumir que en el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita afirmar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio; por el contrario, este Experto considera que la Demandada eligió la denominación “gedescofacil” para el registro del Nombre de Dominio siendo plenamente consciente de la existencia de la marca GEDESCO y con la pretensión de aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno. En cualquier caso, la Demandada difícilmente habría podido justificar como casual la elección de una denominación que comprende íntegramente la marca GEDESCO, dada la distintividad que ésta presenta. Recordemos lo dicho anteriormente en el sentido de que GEDESCO es un término de fantasía, que no es susceptible de asociación con la actividad y/o servicios que con él se distinguen y que no es un término evocativo de los mismos.

Se cumple, por tanto, el segundo requisito de la Política (párrafo 4.a)ii), entendiendo este Experto que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.

7.4.C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.

Como queda dicho más arriba, no consta que la Demandada ostente derecho alguno de propiedad industrial o cualquier otro derecho sobre el término “gedescofacil” que compone el Nombre de Dominio y, dadas las circunstancias que concurren en el presente caso, este Experto acepta que la Demandante no ha concedido a la Demandada ninguna licencia o autorización para registrar y/o usar la marca GEDESCO formando parte integrante de un nombre de dominio. Por el contrario, la Demandante envió un requerimiento a la Demandada con información sobre sus derechos y exigiéndole la transferencia voluntaria del mismo, requerimiento que no fue atendido.

El mero hecho de que la marca GEDESCO sea notoria en su sector permite presumir que la elección del Nombre de Dominio no es casual. Este Experto recuerda que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

Por tanto, este Experto entiende que con el registro del Nombre de Dominio tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca GEDESCO, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e de la citada Ley).

Respecto al uso del Nombre de Dominio, procede añadir que, de las circunstancias del presente caso se desprende que habiéndose registrado el Nombre de Dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se encuentra vinculada al conocimiento que tenía la Demandada, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (ver entre otras, Comunidad Autónoma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017). Actualmente el Nombre de Dominio no se usa en relación con un sitio web vinculado a la Demandada, aunque esta falta de uso también puede ser considerada como un uso de mala fe, conforme a numerosas Decisiones dictadas en virtud de la Política. En el presente caso, el Experto considera que difícilmente el uso hipotético del Nombre de Dominio, asociándolo a servicios financieros y más concretamente para ofrecer servicios de descuento de pagarés, podría realizarse sin afectar los derechos exclusivos de la Demandante, puesto que el mismo incluye la marca notoria GEDESCO. Recordemos en este punto que, además, ambas Partes residen en la misma provincia española (Valencia) y son competidoras, es decir, se dedican a la misma actividad y ofrecen los mismos servicios.

Por último, cabe añadir que en el presente caso existe otro importante indicio de mala fe, pues como queda dicho en el párrafo 3, este Experto también ha tenido conocimiento del expediente correspondiente al Caso OMPI No. DES2015-0039 relativo al nombre de dominio <gedescofacil.es>, en el que coincide la Demandante, si bien no coincide la parte Demandada puesto que no consta como titular del citado nombre de dominio. Por este motivo, los demandados en el Caso OMPI No. DES2015-0039 son Descuenta Fácil y Rápido, S.L. y Sergio Jiménez Ruiz, ambos domiciliados en Paterna (Valencia). Concretamente, la citada sociedad Descuenta Fácil y Rápido, S.L. tiene idéntico domicilio social al de la sociedad Demandada en este procedimiento. Pues bien, Sergio Jiménez Ruiz ha confirmado, al contestar a la demanda en el procedimiento del citado Caso OMPI No. DES2015-0039, que es apoderado de la Demandada (Ficomsa Servicios Financieros, S.L.), al tiempo que afirma no tener ninguna relación laboral con Descuenta Fácil y Rápìdo, S.L., sociedad demandada en el Caso OMPI No. DES2015-0039. Estos hechos resultan sorprendentes y sobre todo llama poderosamente la atención, por ser algo insólito, el hecho de que el apoderado de la Demandada haya registrado el mismo día y con idénticos datos de contacto administrativo dos nombres de dominio, consistentes en la marca de la Demandante (GEDESCO) y con la simple adición del término genérico “fácil”.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que la Demandada ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii).

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <gedescofacil.com> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 28 de enero de 2016

¹ En este sentido véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) párrafo 4.14.