Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Librairie des Artistes contre Deborah Benhamou

Litige No. D2015-0079

1. Les parties

Le Requérant est Librairie des Artistes de Paris, France, représenté par le cabinet Grégoire Halpern, France.

Le Défendeur est Deborah Benhamou d’Ibiza, Espagne.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <sexodrome-europe.com> et <sexodrome.xxx>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Librairie des Artistes auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 18 janvier 2015.

En date du 19 janvier 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 janvier 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 28 janvier 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les coordonnées du titulaire des noms de domaine concernés telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 février 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 5 février 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 février 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 février 2015. Le 24 février 2015, le Centre a reçu une communication additionnelle de la part du Requérant.

En date du 6 mars 2015, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert unique dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société « Librairie des Artistes » a pour activité la projection de films, l’organisation de spectacles et la vente de lingerie, sextoys, produits intimes, et autres. Le Requérant exploite un établissement de spectacle intitulé « Sexodrome » à Paris et est titulaire de la marque SEXODROME déposée auprès de l’INPI en date du 6 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 063422147 dans les classes 35, 38, 41, 42.

Les noms de domaine litigieux <sexodrome.xxx> et <sexodrome-europe.com> ont été enregistrés le 24 septembre 2014. Le Défendeur utilise le nom de domaine <sexodrome.xxx> pour proposer des liens de référencement pour d’autres sites web. Le Défendeur utilise le nom de domaine <sexodrom-europe.com> pour exploiter un sex-shop en ligne.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, puisqu’ils ont été réservés par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne l’origine des produits mis en vente sur ce site web.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que le mot « Sexodrome » est utilisé de manière usuelle partout dans le monde dans l’industrie du divertissement pour adultes. Le Défendeur soutient également que les droits de marque du Requérant ne sont valables qu’en France et qu’il a tous les droits d’utiliser le mot « Sexodrome » en dehors de la France.

6. Discussion et conclusions

A. Quant à la procédure - Communications additionnelles

Le paragraphe 12 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la Procédure. Il n’y a pas de disposition dans les Règles d’application prévoyant la possibilité de soumettre des communications non sollicitées par la Commission administrative.

Dans sa décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner, Litige OMPI No. D2001-1447, la commission administrative a résumé les différentes opinions rendues à ce sujet, certaines excluant tout dépôt supplémentaire non sollicité (J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York c. Resource Marketing, Litige OMPI No. D2000-0035) et d’autres interprétant le paragraphe 12 des Règles plus largement en considérant qu’il ne s’opposait pas à l’acceptation de dépôts supplémentaires (Viz Communications, Inc. c. Redsun dba www.animerica.com and David Penava, Litige OMPI No. D2000-0905).

Dans le cas d’espèce, la Commission administrative choisit de faire sienne la position développée dans la décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, supra à savoir qu’un dépôt supplémentaire devrait être admis suivant les circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire.

La Commission administrative considère qu’en l’espèce, la communication envoyée par le Requérant concerne des éléments que la partie concernée pouvait parfaitement invoquer au moment où elle a déposé sa Plainte ou dans le délai imparti pour ce faire. Dès lors, la Commission administrative a décidé de ne pas tenir compte de cette communication additionnelle et se contentera des arguments contenus dans la plainte du Requérant pour rendre une décision dans la présente affaire. La Commission administrative note toutefois que même si elle avait admis la communication additionnelle envoyée par le Requérant, celle-ci n’aurait pas été susceptible de modifier sa Décision quant au fond.

B. Quant au fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que les noms de domaine litigieux peuvent être transférés.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i). les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii). le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii). les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

B.1. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Comme le Requérant est titulaire de la marque française SEXODROME, enregistrée pour des services liées à la publicité, la télécommunication, l’éducation et l’informatique, le Requérant a établi qu’il existe un droit de marque de fabrique ou de service dont il est titulaire.

La Commission considère que le nom de domaine litigieux <sexodrome.xxx> est identique à la marque du Requérant. En ce qui concerne le nom de domaine litigieux <sexodrome-europe.com>, la Commission considère qu’il est semblable à la marque du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit la marque invoquée en ajoutant simplement le terme géographique « Europe », ainsi qu’un trait d’union entre les deux mots (Voir: SAP AG c. Domains by Proxy, Inc. / Sales, Litige OMPI No. D2009-0264 et Swarovski Aktiengesellschaft c. A. S., Litige OMPI No. D2012-0629).

Puisque les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables à la marque dont le Requérant est le titulaire, l’identité entre le premier nom de domaine litigieux et la marque du Requérant est établie ainsi que le fait que la similitude entre le deuxième nom de domaine litigieux et la marque du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B.2. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (Voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de sa marque française SEXODROME, laquelle n’est pas contesté par le Défendeur et est antérieure à l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer les noms de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur. Dès lors, la Commission considère que le Requérant a démontré qu’à première vue, le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux.

Toutefois, le Défendeur répond en invoquant le fait que le nom « Sexodrome » est utilisé de manière usuelle à travers divers pays et par différentes parties dans l’industrie érotique et pornographique. Le Défendeur fournit une liste d’exemples démontrant que de nombreuses parties font usage du nom « Sexodrome » – ou d’une variante « Sexodrom » en fonction de la langue utilisée – pour désigner un univers dans le commerce de l’érotisme et de la pornographie. Enfin, le Défendeur soutient faire usage des noms de domaine litigieux soit pour proposer des liens de référencement vers d’autres sites, soit pour vendre des jouets sexuels via une société tierce basée en Suisse. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l’usage que le Défendeur fait des noms de domaine est lié au sens usuel du mot « Sexodrome » et ne vise pas forcément le territoire ou les services protégés par les droits de marque du Requérant.

La Commission fait également remarquer que le suffixe « Drome » en anglais ou en français – ou « Drom » en allemand – a un caractère générique du fait de son utilisation pour désigner un mouvement ou une course dans des mots comme vélodrome, hippodrome, aérodrome ou motordrome. La Commission estime que le Requérant ne peut s’opposer à l’utilisation internationale du terme « Sexodrome » dans un nom de domaine.

Dès lors, la Commission considère qu’il est vraisemblable que le Défendeur ait un intérêt légitime dans les noms de domaine litigieux. Le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs, n’est donc pas rempli.

B.3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Vu la décision de la Commission concernant les droits ou intérêts légitimes, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le critère de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi, puisque les trois critères doivent être démontrés cumulativement afin de pouvoir ordonner l’annulation ou le transfert des noms de domaine litigieux.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission décide de rejeter la demande du Requérant et décide de maintenir les noms de domaine <sexodrome.xxx> et <sexodrome-europe.com> du Défendeur.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 25 mars 2015