Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (“PROMPERÚ”) v. Crea Arte SAC

Caso No. D2014-2042

1. Las Partes

La Demandante es Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (“PROMPERÚ”) con domicilio en Lima, Perú, representada por Arteaga Casseli & De Los Santos Abogados, Perú.

La Demandada es Crea Arte SAC con domicilio en Lima, Perú, representada por sí misma.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <marcaperu.org>.

El Registrador del citado nombre de dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de noviembre de 2014. El 20 de noviembre de 2014 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 21 de noviembre de 2014 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de diciembre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de diciembre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de diciembre de 2014.

El Centro nombró a Ana María Pacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma de procedimiento

La Demanda fue presentada en español. Si bien el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, debe tenerse en cuenta que la Demandante es un organismo público peruano, que la Demandada es una empresa peruana que desarrolla sus actividades en el Perú, que el representante de la Demandada es de nacionalidad peruana y domicilia en el Perú, que el contenido de la página Web del nombre de dominio en disputa está en español, que las marcas afectadas por el registro del mencionado nombre de dominio han sido registradas en el Perú y que la contestación a la presente Demanda, así como un correo electrónico, ambos con fecha 29 de diciembre de 2014, fueron realizados por la Demandada en español. Por tanto, el idioma común de las partes es el español.

Adicionalmente, la Demandante solicitó al Centro que el idioma del presente procedimiento sea el español (no habiendo alegado la Demandada nada en contrario). El Centro tomó nota de los anteriores hechos con fechas 28 de noviembre y 30 de diciembre de 2014.

En vista de las consideraciones anteriores y atendiendo a lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el Experto considera que el idioma del procedimiento de la presente disputa debe ser el español.

5. Suspensión de procedimiento

Con fecha 30 de diciembre de 2014 el Centro – en vista de la voluntad de la Demandante de transferir el nombre de dominio en disputa - informó a las Partes si deseaban suspender el presente procedimiento con el ánimo de llegar a un acuerdo amistoso.

Con fecha 9 de enero de 2015, la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento por el plazo máximo de 30 días. El Centro confirmó la suspensión del presente procedimiento hasta el 8 de febrero de 2015.

Con fecha 20 de enero de 2015, la Demandante pidió al Centro la reanudación inmediata del procedimiento, puesto que a pesar que le había enviado a la Demandada una propuesta de acuerdo de transferencia, esta no estaba contestando a sus llamadas telefónicas ni a sus correos electrónicos.

6. Antecedentes de Hecho

6.1. La Demandante

La Demandante es un organismo público peruano, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Sus funciones principales son la promoción de bienes y servicios exportables, así como del turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú.

La Demandante también tiene registrado el nombre de dominio <marcaperu.pe>.

6.2. La Demandada

La Demandada es una empresa constituida y con domicilio en el Perú. La Demandada es una empresa de consultoría, desarrollo, e implementación de soluciones en la industria textil.

6.3. El nombre de dominio en disputa

El nombre de dominio en disputa <marcaperu.org> se encuentra registrado desde el 6 de mayo de 2011. Cabe indicar que inicialmente el nombre de dominio en disputa se vino utilizando para ofrecer diferentes productos y servicios, encontrándose actualmente inactivo.

6.4. Las marcas afectadas por el nombre de dominio en disputa

Se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú las siguientes marcas titularidad de la Demandante:

- (PERU y logotipo) en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo certificado No. 179302, vigente hasta el 7 de setiembre de 2021.

- (PERU y logotipo) en las 44 restantes clases de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo certificado No. 2566, vigente hasta el 23 de mayo de 2021.

- MARCA en las 45 clases de la Nomenclatura Internacional, inscrita bajo certificado No. 8349, vigente hasta el 23 de junio de 2024.

7. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones sostenidas por la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio en disputa es similar al punto de generar confusión con sus marcas PERU y logotipo y MARCA .

- La marca PERU y logotipo fue diseñada y desarrollada con la finalidad de convertirla en la marca país del Perú (sello distintivo del turismo, comercio exterior, e inversiones en el extranjero).

- Mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MINCETUR del 8 de febrero de 2012, el Presidente de la República del Perú otorgó carácter oficial a la MARCA PERÚ como la marca oficial del Estado Peruano.

- Sus marcas tienen la calidad de ser notoriamente conocidas, tal como ha sido reconocido en el caso DPE2013-0003. Existen adicionalmente una serie de campañas publicitarias realizadas alrededor de la marca PERU y logotipo, y lanzadas en diversos países e idiomas. Por esta razón, el análisis comparativo entre el nombre de dominio <marcaperu.org> y sus marcas debe ser riguroso.

- Si bien las marcas registradas están constituidas por el diseño estilizado de la letra P, la impresión que genera es la del término PERÚ. De otro lado, el término “.org” sólo sirve para indicar un tipo de dominio, por lo que no tiene carácter distintivo. El término “marca” que forma parte del nombre de dominio en disputa no sirve para diferenciar suficientemente el nombre de dominio en disputa con sus marcas registradas, sino que refuerza la confusión entre los signos. Además, la promoción del signo PERU y logotipo siempre se ha dado de manera que el público lo percibe como MARCA PERÚ y logotipo. Por las anteriores consideraciones, existe similitud entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa.

- La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque no posee marca registrada, nombre comercial, o lemas comerciales que contengan el término “Marca Perú”, ni es conocida en el mercado peruano con tal denominación. La Demandante no tiene ninguna relación comercial, económica, social, o legal con la Demandada, ni ha autorizado a la misma para que registre nombre de dominio que reproduzcan sus marcas. La Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de desviar a los consumidores a su página web.

- El nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, debido a que su intención fue aprovecharse de la reputación y notoriedad de las marcas de la Demandante. La Demandada ha intentado crear confusión respecto al patrocinio, promoción o respaldo de la página web, inclusive los productos que identifica en su página los hace con una marca ajena. La Demandada no tiene autorización de la Demandante para utilizar y ofrecer sus productos con sus marcas. La marca PERÚ y logotipo fue diseñada y desarrollada en julio de 2009 con la finalidad de convertirla en “Marca País”.

- Existen una serie de publicaciones que confirman el uso de la marca PERÚ y logotipo en los años 2009 y 2010, es decir, con anterioridad a la solicitud de registro del nombre de dominio en disputa. El 8 de marzo de 2011 se crearon cuentas que llevan sus marcas en las redes sociales Facebook y Twitter. Por ello, es improbable que la Demandada desconociera la existencia de la marca PERÚ y logotipo. La Demandada deja constancia en su propia página web del conocimiento de la marca PERÚ y logotipo.

B. Demandada

Con fecha 29 de diciembre de 2014, la Demandada contestó la presente Demanda. Asimismo, ese mismo día el Gerente General de la Demandada presentó un correo electrónico al Centro. En ambos documentos la Demandada solicitaba al Grupo de Expertos que acepten su decisión unilateral de transferir el nombre de dominio <marcaperu.org> a favor de la Demandante considerando que es una institución gubernamental que ha logrado posicionar el nombre del Perú como país a nivel mundial.

8. Debate y conclusiones

Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los siguientes elementos:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y

(ii) que al Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe.

Conforme el párrafo 15(a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

La Demanda ha sido notificada formalmente a la Demandada por correo electrónico y por servicio de mensajería.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante es titular de las marcas PERÚ y logotipo así como MARCA en todas las clases de la Nomenclatura Internacional, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.

Previamente a determinar si existe identidad o similitud hasta el punto de producir confusión "entre el nombre de dominio y las marcas", de acuerdo con lo que exige la Política, el Experto considera necesario precisar si la Demandante tiene un mejor derecho marcario.

La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Demandante debe haber adquirido derechos sobre su marca de productos o servicios. Es además práctica aceptada, que el párrafo 4 (a) (i) de la Política se refiere simplemente a una "marca de producto o marca de servicio" en la que el Demandante tiene derechos, y no limita expresamente la aplicación de la Política a una marca de producto o de servicio registrada. Además, en relación con el registro abusivo de nombres de dominio, el Informe Final de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (La gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de propiedad intelectual, abril de 1999), del que se deriva la Política, no distingue entre marcas de productos o de servicios registradas y no registradas (ver Imperial College v. Christophe Dessimoz, Caso OMPI No. D2004-0322, Reckitt Benckiser Plc v. Eunsook Wi, Caso OMPI No. D2009-0239. Ver también la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis OMPI 2.0”), párrafo 1.4.). En consecuencia, puede concluirse que la Política es aplicable también a las marcas de productos y de servicios no registradas. Por ello no resulta relevante si una de las marcas de la Demandante ha sido registrada con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Demandante

En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre las marcas registradas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el grado de producir confusión.

En la medida que el sufijo “.org” hace referencia a un tipo de dominio de nivel superior, carece de carácter distintivo. Es bien sabido que este elemento por lo general no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir un nombre de dominio de una marca registrada (ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698).

En ese sentido, debe pasar a analizarse si los términos “marca” y “peru” – que conforman el nombre de dominio en disputa <marcaperu.org> - son similares al grado de producir confusión con las marcas registradas de la Demandante. El término “marca” constituye un término genérico y hace referencia a la marca misma: “Marca Perú”, por lo que no sirve para distinguir el nombre de dominio en disputa. De otro lado, el término “peru” forma parte de las marcas registradas de la Demandante PERÚ y logotipo así como MARCA . Si bien las marcas registradas se encuentran conformadas además por una figura irregular la cual representa a la letra inicial “P”, esta no resulta suficiente para poder diferenciarla del nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, es públicamente conocido que por las numerosas y diversas campañas publicitarias desarrolladas alrededor de la marca de la Demandante PERÚ y logotipo esta es identificada por el público como la “Marca Perú”.

Por las consideraciones anteriores, el Experto considera que existe similitud al grado de producir confusión entre el nombre de dominio en disputa <marcaperu.org> y las marcas registradas de la Demandante constituidas por la denominación PERU y logotipo y MARCA . En consecuencia, la Demandante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el párrafo 4.a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecido en el párrafo 4.a) de la Política se refiere a que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

La Política establece una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas por la Demandada, aunque sólo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, a saber: i) que la Demandada haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o ii) que la Demandada haya sido conocida por el nombre de dominio en disputa, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, iii) finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.

La Demandada vino utilizando el nombre de dominio en disputa para ofrecer diversos productos con la marca registrada de la Demandante PERÚ y logotipo. Asimismo, entre los contenidos difundidos por la Demandada se hacía público el reconocimiento a los orígenes de la marca PERÚ y logotipo y a su constitución como marca país. Por lo tanto, la Demandada no estaba utilizando el nombre de dominio <marcaperu.org> para ofrecer de buena fe bienes y servicios.

No se ha demostrado que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio en disputa.

Con relación a la tercera circunstancia establecida en la Política para considerar que existen derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, no se tiene conocimiento que la Demandada esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de perjudicar de cualquier manera las marcas de la Demandante.

Adicionalmente, de las alegaciones de la Demandante y de las pruebas aportadas se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la denominación “marcaperu” o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa <marcaperu.org>.

La Demandada en su contestación a la Demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Es más, expresamente indica que no responderá a las declaraciones y alegaciones de la Demanda. Tampoco en el correo electrónico enviado al Centro ha alegado sus razones para justificar el registro del nombre de dominio en disputa <marcaperu.org>. Por el contrario, la propia Demandada ha reconocido su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa en la contestación de la Demanda y en el correo electrónico antes mencionado, en donde accede a transferir el nombre de dominio en disputa.

Por consiguiente, el Experto concluye, que no se ha demostrado la existencia de un derecho o interés legítimo de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, debe apreciarse si la Demandada registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, circunstancias acumulativas.

Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Demandante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Demandante una especie de probatio diabolica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones y circunstancias deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Galerías Vinçon, S.A. v. Ildefonso Gámez Rus, Caso OMPI No. D2004-0840, INTOCAST AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467).

En este sentido, para facilitar los medios de prueba a la Demandante, la Política enumera en el párrafo 4.b) - de forma no exhaustiva - diversos supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, a saber:

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar, o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación, o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

La Demandante alega que el registro se hizo de mala fe porque dada la notoriedad de sus marcas PERU y logotipo y MARCA , la Demandada debió conocer que la Demandante era la titular de estas marcas.

Si hubiese contestado los argumentos de la Demanda, la Demandada habría podido aportar prueba de su eventual desconocimiento de las marcas PERÚ y logotipo, pero no lo hizo, lo que constituye un indicio de su mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa (ver Volkswagen AG v. David’s Volkswagen Page, Caso OMPI No. D2004-0498).

De lo manifestado en la Demanda una de las marcas de la Demandante (MARCA ) fue solicitada y registrada con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, no siendo este el caso de las marcas PERU y logotipo que fueron solicitadas con anterioridad. A los efectos de la Política, el registro de un nombre de dominio puede haberse realizado de mala fe, incluso si los derechos sobre las marcas a los que la mala fe se refiere surgieron después del registro del nombre de dominio. Ello puede suceder cuando el demandado es claramente consciente de la demandante, y está claro que el objetivo del registro era tomar ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y los potenciales derechos de la demandante. En estos casos es posible afirmar la existencia de una mala fe por parte del demandado (ver ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., Caso OMPI No. D2002-0669, ver también Sinopsis OMPI 2.0, párrafo 3.1). En tal sentido, la intención de la Política es impedir el registro abusivo de una marca ya existente o de una donde el demandado sabía específicamente que surgiría.

En opinión del Experto, ciertamente, y por las numerosas e intensas campañas publicitarias realizadas alrededor de las marcas de la Demandante a partir del 2009 en medios de comunicación masivos en el Perú y en el extranjero, el lanzamiento oficial de la Marca Perú el 8 de marzo de 2011, la creación de cuentas oficiales con la denominación Mara Perú en las redes sociales Facebook y Twitter, la implantación de la misma como marca país, la asociación de la marca con una serie de personas con influencia en el Perú en diferentes ámbitos (político, cultural, artístico, deportivo, culinario, entre otros), tal como ha sido demostrado con las pruebas aportadas por la Demandante, es difícil comprender que la Demandada tomara literalmente la denominación “marcaperu”, por la que es conocida desde hace más de cuatro años la Demandante, sin conocimiento previo de la misma y su prestigio. Esta afirmación viene reforzada por el hecho que la Demandada tiene su domicilio en el Perú.

Es más, la Demandada expresamente hacía referencia en la página web a los orígenes de la marca PERÚ y al objetivo que tiene este marca de constituir una marca país, lo que confirma el conocimiento que tenía de las marcas de la Demandante . En este sentido, es práctica reiterada entre los expertos de la Política establecer que, en determinadas circunstancias, el registro de un nombre de dominio puede ser considerado como realizado de mala fe si la Demandada lo hizo conociendo la existencia previa de una marca (ver 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. v. EXAIR Corporation, Caso OMPI No. D2009-0567; Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-001; así como la decisión Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803) o consciente del "negocio" que podía hacer derivado del error que podía suscitar en los

consumidores al considerársele que está asociada o cuenta con el patrocinio de la Demandante (verKangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Caso OMPI No. D2003-0320).

Por lo anterior, todo hace pensar que la Demandada quiso aprovecharse de una denominación conocida y notoria, conociendo que la Demandante no tenía un nombre de dominio bajo el nivel de dominio “.org”.

En cuanto al uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, debe indicarse que el sólo uso de un nombre de dominio por quien lo registra de mala fe, y sin derecho o interés legítimo alguno, debe reputarse igualmente como de mala fe, puesto que asumir una solución distinta resultaría contradictorio Así, quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero (ver J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239).

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe puede darse en otros supuestos. Por ejemplo, se registra de buena fe pero posteriormente se pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que aún cuando el registro se hizo de mala fe, después es transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos (ver J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239).

Aplicando estos criterios, el Experto concluye que la Demandada al haber registrado de mala fe el nombre de dominio en disputa y no teniendo un interés legítimo que justifique el registro o un uso previsible, está haciendo o hizo un uso de mala fe del nombre de dominio que registró.

Por otro lado, de las pruebas aportadas por la Demandante puede apreciarse que la Demandada vino ofreciendo en su página Web una serie de productos en el mercado peruano con las marcas de la Demandante y para los productos distinguidos con ellas. De acuerdo a las disposiciones emitidas por la Demandante para poder utilizar de forma temporal, a título gratuito, no exclusiva e intransferible sus marcas (Decreto Supremo No. 003-2012-MINCETUR) se requiere contar con una autorización de la misma, autorización que la Demandada en ningún momento ha solicitado. En adición, en la parte superior izquierda de la página Web la Demandada copió el diseño estilizado de la letra inicial “P”, elemento distintivo principal de las marcas de la Demandante. Por todo lo anterior, en opinión del Experto, mediante el uso que vino haciendo la Demandada de las marcas de la Demandante intentó atraer de manera intencionada a personas que visitaban el sitio Web "www.marcaperu.org" esperando encontrar el sitio de la Demandante o uno con su patrocinio. Por ello, el Experto considera que la Demandada registró y vino usando el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer a los usuarios comerciales a su sitio web mediante la creación de una confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción, como se indica en el párrafo 4 (b) (iv) de la Política.

La Demandada no ha negado que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se produjeron con la intención de confundir a los usuarios de Internet ofreciendo productos que aparentemente contaban con la autorización de uso de las marcas de la Demandante, y por lo tanto con la finalidad de aprovecharse de la misma de alguna manera. Este tipo de conducta también ha sido calificado por expertos bajo la Política como un acto de mala fe.

A pesar de que la Demandada manifestara expresamente en su contestación a la Demanda así como el correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2014 su disposición de transferir dicho nombre de dominio a favor de la Demandante, posteriormente, no ha contestado las llamadas telefónicas ni correos electrónicos de la Demandante. La existencia en vigor del nombre de dominio en disputa no hace sino entorpecer la actividad de la Demandante que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el nivel de dominio “.org”.

Finalmente, el Experto pudo comprobar el 19 de febrero de 2015 que la página Web del nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente inactiva. Al intentar abrir esta página aparece una ventana que indica que el nombre de dominio <marcaperu.org> se encuentra en disputa entre Promperú y Crea Arte SAC. Como ya fue establecido por el Centro en diversas decisiones, la tenencia pasiva de un nombre de dominio, teniendo en cuenta la conducta general de la demandada, puede ser suficiente para determinar una mala fe (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).

En opinión del Experto, los anteriores hechos lo llevan a concluir que ha existido mala fe en el registro así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte la Demandada, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4.a) de la Política.

9. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <marcaperu.org> sea transferido a la Demandante.

Ana María Pacón
Experto Único
Fecha: 6 de marzo de 2015