Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
OLX Inc., OLX S.A. c. Francisco “Paco” Rafols Duch, RB Seo Marketing, S.L.
Caso No. D2013-0094
1. Las Partes
Los Demandantes son OLX Inc. y OLX S.A. (en adelante “el Demandante”) con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América y Buenos Aires, Argentina, respectivamente, representados por Allende & Brea Abogados, Argentina.
Los Demandados son Francisco “Paco” Rafols Duch y RB Seo Marketing S.L., (en adelante “el Demandado”) con domicilio en Benicarló, Castellón, España, representados por IURISMATICA ABOGADOS, S.L.P., España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mundosexanuncio.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC.
3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de enero de 2013. El mismo día, el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de enero de 2013, Soluciones Corporativas IP, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 21 de enero de 2013 proveyéndole el nombre del registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada el 21 de enero de 2013.
El Centro verificó que la Demanda enmendada cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de enero de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de febrero de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de febrero de 2013.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de febrero de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se substanció en español al ser este el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante ofrece anuncios clasificados de forma gratuita en sitios Web vinculados a diversos nombres de dominio que tiene registrados.
Para identificar y distinguir los servicios que presta exclusivamente a través de Internet, el Demandante tiene registrada la marca MUNDOANUNCIO en países como Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, Chile, México y Perú.
Uno de los co-demandados, Francisco “Paco” Rafols Duch, es socio fundador y administrador único del otro co-demandado RB Seo Marketing, S.L, empresa dedicada a la promoción con fines comerciales de páginas Web y la publicación de anuncios clasificados de tipo sexual..
El nombre de dominio en disputa <mundosexanuncio.com> fue registrado el 5 de diciembre de 2012 y desde entonces ha estado vinculado a un portal Web en el que el Demandado publica gratuitamente avisos mediante los que se ofrecen servicios profesionales de tipo sexual en España.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. El nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca MUNDOANUNCIO, sobre la cual el Demandante tiene derechos;
ii. La adición de la palabra “sex” a una marca comercial en un nombre de dominio ha sido considerada genérica y descriptiva en diversos precedentes bajo la Política;
iii. Está establecido que un nombre de dominio que incorpora de una forma íntegra una marca es confusamente similar a dicha marca para los propósitos de la Política a pesar de la adición de palabras descriptivas;
iv. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y no utiliza el nombre de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios utilizando la marca de MUNDOANUNCIO sin autorización de su titular;
v. El Demandante no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de su marca MUNDOANUNCIO en el nombre de dominio en disputa;
vi. El Demandado no ha adquirido ningún derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa;
vii. El Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios ya que no puede haber una oferta de buena fe utilizando la marca MUNDOANUNCIO sin autorización de su titular para usarla en relación son los mismos servicios de avisos clasificados en Internet que presta el Demandado;
viii. Al momento de registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado debió tener conocimiento de la existencia del sitio Web del Demandante debido al gran tráfico que el mismo tenía en ese momento;
ix. El hecho de que el portal Web ligado al nombre de dominio en disputa ofrezca anuncios clasificados relacionados con encuentros sexuales pone de manifiesto que el Demandado ha intentado atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet mediante la creación de un riesgo de confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado, lo que es demostrativo de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se resumen de la siguiente manera:
i. La irrupción del término “sex” produce la generación de un significado nuevo, diferente de la marca del Demandante puesto que el significado de “mundo” no se asocia ya a “anuncio” sino a “sex”. El mismo resultado se produciría si se introdujera cualquier otro significante en el lugar de “sex”, por ejemplo “mundoMOTORanuncio”, “mundoCULTURAanuncio”, o “mundoFÚTBOLanuncio”;
ii. De acuerdo con la doctrina, debido a que un internauta con capacidad media de discernimiento sabe que “el simple cambio de una letra de un nombre de dominio implica acceder a un ordenador diferente, […] el ámbito de coincidencia que se debe tolerar entre una marca y un nombre de dominio debe ser mayor”;
iii. No parece posible que un consumidor internauta que quiera ingresar en la página Web “www.mundoanuncio.com” se confunda y teclee “www.mundosexanuncio.com”, dadas las evidentes evidencias gráficas, fonéticas y de significado entre los términos;
iv. Diversos criterios al tenor de la Política han reiterado que cuando una marca es meramente descriptiva de un servicio no puede pretenderse que a otros competidores se les vede la posibilidad de adquirir un nombre de dominio igualmente descriptivo y que, lógicamente, estará compuesto de las palabras propias del servicio que ofrece;
v. La marca MUNDOANUNCIO es meramente genérica y descriptiva del servicio de publicación de anuncios clasificados que ofrece el Demandante y en esa medida tal denominación es inoponible frente a terceros ya que el Demandante no tiene exclusividad en el uso de la misma;
vi. En términos de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (“STPI”) en DKV Deutsche Kravenversicherung AG c. OAMI de fecha 12 de enero de 2000, en referencia a la asociación de palabras que conforman el término “companyline”, se resolvió que el hecho de que dos palabras genéricas, se junten una a otra sin ninguna modificación gráfica o semántica no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo en su conjunto sea apto para distinguir los servicios de una demandante respecto de los de otras empresas;
vii. El Demandado no compite en el mercado con el Demandante, ni perjudica sus legítimos intereses comerciales ya que la actividad de este va dirigida a la publicación de anuncios clasificados por secciones, de las que se excluye expresamente los anuncios referidos a contactos profesionales para adultos o servicios profesionales de tipo sexual que son precisamente los que se publicitan por el Demandando por medio del nombre de dominio en disputa;
viii. La elección del término “mundosex” viene precisamente a diferenciar la especificidad del sector en que opera el Demandado;
ix. Con anterioridad a la recepción del aviso del presente procedimiento, el Demandado inició los trámites necesarios para el registro de la marca MUNDO SEX ANUNCIO en la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que acredita la legitimidad de derechos del Demandado en el uso del nombre de dominio en disputa y que no ha sido adquirido con el fin de comerciar con él o revenderlo.
6. Debate y conclusiones
A. General
Como dispone el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia intentada, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
B. Identidad o similitud que cause confusión
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) el examen para establecer la similitud en grado de confusión prevista en la Política implica llevar a cabo una comparación visual o fonética entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa por sí mismo para determinar la posibilidad de que se presente confusión entre los usuarios de Internet, y para satisfacer este extremo, la marca en cuestión generalmente debe poderse reconocer como tal dentro del nombre de dominio en disputa, sin que la adición de términos comunes o descriptivos sea suficiente para desvirtuar la confusión entre usuarios de Internet.
Así las cosas, bajo este estándar es preciso dilucidar si la marca base de la acción es identificable y reconocible dentro del nombre de dominio en disputa para estar en posibilidad de determinar la confusión entre uno y otro signo. En este tenor, el Experto comparte la opinión expresada en Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc. v. Unister GmbH, Daniel Kirchhof, Caso OMPI No. D2011-0781, según la cual, para determinar si una marca es reconocible dentro de un nombre de dominio en disputa debe atenderse a la fuerza o debilidad de dicha marca.
El Experto suscribe asimismo la opinión de que, por regla general, una marca no es reconocible dentro de un nombre de dominio cuando se hace necesario realizar un esfuerzo mental para eliminar, adicionar o substituir letras del nombre de dominio en disputa con tal de hacer la marca reconocible. Ver Cinemark USA, Inc. v. PERBANY SA, WIPO Case No. D2011-2045.
En estas condiciones, al Experto no le resulta inmediatamente reconocible la marca MUNDOANUNCIO del Demandante dentro del nombre de dominio en disputa <mundosexanuncio.com> atento a las siguientes consideraciones:
i) La marca del Demandante se compone de dos sustantivos de uso común en idioma español que no forman un concepto unitario, de manera que en este caso y contrario a lo que se esperaría, el conjunto no es superior a la suma de sus partes1;
ii) La marca del Demandante está integrada por términos descriptivos, lo que la hace vulnerable ante cualquier diferencia que presente el nombre de dominio en disputa2;
iii) Los vocablos que conforman la marca del Demandante no están fusionados (subsumido uno en el otro) ni unidos por nexos o preposiciones sino simplemente yuxtapuestos, lo que facilita su partición;
iv) La inserción del término “sex” entre las palabras “mundo” y “anuncio” del nombre de dominio en disputa tiene el efecto de desfigurar la marca del Demandante a nivel visual, fonético y semántico, eliminando así la posibilidad de confusión entre ambos signos3.
Si bien el Experto coincide con el Demandante en el sentido de que en principio existe similitud hasta el punto de crear confusión cuando un nombre de dominio incorpora una marca en su totalidad, cabe destacar que en el presente caso la marca MUNDOANUNCIO aparece desmembrada en el nombre de dominio en disputa, a diferencia de lo que sucedió en los otros procedimientos referidos por el Demandante donde la misma marca MUNDOANUNCIO se reflejó de forma exacta, indivisa y/o exclusiva en el nombre de dominio en cuestión y por lo mismo se encontró que había similitud susceptible de crear confusión. Ver OLX Inc. - OLX S.A. v. Whois Manager, Whois Proof LLP/ Francisco Endara D., Caso OMPI No. D2011-1889 referido al nombre de dominio <mundoanuncioclasificados.com>; OLX Inc., OLX S.A. v. Privacy Protect / Generic Domains, Caso OMPI No. D2012-1433 relativo al nombre de dominio <mundo-anuncio.com>; y OLX, Inc. y OLX S.A. c. Play Escorts (SROW-2056867), Caso OMPI No. D2012-1270 en relación al nombre de dominio <mundoanuncioeros.com>. A mayor abundamiento, el criterio de referencia resulta útil cuando una marca es lo suficientemente distintiva para continuar reconociéndose como tal dentro del nombre de dominio en disputa a pesar de la adición de términos genéricos o descriptivos, pero no cuando la marca en cuestión está conformada por términos de uso corriente que se entremezclan con otros de igual naturaleza en el nombre de dominio, haciéndola irreconocible como en el caso que nos ocupa.
En todo caso, al advertir que el Demandante no demostró ni el segundo ni el tercer elemento del párrafo 4.a) de la Política, según se explica a continuación, el Experto juzga innecesario resolver en definitiva si el nombre de domino en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca del Demandante. Ver Mastercard International Incorporated v. Education, Ersin Namli, WIPO Case No. D2011-2312 (No es necesario que el Experto decida si el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca del Demandante cuando no se acreditan otros elementos de la acción).
C. Derechos o intereses legítimos
En su Demanda, el Demandante ha establecido un caso prima facie de falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación al nombre de dominio en disputa.
El Demandado, por su parte, ha presentado un escrito de Contestación en el cual justifica el uso del nombre de dominio en disputa y refuta las aseveraciones del Demandante.
El Experto concuerda con el Demandado en que la marca MUNDOANUNCIO es descriptiva del servicio de anuncios clasificados que el Demandante ofrece en diversas partes del mundo a través de Internet. Las marcas descriptivas son consideradas débiles y por tanto gozan de un margen estrecho de protección bajo la Política. Ver Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, Caso OMPI No. D2001-0083 (el alcance de los derechos conferidos a las marcas débiles descriptivas se limita a la protección contra marcas “idénticas”); Public Storage v. Deer Valley Mini & RV Storage and Deer Valley Mini Storage, Caso OMPI No. D2011-1397 (el hecho de que el demandante tenga derechos sobre la marca PUBLIC STORAGE no significa que esos derechos sean inatacables).
El Experto considera que la utilización del nombre de dominio en disputa es acorde al significado genérico de los términos incorporados en dicho nombre de dominio. Efectivamente, el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa contiene anuncios clasificados de tipo sexual y es consistente con los servicios ofrecidos por el Demandado.
De tal suerte que aunque el Demandante y el Demandado se dediquen a difundir anuncios clasificados por Internet, ello no impide en opinión del Experto que el Demandado pueda realizar una oferta de servicios de buena fe en términos de la Política y con ello tener intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, en razón de que: i) no se alude al Demandante o a su marca MUNDOANUNCIO en el sitio Web del Demandado; ii) el Demandado publicita únicamente anuncios clasificados de tipo sexual, mientras que el Demandante no opera en dicho segmento; iii) desde el registro del nombre de dominio en disputa y antes de ser notificado de la Demanda, el Demandado ha venido utilizando dicho nombre de dominio para difundir sus propios anuncios clasificados.
En consecuencia, el Experto determina que el Demandado realiza una oferta de servicios de buena fe conforme al párrafo 4.c.i) de la Política, que a la letra establece:
“antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”.
Por consiguiente, el Experto considera que el Demandante no logró acreditar la condición del párrafo 4.a.ii de la Política.
D. Registro y Uso de Mala Fe
El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe ya que el Demandado debió tener conocimiento del sitio Web del Demandante en vista del gran número de visitantes que dicho sitio mantiene.
Sin embargo, la circunstancia de que el Demandado conociera de antemano el sitio Web del Demandante, o su marca, no acredita por sí misma y sin más, el registro y uso abusivos del nombre de dominio en disputa.
Para ello sería necesario demostrar que existen otros indicios de mala fe por parte del Demandado, por ejemplo alguna de las siguientes conductas típicas de competencia desleal: que el Demandado ha intentado aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca MUNDOANUNCIO del Demandante; que el Demandado se ha hecho pasar por el Demandante; que el Demandado ha engañado a los visitantes del portal bajo el nombre de dominio en disputa en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de dicho portal; que el Demandado ha captado tráfico a expensas de la confusión generada en los usuarios de Internet.
En este orden de ideas, la descriptividad de la marca del Demandante y el uso legítimo que se da al nombre de dominio en disputa son factores que militan en contra de una determinación de mala fe al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Ver Vitamin Shoppe Industries, Inc. v. Kosher Vitamin Express, Caso NAF No. FA1210001466844 (Aún si el demandado hubiese estado al tanto de la marca del demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el uso que se da a este último para ofertar los bienes que efectivamente comercializa el demandado hace concluir al experto que el nombre de dominio no fue registrado de mala fe).
Por otra parte, el Demandante aduce que al difundir el Demandado anuncios clasificados relativos a encuentros sexuales se evidencia su intención de atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet mediante la creación de un riesgo de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado.
Como ya se ha mencionado anteriormente, aunque el Demandante y el Demandado se dediquen a difundir anuncios clasificados por Internet, el Experto considera que ello no impide que el Demandado pueda realizar una legitima oferta de servicios y por lo tanto hacer un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa en términos de la Política.
Por lo tanto, a juicio del Experto, el Demandante no ha probado que el Demandado “al utilizar el nombre de dominio, […] ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.
No pasa inadvertida a este Experto la reciente decisión dictada en el asunto OLX Inc. y OLX S.A. v. Antonio González Martínez - Alquila Publicidad S.L., Caso OMPI No. D2012-2358, que involucra al propio Demandante, no así al Demandado y donde se acordó la transferencia del nombre de dominio <mundoanunciosex.com>. Sin embargo, los hechos materia de la presente controversia son distinguibles de aquellos que dieron lugar a la decisión del experto en el asunto en comento, en primer lugar porque en ese caso se reprodujo la marca MUNDOANUNCIO de forma completa e indivisible y no sus componentes descriptivos de manera fraccionada, y en segundo lugar porque el demandado en aquel caso no compareció en el procedimiento para justificar el uso que le estaba dando al nombre de dominio y refutar las aseveraciones del demandante, lo que sí ocurrió aquí.
En función de lo anterior, el Experto determina que el Demandante no superó el umbral del párrafo 4.a.iii) de la Política.
Por último, el Experto deja constancia del derecho conferido por el párrafo 4.k) de la Política, para que la parte que esté inconforme con esta Decisión someta la disputa aquí resuelta a la revisión independiente de un tribunal judicial competente en los términos y bajo las condiciones que establezcan las leyes aplicables..
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de abril de 2013
1 Contrástese por ejemplo con marcas de fantasía como JAFRA, MATTEL o REDKEN que se acuñaron a partir de los nombres propios de sus fundadores, o incluso con marcas compuestas de elementos descriptivos como SEVEN UP, DINERS CLUB o AMERICAN EXPRESS, que se consolidaron a través del uso en marcas renombradas.
2 Ver Meat and Livestock Commission v David Pearce aka OTC/The Recipe for BSE, Caso OMPI No. D2003-0645 (Cuando una marca se compone de elementos descriptivos, pequeñas diferencias en el nombre de dominio pueden bastar para evitar la confusión).
3 Ver Superonline Iletişim Hizmetleri A.Ş. v. Bulent OZKILINC and PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2012-1115 (El experto no considera que SUPERONLINE sea reconocible como marca del demandante dentro del nombre de dominio <superoffline.net>); bet365 Group Limited v. Domains by Proxy, Inc. / Steve Prime, Caso OMPI No. D2011-1242 (la marca BET365 no es reconocible como tal en los nombres de dominio <365casino365.com>, <365wager365.com>, y <365poker365.com>; por tanto no existe confusión de acuerdo a la Política); y Ecolab Inc. v. Islandstone, Island Stone Natural Advantage Ltd, Caso OMPI No. D2012-2178 (El experto duda que ECOLAB sea reconocible como marca dentro del nombre de dominio <ecolabeltiles.com>).