Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Fiducial contre Monsieur Eric Fiducial / Cédric Kettler

Litige No. D2012-2274

1. Les parties

Le Requérant est Fiducial de Courbevoie, France, représenté par Bird & Bird LLP, France.

Le Défendeur est Monsieur Eric Fiducial / Cédric Kettler de Mulhouse, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <fiducialmulhouse.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG (ci-après l’unité d’enregistrement).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Fiducial auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 novembre 2012.

En date du 20 novembre 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’unité d’enregistrement, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 novembre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Suite à une notification d’irrégularité de la plainte, le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 décembre 2012.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 6 décembre 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé le 7 décembre 2012 une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues tout en les informant qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 13 décembre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative en français et en anglais, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 janvier 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 janvier 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 janvier 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

A titre préliminaire, la Commission administrative décide conformément au paragraphe 11 des Règles d’application de donner une suite favorable à la requête du Requérant concernant le choix du français comme langue de procédure, les deux parties étant de nationalité française et maîtrisant cette langue si l’on en juge par les correspondances échangées avant l’ouverture de la présente procédure. La présente décision sera donc rendue en français.

4. Les faits

Le Requérant, la société Fiducial, est à la tête du groupe du même nom et se présente aujourd’hui comme le leader de l’expertise comptable en France. Les pièces fournies par le Requérant à l’appui de sa plainte font état d’un constant et important développement du groupe depuis sa création en 1970 et d’une large implantation tant en France que sur le plan international. Le Requérant fait ainsi état de 1,200 bureaux dans le monde.

Le Requérant est notamment titulaire des marques françaises FIDUCIAL No. 1591848 déposée le 27 mai 1980 et dûment renouvelée dans les classes 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 45, et FIDUCIAL.FR No. 3100646 déposée le 7 mai 2001 et dûment renouvelée dans les classes 09, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43.

Ces marques, comme en témoignent les documents produits par le Requérant, sont largement exploitées pour les services concernés.

Le Requérant a réservé également plusieurs noms de domaine et notamment les noms de domaine <fiducial.fr>, <fiducial.biz> et <fiducial.com>.

Le Défendeur a réservé sous le patronyme Eric Fiducial le nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com>.

Les recherches effectuées par le Requérant ont rapidement démontré que l’identité renseignée dans l’extrait WhoIs était fictive, contraignant le Requérant à s’adresser au tribunal de grande instance (T.G.I.) de Paris, France, pour obtenir les données d’identification réelle du Défendeur. Ces actions ont permis de révéler que le Défendeur avait pour identité réelle le nom de Cédric Kettler.

Une première mise en demeure a été adressée au Défendeur de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux, de transmettre les codes d’autorisation et de faire le nécessaire auprès de l’unité d’enregistrement pour permettre le déblocage du nom de domaine litigieux.

Pour toute réponse, le Défendeur a prétendu ne pouvoir obtenir de l’unité d’enregistrement les éléments demandés et “avoir par ailleurs déposé une marque FIDUCIALMULHOUSE pour une catégorie ne concernant pas la société Fiducial”. Le Défendeur complétait sa réponse des propos suivants: “notre conseil nous confirme que vous ne disposez d’aucun droit sur FIDUCIALMULHOUSE. Cependant si vous souhaitez en venir à une réponse légale libre à vous”.

La recherche entreprise sur les bases de données de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (“INPI”) par le Requérant n’a révélé aucun dépôt de la dite marque.

Suivant la communication des données d’identification réelles du Défendeur, à savoir Cédric Kettler, une seconde mise en demeure a été adressée à ce dernier. Celle-ci est restée sans réponse.

Constatant par ailleurs que le Défendeur était l’actionnaire principal de l’une de ses sociétés clients, le Requérant a adressé une nouvelle mise en demeure à cette dernière, sans plus de succès, le Défendeur ne faisant plus partie de la société.

Nonobstant ces mises en demeure, Cédric Kettler a renouvelé le nom de domaine litigieux.

Les différents courriers et emails adressés depuis le 22 septembre 2011 par le Requérant au Défendeur ayant été non réclamés ou restés sans réponse, le Requérant a déposé une plainte, objet de la présente procédure.

5. Arguments des parties

A. Le Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com> est fortement semblable aux marques et noms de domaine précités dont il est titulaire dans la mesure où le signe FIDUCIAL est entièrement repris dans ce dernier. Il est clairement individualisable et en constitue l’élément prédominant. L’ajout de l’identifiant géographique “Mulhouse” ne saurait exclure le risque de confusion mais au contraire le renforce, le consommateur étant susceptible de croire que le nom de domaine litigieux résulte d’une entité économique liée économiquement au Requérant et ce d’autant que le Requérant dispose d’un bureau dans cette ville.

Le Requérant cite sur ce point la décision Toyota France and Toyota Motor Corporation c. Computer-Brain, Litige OMPI No. D2002-0002, ayant retenu que le nom de domaine <toyota-occasions.com> créait une confusion dans l’esprit du public avec la marque de véhicule du requérant dés lors que le signe “toyota” était prédominant et que le terme générique “occasions” ne conférait pas à l’ensemble une signification propre.

Le Requérant détient des droits antérieurs opposables au Défendeur et n’a consenti à ce dernier aucune licence ou accord de quelque nature que ce soit l’autorisant à exploiter le signe FIDUCIAL au sein du nom de domaine en cause.

Le nom de domaine litigieux a été réservé et utilisé de mauvaise foi. Au soutien de cette assertion, le Requérant fait valoir les arguments suivants:

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le signe “fiducial” ni intérêt légitime s’y attachant.

- La marque FIDUCIAL jouit d’une notoriété certaine.

- Depuis son acquisition, le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de service. La détention du nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com> a été uniquement motivée par la seule intention de nuire au Requérant, en créant un risque de confusion avec les services que celui-ci propose et ce pour profiter de la notoriété de la marque FIDUCIAL. Le Requérant souligne de plus que le Défendeur, en tant qu’actionnaire principal d’une société cliente du Requérant avait entretenu avec le Requérant des relations particulièrement difficiles antérieurement au dépôt du nom de domaine litigieux, ce qui “est révélateur de l’esprit volontairement néfaste qui animait Monsieur Cédric Kettler au moment de la réservation du nom de domaine”.

- Le fait de réserver le nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com> en dissimulant son identité manifeste que le Défendeur avait parfaitement conscience du caractère frauduleux de ses agissements. De plus, celui-ci a persévéré dans sa mauvaise foi dans sa réponse à la première mise en demeure qui lui a été adressée en prétendant ne pouvoir obtenir de l’unité d’enregistrement que ce dernier prenne les mesures nécessaire au transfert du nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas déposé d’arguments en réponse à la plainte, objet de la présente procédure.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer:

i) Que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle il détient des droits.

ii) Que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

iii) Que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate tout d’abord que le Requérant a dûment apporté la preuve des droits de marque qu’il détient sur la marque FIDUCIAL.

Le nom de domaine litigieux <fiducialmuhlouse.com> reprend la marque du Requérant FIDUCIAL à l’identique.

Ce signe est l’élément dominant du nom de domaine litigieux. L’adjonction de l’identifiant géographique “Mulhouse” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion susceptible de naître entre le nom de domaine litigieux d’une part et la marque ainsi que les noms de domaine dont est titulaire le Requérant d’autre part. Le public concerné ne peut en effet qu’être conduit à croire indûment qu’il existe des liens économiques et/ou juridiques entre le Requérant et le Défendeur.

Cet identifiant géographique ne peut être perçu que comme renvoyant à une branche régionale du Requérant.

La Commission administrative retient en conséquence l’existence d’une similitude source de confusion et en conclut que la condition posée par le paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

Cette position est conforme à la jurisprudence UDRP telle que rappelée dans la Synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse, version 2.0”) au paragraphe 1.9: L’addition d’un terme simplement générique, descriptif ou géographique à une marque dans un nom de domaine, est en principe en soi insuffisante à écarter le risque de confusion prévu par le paragraphe 4(a)(i) UDRP. Les commissions administratives ont majoritairement considéré que la marque reprise au sein du nom de domaine constituait l’élément dominant ou principal du nom de domaine.

La Commission administrative renvoie également les parties à la décision Playboy-Enterprises International, Inc c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768.

B. Droits ou intérêts légitimes

Comme l’a justifié le Requérant, le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le terme “fiducial”.

Celui-ci n’a par ailleurs pas été autorisé par le Requérant, à utiliser sous quelque forme que ce soit ni de quelque manière que ce soit le signe “fiducial”.

Le Requérant, comme en atteste dans sa plainte, n’a trouvé aucune trace de la marque que le Défendeur a prétendu avoir déposé pour justifier de la réservation du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur lui-même n’a pas jugé utile de prendre part à la présente procédure et n’a justifié dans ces conditions d’aucun droits ni intérêts légitimes à la réservation et à la détention du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative accueille favorablement l’argumentation du Requérant sur ce point et considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs ont été remplies.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant est invité à prouver que le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Dans le présent cas, il résulte clairement des informations et des pièces communiquées par le Requérant que l’enregistrement du nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com> a été effectué de mauvaise foi, le Défendeur, le déposant de ce nom de domaine ayant dissimulé sa véritable identité en faveur d’un patronyme crée de toute pièce “Eric Fiducial” qui comble de la mauvaise foi, reprend la marque FIDUCIAL et ce pour tenter d’abuser les tiers sur la légitimité de ses intérêts.

Eu égard à la seconde condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs relative à l’exploitation de mauvaise foi du nom de domaine, elle peut apparaître comme n’étant pas remplie car le nom de domaine litigieux résulte sur un site inactif. Cela étant, selon la jurisprudence UDRP, il est admis par la majorité des commissions administratives que la détention passive d’un nom de domaine, si elle ne signe pas à elle seule la mauvaise foi de son titulaire, pouvait en revanche en être la preuve, si un faisceau d’indices complémentaires est de nature à prouver la mauvaise foi du défendeur. La décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 à la base de cette jurisprudence énumère certaines des circonstances qui permettent de conclure à la mauvaise foi du défendeur, même en cas de non exploitation du nom de domaine:

- La notoriété de la marque du requérant.

- L’absence d’argumentation du défendeur en vue de prouver toute utilisation de bonne foi, soit réelle ou envisagée, du nom de domaine.

- Le fait pour le défendeur d’opérer sous une fausse identité.

Ces mêmes circonstances sont réunies dans la présente espèce. Nous ajouterons à ces dernières, la mauvaise foi dont a fait preuve le Défendeur dans sa première et seule réponse à la mise en demeure du Requérant, affirmant ne pouvoir obtenir de l’unité d’enregistrement qu’elle entreprenne les démarches nécessaires au transfert du nom de domaine litigieux, ainsi que l’affirmation selon laquelle il aurait effectué le dépôt de la marque FIDUCIALMULHOUSE pour des activités sans rapport avec les activités du Requérant.

La Commission administrative retiendra comme circonstances aggravantes la fausse identité sous laquelle entend opérer le Défendeur reprend la marque du Requérant ainsi que la connaissance que le Défendeur avait du Requérant compte tenu des relations commerciales qu’entretenait la société dont il avait été gérant majoritaire avec ce dernier.

La Commission administrative considère en conséquence que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et retient la mauvaise foi du Défendeur dont le but, en réservant le nom de domaine litigieux sans en effectuer la moindre exploitation, n’est autre que de perturber les activités commerciales du Requérant.

Le Défendeur n’a pas jugé utile de répondre et donc de justifier d’une quelconque légitimité de son comportement.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fiducialmulhouse.com> soit transféré au Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Date: 29 janvier 2013