La Demandante es El Corral Investments, Inc. con domicilio en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, Territorio de ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Velasco Ordóñez Abogados, Colombia.
La Demandada es Soluciones Web Ltda con domicilio en Bogotá, Colombia.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elcorral-llanero.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC. (el “Registrador").
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de septiembre de 2012. El 28 de septiembre de 2012, el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 28 de septiembre de 2012, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación, e informando al Centro que el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El Centro envió una comunicación electrónica a las Partes en fecha 2 de octubre de 2012 solicitando sus comentarios sobre el idioma del procedimiento. La Demandante presentó su escrito el 5 de octubre de 2012 solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento. El Centro no obtuvo ningún comentario de la Demandada sobre el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de octubre de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de octubre de 2012. El 2 de noviembre de 2012, el Centro informó a las partes sobre un error administrativo y técnico y lo subsanó extendiendo el plazo de contestación a la Demanda hasta el 18 de noviembre de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de noviembre de 2012.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de noviembre de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Conforme se indica en la sección 6, el Experto ha determinado que el idioma de este procedimiento sea el español.
La Demandante se dedica a negociar y conceder licencias y franquicias sobre formatos de restaurantes y expendios de comidas rápidas bajo la marca EL CORRAL.
La Demandante es propietaria de numerosas marcas EL CORRAL otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entre las que aquí se mencionan solamente las identificadas con certificado 358290, concedida el 25 de junio de 2008, protegiendo café, te, cacao, azúcar, etc. de la clase internacional 30; certificado 299116, concedida el 30 de abril de 1997, protegiendo productos alimenticios de la clase internacional 30; certificado 358268, concedida el 25 de junio de 2008, protegiendo cervezas, aguas minerales y gaseosas, etc. de la clase internacional 32; y certificado 319682, concedida el 30 de noviembre de 2004, protegiendo productos y servicios de restaurantes y alimentación de la clase internacional 43.
El 8 de febrero de 2011, la Demandada registró el nombre de dominio en disputa. Originariamente, el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa mostraba una página con la imagen de un establecimiento de comidas denominado “Casa de Eventos Asadero El Corral Llanero”.
Por una carta de fecha 9 de diciembre de 2011, el abogado de las sociedades Madeira Services Ltd. y Timberland Trading Inc. por entonces titulares de la marca EL CORRAL en Colombia, requirió por carta al Sr. O. G. Torres Miranda, como propietario del establecimiento comercial Casa de Eventos Asadero Corral Llanero E.C., que cesara y desistiera de la explotación no autorizada de las marcas EL CORRAL y que, entre otras cosas, suministrara a las requirentes el código AUTH correspondiente al nombre de dominio en disputa, para que las requirentes pudieran solicitar la transferencia del mismo en su favor. El 12 de enero de 2012 la apoderada del Sr. Torres Miranda contestó al requerimiento referido, rechazando los argumentos de las requirentes y afirmando que la mencionada Casa de Eventos Asadero El Corral Llanero sólo ha realizado actos de buena fe, que no dañaron a terceros y sin usufructuar las marcas de las requirentes. El 28 de marzo de 2012 la Sra. J. Torres hizo saber al abogado de las requirentes que el Sr. Torres Miranda decidió que el referido código AUTH no estaría incluido en un eventual acuerdo entre las partes.
Al momento de la presentación de la Demanda, el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa redirige al sitio Web “www.lostorreshornoyparrilla.com”, cuya página Web exhibe la leyenda “Asadero Restaurante Los Torres Horno y Parrilla”. El nombre de dominio <lostorreshornoyparrilla.com> fue registrado el 8 de mayo de 2012 por el Sr. O. Sandoval.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa continúa redireccionando al sitio Web de los dueños del “Asadero Restaurante Los Torres Horno y Parrilla”.
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es similar a la marca ELCORRAL de la Demandante, hasta el punto de crear confusión.
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos para la utilización del nombre de dominio en disputa. Este es utilizado para redirigir tráfico hacia la página Web correspondiente a una página de restaurantes que antiguamente se denominaba “El Corral Llanero”.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El conjunto de establecimientos identificados con la marca EL CORRAL, notoriamente conocida y que tiene una presencia en el mercado colombiano desde hace más de 30 años, es un actor líder y de peso en el sector de los restaurantes. Por ello, no resulta admisible que en febrero de 2011, la Demandada solicite el registro del nombre de dominio en disputa, pues con ello a todas luces quiere generar una ventaja competitiva al parecerse a los establecimientos de comercio de propiedad de los licenciatarios de la Demandante.
De acuerdo con el párrafo 4.b) de la Política, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web “www.lostorreshornoyparrilla.com” a partir de redirigir tráfico desde el sitio Web “www.elcorral-llanero.com”, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca EL CORRAL de la Demandante, al igual que con la posibilidad de creación de una apariencia de patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada y de los productos y servicios que figuren en su sitio Web, por parte de la Demandante.
La Demandada y el Sr. O. G. Torres Miranda han cambiado la denominación social de sus establecimientos en un intento por minimizar el riesgo de ser demandados por infracción de derechos marcarios. Como puede evidenciarse digitando “www.elcorral-llanero.com”, la Demandada sigue utilizando el nombre de dominio en disputa con el fin de desviar el tráfico Web hacia el sitio Web “www.lostorreshornoyparrilla.com” del establecimiento de propiedad de O. G. Torres Miranda, denominado “ASADERO RESTAURANTE LOS TORRES HORNO Y PARRILLA”. El consumidor al digitar el nombre de dominio “www.elcorral-llanero.com”, y ser desviado hacia el sitio Web “www.lostorreshornoyparrilla.com”, corre el riesgo de creer que los productos y servicios del establecimiento ASADERO RESTAURANTE LOS TORRES HORNO Y PARRILLA, se encuentran vinculados, amparados o patrocinados por la Demandante o, en su caso, que ésta y aquél son del mismo propietario o tienen el mismo origen empresarial, vulnerando así los derechos exclusivos de propiedad Industrial de la Demandante y causándole potenciales perjuicios de cara al mercado y de cara al consumidor, además de la posibilidad de que se considere vulgarizada su marca EL CORRAL.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante, y se le ha notificado la falta de personación.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2012, la Demandada se puso en contacto vía correo electrónico con la Demandante afirmando que “Soluciones Web Ltda fue un intermediario en la compra del nombre de dominio, el dominio es de propiedad de otra persona debe usted comunicarse con el registrante, a los siguientes correos: […]@yahoo.com, […]@asesagency.com con el Sr. O[.] Sandoval”.
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se use de mala fe.
El Experto nota que aunque la Demandada en este procedimiento es Soluciones Web Ltda, ésta afirmó actuar como intermediaria en la compra del nombre de dominio para el beneficio del Sr. O. Sandoval. El Sr. O. Sandoval también es el registrante del nombre de dominio <lostorreshornoyparrilla.com> al cual redirige actualmente el nombre de dominio en disputa y que contiene información sobre el Asadero Restaurante Los Torres Horno y Parrilla. Cabe mencionar que el Sr. O. G. Torres Miranda, con el cual la Demandante estuvo inicialmente en comunicación en relación a la alegada explotación no autorizada de las marcas EL CORRAL, es propietario del establecimiento comercial Asadero Restaurante Los Torres Horno y Parrilla según el certificado R035972455 de la Cámara de Comercio de Bogotá.
En principio, conforme al párrafo 11(a) del Reglamento, salvo acuerdo de partes o una disposición especial del acuerdo de registro, el idioma de ese acuerdo debería determinar el idioma del procedimiento. Sin embargo, el párrafo 11(1) también habilita al Experto para determinar otra cosa atento las circunstancias del caso.
En el presente caso el idioma del acuerdo de registro es el inglés y la Demandante presentó la Demanda en español, y solicitó que el idioma del procedimiento sea el español. Para ello alega que la Demandante y la Demandada hacen negocios en Colombia y que la Demandada se encuentra organizada y constituida en dicho país.
El Experto considera relevantes esas circunstancias, y nota además que el nombre de dominio en disputa y el contenido de las páginas Web alojadas en el sitio Web “www.elcorral-llanero.com” están en español. Asimismo, conforme al párrafo 3.b)(xiii) del Reglamento, la Demandante eligió como jurisdicción para la eventual impugnación judicial de la presente decisión la de los tribunales del domicilio del titular del nombre de dominio que figura en la base de datos WhoIs del registrador, esto es Colombia, cuyo idioma oficial es el español. Por otra parte, la Demandada oportunamente recibió la invitación del Centro (tanto en inglés como en español) para pronunciarse sobre la cuestión del idioma del procedimiento y no envió comentario alguno.
Por todo ello, el Experto conforme al párrafo 11 (a) del Reglamento determina que el idioma del procedimiento sea el español.
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que tiene derechos sobre la marca EL CORRAL (Ver sección 4).
El nombre de dominio en disputa contiene la marca EL CORRAL de la Demandante en su integridad, a la que se adiciona, separado por un guión, el adjetivo y término genérico “llanero”, además del dominio genérico del nivel superior “.com”. Como está bien establecido por los grupos de expertos que aplican la Política, la mera adición de un término genérico a una marca no impide que se forme en el Experto la impresión de confusión entre un nombre de dominio y dicha marca. Por otra parte, en el caso bajo examen el término genérico “llanero” hace referencia a los “Llanos”, una conocida región geográfica de Colombia 1, que es justamente uno de los países donde la Demandante tiene registrada su marca EL CORRAL, donde ha concedido numerosas franquicias para locales de comida que ostentan dicha marca, y la marca mencionada tiene gran reconocimiento público. De tal modo, la adición del término “llanero” no hace sino reforzar la impresión de confusión del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante.
Por ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión con la marca EL CORRAL de la Demandante.
Está probado que originariamente el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa mostraba una página con la imagen de un establecimiento de comidas denominado “Casa de Eventos Asadero El Corral Llanero”.
Sin embargo, ese uso original no se mantuvo, ya que desde antes de presentarse la Demanda y hasta la actualidad el nombre de dominio en disputa redirige hacia el sitio Web “www.lostorreshornoyparrilla.com” en el que se presenta el letrero de un establecimiento gastronómico con una grafía y estilo muy similar al del restaurante anterior.
En ausencia de contestación a la Demanda en este procedimiento, dicho cambio en el uso del nombre de dominio hace dudar que la Demandada tenga actualmente algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, el sitio Web comercial al que redirige actualmente el nombre de dominio en disputa corresponde a un establecimiento cuyo nombre en nada se parece al nombre de dominio en disputa, y que pertenece al sector gastronómico, en el que se preparan y venden carnes asadas y a la parrilla, es decir, en el ramo comercial en el que la marca EL CORRAL de la Demandante está registrada. En tanto ello podría importar un aprovechamiento desleal de la fama de un competidor en beneficio del establecimiento comercial al cual redirige el nombre de dominio en disputa, dicho uso del nombre de dominio por parte de la Demandada no parece legítimo.
Sin embargo, el párrafo 4(c)(ii) de la Política considera prueba de un derecho o un interés legítimo en el nombre de dominio que el registrante del mismo “(en calidad de particular, empresa u otra organización) [haya] sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”. Es difícil saber, atento la falta de contestación de la Demanda en este procedimiento, si la Demandada, o mejor dicho, si el Sr. O. G. Torres Miranda, al cual la Demandante en su carta de cese y desistimiento considera propietario del establecimiento comercial “Casa de Eventos Asadero Corral Llanero E.C.”, era “conocido corrientemente” por ese nombre. La propia Demandante, en tanto declara haber conocido la existencia de tal establecimiento comercial en una feria, hace presumir que existió al menos algún grado de conocimiento público del establecimiento. Considerando que el párrafo 4(c)(ii) utiliza el tiempo pasado “usted ha sido conocido corrientemente” (“you have been commonly known” en el original), aún cuando el nombre del citado establecimiento comercial haya sido cambiado por el de “Asadero Restaurante Los Torres Horno y Parrilla”, se podría considerar que ello no elimina el uso anterior de la Demandada del nombre comercial reemplazado y por tanto, su efecto legitimante sobre el nombre de dominio en disputa.
De todos modos, un demandante debe probar todos los elementos del párrafo 4(a) de la Política, y tal como se indica más abajo, al no haberse demostrado el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, no es necesario que el Experto haga una determinación final en relación con este segundo elemento de la Política. Ver LeWeb SAS v. Satoshi Shimoshita, Caso OMPI No. D2011-1632 (“Dada la determinación del experto sobre mala fe, no necesita pronunciarse sobre la cuestión de los derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio”), citando a Tufco Technologies, Inc., Tufco LP, Hamco Manufacturing and Distributing LLC v. Hamco Alabama, LLC, Caso OMPI No. D2011-1451 (“El experto declina pronunciarse sobre este elemento de la Política ya que el nombre de dominio no se registró ni se usa de mala fe”)2.
La Demandante mediante varias copias de artículos en revistas y otras publicaciones especializadas, y aportando resultados de estudios y encuestas sobre el público consumidor, ha probado que su marca EL CORRAL es líder en ventas en Colombia y que dicha marca es muy conocida entre los consumidores colombianos para distinguir productos alimenticios y establecimientos de comidas y restaurantes. Por lo tanto, la Demandada, quien en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa alberga una página que muestra el cartel de un establecimiento gastronómico de parrilla y asadero, difícilmente pudo haber ignorado la existencia de la marca notoria mencionada y de los establecimientos y productos por ella distinguidos. Ahora bien, bajo la Política, el posible conocimiento por parte de un demandado de la marca de un demandante no equivale necesariamente a un registro y uso de un nombre de dominio de mala fe ya que es también necesario para el demandante probar que el demandado dirigió sus acciones hacia el demandante en particular y de alguna forma intentó aprovecharse de la reputación de la marca del demandante.
En este caso, la prueba sometida en el expediente no permite al Experto concluir que el uso anterior por parte de la Demandada del nombre de dominio en disputa <elcorral-llanero.com> en relación con la Casa de Eventos Asadero El Corral Llanero era un simple pretexto para ocultar un aprovechamiento de la reputación de la marca EL CORRAL de la Demandante. El Experto ha efectuado una búsqueda de la expresión “Asadero Corral Llanero” en la base de datos de empresas activas registradas disponible en el sitio web “aplica.ccb.org.co/ccbconsultas/consultas/RUE/consulta_empresa.aspx”, de acceso público, de la Cámara de Comercio de Bogotá, y allí encontró los siguientes establecimientos de comercio:
Cámara de Comercio |
Matrícula |
Razón Social |
Organización Jurídica |
Ultimo año renovado |
Estado |
BARRANCABERMEJA |
0000076966 |
ASADERO EL CORRAL LLANERO |
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO |
2010 |
ACTIVA |
BOGOTA |
0001523772 |
ASADERO Y RESTAURANTE EL CORRAL LLANERO |
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO |
2009 |
ACTIVA |
El Panel nota que esos establecimientos de comercio tienen como último año renovado 2009 y 2010 respectivamente, es decir, son anteriores al año de registro del nombre de dominio en disputa, 2011, por lo que resulta plausible que el nombre de dominio en disputa refleje el mencionado establecimiento comercial. En consecuencia, el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa no ha sido probado en este caso.
El Experto nota que la Demandante afirmó en su carta de cese y desistimiento a la Demandada que ésta había explotado de forma no autorizada las marcas EL CORRAL de la Demandante usando el nombre de dominio en disputa. La Demandada rechazó estos argumentos aunque también cambió el uso del nombre de dominio y el nombre del establecimiento referido. Como ya ha sido indicado, la prueba sometida en el expediente no es considerada como suficiente por el Experto para determinar que el registro y uso del nombre de dominio en disputa han sido de mala fe.
La presente Decisión, emitida estrictamente en virtud de la Política, es sin perjuicio de cualquier otro procedimiento judicial que pueda ser iniciado entre las partes en virtud del derecho de marcas u otro derecho aplicable en una jurisdicción competente.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 3 de enero de 2013
1 “Los Llanos son una región del norte de Sudamérica repartida entre Venezuela y Colombia en la Cuenca del Orinoco.” Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Llanos.
2 Traducción no oficial del Experto.