Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Empresa Editora El Comercio S.A. v. Domain Name Privacy Protection / Jonathan Valdivia
Caso No. D2012-0149
1. Las Partes
La Demandante es Empresa Editora El Comercio S.A. con domicilio en Lima, Perú, representada por Allende & García Abogados, Perú.
El Demandado es Domain Name Privacy Protection con domicilio en Rosario, Santa Fe, Argentina / Jonathan Valdivia, con domicilio en Lima, Perú (en adelante el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <noticiasperu21.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Dattatec.com de Irazoqui Veronica Palmira (el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de enero de 2012. Con fecha 27 y 31 de enero, 2 y 3 de febrero de 2012 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de febrero de 2012, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante con fecha 8 de febrero de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante envió una Demanda enmendada con fecha 8 de febrero de 2012. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 9 de febrero de 2012.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de febrero de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de febrero de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de febrero de 2012.
El Centro nombró a Erick Iriarte como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de febrero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con los parágrafos 10 y 12 del Reglamento, la admisión y valoración de la documentación adicional (incluyendo otras alegaciones) recibida por cualquiera de las partes, está sujeta a la absoluta discreción del Experto. El 23 de febrero se recibió Documentación Adicional enviada por la Demandante, que fue respondida el mismo día por el Demandado.
El día 23 de febrero el Demandado remitió nueva comunicación respondiendo a los argumentos de la Demandante, quien a su vez replicó el 24 de febrero. Nuevamente el mismo día, 24 de febrero, el Demandado volvió a enviar Documentación Adicional.
Con fecha 28 de febrero ambas Partes presentaron de nuevo Documentación Adicional por lo que el Centro les informó que el Experto no recibiría más Documentación Adicional y que resolvería en base a la Demanda y al Escrito de Contestación a la misma así como que la Documentación Adicional presentada sería considerada en su caso.
4. Antecedentes de Hecho
1. El nombre de dominio en disputa fue registrado por Jonathan Valdivia el 17 de noviembre de 2010, tal y como fue informado por el Registrador en su comunicación de fecha 3 de febrero de 2012 dirigida al Centro.
2. De acuerdo a lo expresado por la Demandante y constatado en la documentación presentada, la misma tiene registradas las marcas:
PERU.21
Clase 16
Fecha de Solicitud: 13 de septiembre de 2001
Certificado No.: 84972
Vigencia: 22 de agosto de 2013
PERÚ.21 (Gráfico)
Clase 16
Fecha de Solicitud: 8 de agosto de 2002
Certificado No.: 85171
Vigencia: 29 de noviembre de 2012
PERU.21 TIENE LO SUYO
Clase 16
Fecha de Solicitud: 13 de mayo de 2001
Certificado No.: 91141
Vigencia: 22 de agosto de 2013
PERÚ.21 (Gráfico)
Clase 38
Fecha de Solicitud: 8 de agosto de 2002
Certificado No.: 31080
Vigencia: 29 de noviembre de 2012
PERÚ21.pe (Gráfico)
Clase 39
Fecha de Solicitud: 13 de noviembre de 2008
Certificado No.: 56038
Vigencia: 22 de abril de 2019
PERÚ21.pe (Gráfico)
Clase 41
Fecha de Solicitud: 28 de octubre de 2010
Certificado No.: 65560
Vigencia: 24 de febrero de 2021
3. PERU.21 es un diario fundado en el año 2002, parte de los diarios del Grupo Editorial El Comercio fundado en 1839.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante expresa:
a. Con referencia a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
[…] “el dominio www.noticiasperu21.com incluye íntegramente la parte denominativa de nuestra marca registrada PERU.21. Inclusive, nuestra empresa es titular del dominio www.peru21.pe, así como de las marcas PERU.21 y diseño; PERU.21 TIENE LO SUYO Y PERU21.PE y diseño, por lo que evidentemente el titular del dominio infractor se ha apropiado indebidamente de nuestra marca y se está aprovechando de la reputación que tiene ganada esta en el mercado para lucrar ilegalmente con ella.”
b. Con referencia a la falta de derechos o intereses legítimos del titular en el nombre de dominio en disputa
[…] “El titular del dominio “www.noticiasperu21.com” no cuenta con legítimo interés alguno ya que únicamente se está aprovechando de la reputación que tiene ganada la marca PERU.21 en el mercado peruano a través del Diario PERU.21, para lucrar indebidamente a través de la página web www.noticiasperu21.com.”
c. Con referencia al registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe
[…] “El titular del dominio www.noticiasperu21.com, al registrar este dominio y operar una
página que informa o da noticias relacionadas con el Perú y el mundo, está aprovechándose de la reputación que tiene ganada en el mercado el Diario Perú 21 cometiendo evidentemente un acto de competencia desleal contra Empresa Editora El Comercio S.A. y actuando de mala fe al registrar el dominio a su favor al no tener legítimo interés para el registro de dicho dominio. Asimismo, está infringiendo derechos de propiedad industrial de nuestra representada al usar un nombre en una presentación muy similar a las marcas de propiedad de Empresa Editora El Comercio S.A.”
[…] “El demandado nos ha contactado luego de haberse presentado la demanda ante la ICANN, con la intención de vender el nombre de dominio “www.noticiasperu21.com” a Empresa Editora El Comercio en un valor de U$ 7000 (Siete mil dólares americanos); otra prueba que evidencia la mala fe del demandado.” Lo anterior se sustenta en dos correos electrónicos remitidos por la Demandante al Centro con fecha 31 de enero y 3 de febrero de 2012, misivas que indican: “[…] los que yo les propongo si están interesados en el dominio que poseo, es vendérselos, $7000.00 dólares americanos, si están de acuerdo puedo acercarme con mi abogado a su oficina y hacer la compra venta, estaré atento a su respuesta” y “Hola Jorge, cual es la propuesta de su cliente para terminar con la demanda, se la puedo vender en menos, dígame cuanto está dispuesto a pagar su cliente, como le dije la demanda no tiene un fundamento fuerte como para que me quiten el dominio, no se dio cuenta de los "comentarios recientes" que salen al lado derecho de la web, fíjese la fecha de esos comentarios el último es 16 de noviembre de 2010 19:44, además de eso que no hay un fin lucrativo en la web sino estuviera actualizándose todos los días no cree, en Dattatec que es la empresa que me vendió el dominio tengo un nombre falso, ya que para comprar no piden confirmar la identidad, y el dominio lo compre con una cuenta en Paypal donde tampoco figuran mis datos, entonces no hay forma de cobrarme los 1500 dólares que pide en la demanda porque no hay a quien, mi IP es dinámica con opción a cambiar por cualquier país que quiera con un programa, ahorita tengo la IP 178.162.135.234 es de Alemania, es imposible que sepan la ubicación de mi domicilio, entonces no hay forma de quitarme el dominio ni menos de cobrarme los 1500 dólares, estoy tratando de conciliar, también necesito que ustedes ponga de su parte, le he presentado la demanda a 2 abogados, ambos coinciden que el tema es simplemente robarme el dominio de una manera legal y según los argumentos de la demanda no hay forma de que me lo puedan quitar, por eso es mejor conciliar y dejar de lado la demanda, si ustedes quieren el dominio se los vendo sin problemas pero díganme cuanto es lo que quieren pagar, porque tampoco se los voy a regalar, póngase en mi lugar, usted sabe que esa web no tiene visitas, no tiene publicidad, no se actualiza hace más de un año, entonces no hay un fin lucrativo, espero su respuesta”, respectivamente.
B. Demandado
Con fecha 9 de febrero, el Demandado responde argumentando:
a. Con referencia a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
[…] "De que manera una persona puede confundir NOTICIASPERU21.COM con PERU21, aquí claramente la Demandante esta aclarando que PERU21 es una marca registrada no un dominio registrado, además que les falto colocarle el (punto) ya que su marca registrada es PERU.21 no PERU21."
[…] "Como van a comparar el dominio WWW.NOTICIASPERU21.COM con su marca registrada PERU.21. simplemente el hecho de que ya tenga 2 puntos, antes y después de los números ya forma otra palabra, que no puede ser igual PERU.21 a PERU.21., y como ustedes se dan cuenta el dominio WWW.NOTICIASPERU21.COM no tiene el punto antes de empezar el 21 además que el dominio que ellos poseen para su web es WWW.PERU21.PE, ni siquiera termina en .COM como para que la gente se confunda como ellos quieren hacer entender"
b. Con referencia a poseer derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa
Ni en el Escrito de Contestación a la Demanda ni en los escritos posteriores se ha podido establecer expresión del titular del nombre de dominio sobre su legítimo interés para poseer el nombre de dominio en disputa (ser propietario de una marca, que se le conozca en el mercado con dicha combinación de caracteres, haber desarrollado una iniciativa que no vulnere el legítimo derecho del Demandante, etc.).
c. Con referencia al registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe
"[…] de que manera podría lucrar con una web que solo se ha actualizado 2 veces en casi año y medio, la primera actualización fue el 12-11-2010 y la segunda actualización fue el 29-11-2010, si ustedes colocan en google lo siguiente se darán cuenta las fechas de las publicaciones "site: www.noticiasperu21.com" aqui coloco una captua de pantalla señalando las fechas de los linkes publicados […]"
Indica asimismo sobre la declaración de la Demandante en relación al que el Demandado le ofreció a la venta el nombre de dominio en disputa: "que fácil es mentir, con esto queda demostrado que el interés de esta empresa por el dominio no es lo que viene sustentando, sino que hay un interés monetario, de querer lucrar con el domnio que me pertenece […] que el señor demandante demuestre con pruebas que es cierto, ahora seguro va a salir con un correo fantasma a decir que yo se lo envie o que llame a su oficina ofreciendo el dominio en venta, felizmente el dinero no lo compra todo, y esperemos que pueda mandar la prueba sino ya sabrán que están inventando ya cualquier cosa para quedarse con mi dominio".
De igual modo en comunicaciones posteriores indica que los correos electrónicos mencionados no fueron remitidos por él, que no conoce al dueño de la dirección del correo electrónico desde donde fueron enviados, y que registró el nombre de dominio en disputa porque estaba disponible.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De lo expresado por la Demandante la marca que posee PERU.21 (desde el 2001) es parte íntegra del nombre de dominio en disputa. Cabe señalar aquí que los puntos en los nombres de dominio sirven para separar niveles de jerarquía por lo que el nombre de dominio <peru.21> no sería posible al no existir en este momento el dominio genérico de nivel superior (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.21”. Los espacios en blanco o caracteres no permitidos como el punto, que equivaldría a establecer un nivel superior, se obvian para dejar solamente los caracteres tales como las letras y los números. Es importante señalar que en algunos casos los espacios en blanco se suplen por guiones “-“. En el presente caso, la inclusión de la palabra genérica “noticias” en el nombre de dominio en disputa no descarta la similitud hasta el punto de crear confusión con la marca de la Demandante. Por lo antes expuesto, es opinión del Experto que la marca de la Demandante se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa cumpliéndose con el primer criterio de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En su Demanda, la Demandante ha logrado probar de forma prima facie que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Por otro lado, el Demandado no ha expresado poseer derechos o intereses legítimos más allá de mantener la titularidad del nombre de dominio en disputa. Sus argumentos han sido en esencia expresar por qué no utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe. El Demandado tampoco ha logrado convencer al Experto que desconocía la marca de la Demandante a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa a pesar de encontrarse en el mismo territorio geográfico, o demostrar que tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De esta manera el segundo criterio de la Política se cumple.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El nombre de dominio en disputa se ha venido utilizando desde su registro para brindar información relacionada a noticias, mismo rubro que cubre la Demandante de una manera amplia y notoria en el mercado peruano, tal y como el Demandado lo ha reconocido en su Escrito de Contestación a la Demanda, siendo además que referencia dicho hecho en relación a su aparición en Google. Es de este modo que el Demandado le impide a la Demandante el acceso al mercado utilizando el nombre de dominio en disputa <noticiasperu21.com>. La Demandante actúa en el mercado con la marca PERU.21 y es dable que un usuario que busca información pueda encontrarse con dicho nombre de dominio y presuma que se trata del medio de comunicación de la Demandante.
Cabe destacar el argumento de la Demandante sobre el envío de dos correos electrónicos donde el Demandado le ofrecía la venta del nombre de dominio en disputa con el fin de solucionar la controversia. Los correos electrónicos fueron remitidos a la Demandante los días 31 de enero y 3 febrero de 2012. El Demandado desconoce estos correos electrónicos, tanto quién los remitió como su motivación, es más argumenta que los mismos pueden ser falsos. No es cuestión de este Experto el actuar de perito de correos electrónicos, si debemos indicar que recién con fecha 8 de febrero informó el Centro a la Demandante el nombre del titular del nombre de dominio así como su dirección de correo, siendo que desde esa fecha la Demandante conocía al Demandando, pero el Demandado conocía de la Demanda desde el 26 de enero en que recibió la comunicación de la controversia. Ciertamente como indica el Demandando es difícil establecer quién ha remitido los correos electrónicos y es parte de la labor de la Demandante poder profundizar en las indagaciones, pero la labor pericial no compete a este Experto.
En todo caso, y por las razones expuestas anteriormente, el Experto determina que se ha probado que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe. La fama de la marca PERU.21 y el uso del nombre de dominio para brindar información relacionada a noticias son elementos suficientes para establecer como cumplido el tercer elemento de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <noticiasperu21.com> sea transferido a la Demandante.
Erick Iriarte
Experto Único
Fecha: 2 de marzo del 2012